作者：宋春暉 

《專利法》第9條規(guī)定：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)。但是，同一申請(qǐng)人同日對(duì)同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請(qǐng)實(shí)用新型專利又申請(qǐng)發(fā)明專利，先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)未終止，且申請(qǐng)人聲明放棄該實(shí)用新型專利權(quán)的，可以授權(quán)發(fā)明專利權(quán)?！边@就是我們常說的同日申請(qǐng)。

利用好同日申請(qǐng)，可以使審查過程很長的發(fā)明專利被依法保護(hù)到授權(quán)前，也可以使申請(qǐng)人既獲得發(fā)明專利的授權(quán)，同時(shí)又獲得實(shí)用新型的授權(quán)，這就是同日申請(qǐng)帶給申請(qǐng)人的好處。

《專利法》第9條也給了申請(qǐng)人一個(gè)選擇的機(jī)會(huì)，那就是：當(dāng)發(fā)明專利滿足授權(quán)條件并且實(shí)用新型和發(fā)明具有同樣的保護(hù)范圍時(shí)，審查員會(huì)在發(fā)明專利授權(quán)時(shí)通知申請(qǐng)人在發(fā)明專利和實(shí)用新型之間進(jìn)行選擇。申請(qǐng)人以書面方式聲明放棄在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)的，發(fā)明專利申請(qǐng)則會(huì)被授予專利權(quán)。

這段話看似簡單，但實(shí)際暗藏玄機(jī)。在申請(qǐng)人要做出放棄實(shí)用新型的聲明時(shí)，實(shí)用新型的狀態(tài)應(yīng)該是怎樣的？如果此時(shí)實(shí)用新型因?yàn)榉N種原因已經(jīng)失效，申請(qǐng)人還可以做出選擇么？如果不能做出選擇，此時(shí)，對(duì)發(fā)明專利的影響又是怎樣的？

筆者曾經(jīng)遭遇一個(gè)關(guān)于同日申請(qǐng)相當(dāng)極端的情況：當(dāng)發(fā)明專利授權(quán)之前，專利權(quán)人對(duì)實(shí)用新型做出了放棄聲明，但當(dāng)發(fā)明專利授權(quán)時(shí)，實(shí)用新型的年費(fèi)繳納期限和滯納金期限都已經(jīng)過了，因?yàn)槟曩M(fèi)恢復(fù)期尚未到期，該實(shí)用新型的權(quán)利實(shí)質(zhì)上還沒有最后終止，然而在年費(fèi)未繳納的情況下，實(shí)用新型的專利權(quán)實(shí)際在上一年度屆滿時(shí)已經(jīng)終止。

在這種情況下，似乎出現(xiàn)了一個(gè)空白期，而此時(shí)實(shí)用新型的狀態(tài)是否會(huì)影響到發(fā)明專利的授權(quán)呢？

實(shí)際上，當(dāng)申請(qǐng)人提出放棄實(shí)用新型專利權(quán)后，該請(qǐng)求其實(shí)并未正式生效，直到發(fā)明專利申請(qǐng)公告授權(quán)當(dāng)日，才是實(shí)用新型專利權(quán)真正終止的時(shí)間。如果提出放棄實(shí)用新型專利請(qǐng)求后，在發(fā)明專利申請(qǐng)公告授權(quán)前，申請(qǐng)人不再繳納實(shí)用新型專利年費(fèi)，很可能會(huì)使該實(shí)用新型的專利權(quán)利過早失效，從而出現(xiàn)“專利權(quán)接續(xù)不上的空檔期“。這種情況下，即使其同日申請(qǐng)的發(fā)明僥幸能夠獲得授權(quán)，但也存在著會(huì)被他人請(qǐng)求宣告無效的隱患。

因此，為了消除這個(gè)隱患，申請(qǐng)人應(yīng)該主動(dòng)提出恢復(fù)權(quán)利的請(qǐng)求，以使該實(shí)用新型仍處于有效狀態(tài)，方可使發(fā)明專利得到有效的授權(quán)。

通過這個(gè)極端案例，我們認(rèn)識(shí)到一個(gè)重要的事實(shí)，那就是，利用《專利法》第9條申請(qǐng)的發(fā)明專利和實(shí)用新型同日申請(qǐng)，雖然可能我們最終要“犧牲”掉實(shí)用新型，但在發(fā)明專利授權(quán)前，還要努力地保證實(shí)用新型“活著”，并且是有效的“活著”，才能保證發(fā)明專利后續(xù)授權(quán)的合法性、有效性。