作者：朱悅 律師、專利代理人

引子：

在《商標(biāo)轉(zhuǎn)讓和商標(biāo)許可之常見(jiàn)疑問(wèn)概答》中，筆者就商標(biāo)轉(zhuǎn)讓和商標(biāo)許可的基礎(chǔ)性內(nèi)容作了概要說(shuō)明。雖然在商標(biāo)事務(wù)中，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓和商標(biāo)許可是分別進(jìn)行的，但商標(biāo)本身伴隨著商業(yè)貿(mào)易，商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓和許可量從一定程度上也反應(yīng)出商業(yè)的活躍度。在瞬息萬(wàn)變的商戰(zhàn)中，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓和商標(biāo)許可很可能相繼發(fā)生，因此本文，筆者將討論當(dāng)“轉(zhuǎn)讓”遇見(jiàn)“許可”時(shí)，各方如何在法律框架內(nèi)保護(hù)自己的商標(biāo)。

筆者草繪下圖，依每個(gè)箭頭方向簡(jiǎn)要論述：

一、 商標(biāo)注冊(cè)人轉(zhuǎn)讓商標(biāo)→受讓人→其他受讓人

商標(biāo)轉(zhuǎn)讓是指商標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓，是商標(biāo)注冊(cè)人依法定程序，將商標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓給他方的行為，即商標(biāo)的所有權(quán)從商標(biāo)注冊(cè)人（轉(zhuǎn)讓人）名下轉(zhuǎn)移至他方（受讓人）名下，轉(zhuǎn)讓完成后，受讓人為該商標(biāo)的所有人，對(duì)該商標(biāo)享有占有、使用、收益、處分的權(quán)利。如果受讓人在獲得商標(biāo)專用權(quán)后，欲將該商標(biāo)再轉(zhuǎn)讓給其他受讓人，則無(wú)需再經(jīng)過(guò)原轉(zhuǎn)讓人的授權(quán)，受讓人已經(jīng)當(dāng)然可以自行處分已經(jīng)在其名下的商標(biāo)。

二、 商標(biāo)注冊(cè)人許可使用→被許可人→其他被許可人

結(jié)合《常見(jiàn)疑問(wèn)概答》，筆者不再贅述商標(biāo)許可的流程，但就再許可問(wèn)題，筆者再作進(jìn)一步分析，根據(jù)《商標(biāo)使用許可合同備案辦法》第八條之規(guī)定：“商標(biāo)注冊(cè)人通過(guò)被許可人許可第三方使用其注冊(cè)商標(biāo)的，其商標(biāo)使用許可合同中應(yīng)當(dāng)含有允許被許可人許可第三方使用的內(nèi)容或者出具相應(yīng)的授權(quán)書?！笨梢?jiàn)，在商標(biāo)注冊(cè)人授權(quán)的前提下，被許可人可以將其所獲許可的商標(biāo)再許可給其他被許可人使用。我國(guó)《商標(biāo)法》第四十三條中對(duì)被許可人的義務(wù)有規(guī)定：“被許可人應(yīng)當(dāng)保證使用該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量?！保粼撋虡?biāo)被再許可，則其他被許可人應(yīng)與被許可人盡到同樣義務(wù)——依照《商標(biāo)法》第四十三條之規(guī)定，保證該注冊(cè)商標(biāo)的商品質(zhì)量。

筆者曾談到商標(biāo)使用許可分為：獨(dú)占使用許可、排他使用許可、普通使用許可。是否這三種類型的許可方式，都可以被再許可呢？答案是否定的。

《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第三條中對(duì)上述三個(gè)類別有明確的解釋：

獨(dú)占使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊(cè)商標(biāo)僅許可一個(gè)被許可人使用，商標(biāo)注冊(cè)人依約定不得使用該注冊(cè)商標(biāo)——即除了唯一的被許可人，包括在商標(biāo)注冊(cè)人在內(nèi)的任何人都不使用該商標(biāo)。因此，商標(biāo)注冊(cè)人不得將該商標(biāo)許可給他人使用，被許可人亦不得將該商標(biāo)再許可給他人使用。

排他使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，將該注冊(cè)商標(biāo)僅許可一個(gè)被許可人使用，商標(biāo)注冊(cè)人依約定可以使用該注冊(cè)商標(biāo)但不得另行許可他人使用該注冊(cè)商標(biāo)——即除商標(biāo)注冊(cè)人、唯一被許可人外，任何他方都不使用該商標(biāo)。因此，如獨(dú)占許可一樣，商標(biāo)注冊(cè)人不得將該商標(biāo)許可給他人使用，被許可人亦不得將該商標(biāo)再許可給他人使用。

普通使用許可，是指商標(biāo)注冊(cè)人在約定的期間、地域和以約定的方式，許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)，并可自行使用該注冊(cè)商標(biāo)和許可他人使用其注冊(cè)商標(biāo)——即除商標(biāo)注冊(cè)人、唯一被許可人外，商標(biāo)注冊(cè)人還可以將該商標(biāo)許可給其他被許可人，被許可人亦可在商標(biāo)注冊(cè)人授權(quán)的前提下，將該商標(biāo)再許可。

因此，只有普通使用許可的被許可人，在商標(biāo)注冊(cè)人的授權(quán)下，才可以再許可他人使用該商標(biāo)。

承接《常見(jiàn)疑問(wèn)概答》中，關(guān)于商標(biāo)使用許可是否應(yīng)向商標(biāo)局備案之討論，筆者認(rèn)為：從被許可人保護(hù)自身利益的角度，被許可人（特別是獨(dú)占許可和排他許可的被許可人）應(yīng)要求許可人向商標(biāo)局報(bào)備該商標(biāo)使用許可。例如，筆者所在的隆天律師事務(wù)所代理的“畢加索”商標(biāo)許可合同糾紛案，該案曾入選 “2015年中國(guó)法院十大知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件”【案號(hào)：（2014）滬高民三（知）終字第117號(hào)】或?yàn)槠渲械牡湫?。通過(guò)該案，筆者認(rèn)為，在司法實(shí)踐中：（1）提前終止商標(biāo)許可合同備案，不等于該商標(biāo)許可合同已被解除。商標(biāo)使用許可提前終止后備案后，其商標(biāo)許可合同的繼續(xù)履行視為未備案，因此不得對(duì)抗善意第三人。（2）在后商標(biāo)使用許可合同相對(duì)人明知商標(biāo)權(quán)人和在先商標(biāo)使用許可合同相對(duì)人未解除在先商標(biāo)獨(dú)占使用許可合同，仍和商標(biāo)權(quán)人簽訂許可合同導(dǎo)致先后兩個(gè)獨(dú)占許可合同的許可期間存在重疊的，在后合同并非無(wú)效，但在后商標(biāo)使用許可合同相對(duì)人不屬于善意第三人，不能依據(jù)在后合同獲得商標(biāo)的許可使用權(quán)，在先取得的獨(dú)占許可使用權(quán)可以對(duì)抗在后的商標(biāo)使用許可合同關(guān)系。

分析該案例：

首先，筆者認(rèn)為提前終止商標(biāo)許可合同的備案是否不等同于該商標(biāo)許可合同已被解除需因個(gè)案而論，備案具有公示公信力，其實(shí)在保護(hù)被許可人和第三人的利益，是一種了解商標(biāo)許可狀況、保障交易安全的有效手段。如本案中，該商標(biāo)許可合同從未經(jīng)備案，筆者認(rèn)為應(yīng)尊重民事雙方的自愿原則，被許可人主動(dòng)放棄用于對(duì)抗善意第三人的備案制度，亦是其選擇。究本案，不知許可方和在先被許可方向商標(biāo)局提交提前終止備案申請(qǐng)的理由為何，但就第三人來(lái)說(shuō)，第三人看到的法律程序是該許可使用合同備案已提前終止（不是自然終止），按常理推斷，可以理解為該商標(biāo)許可合同可能已被解除，但仍需進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)后，進(jìn)而第三人再就商標(biāo)使用許可事宜決定是否與商標(biāo)注冊(cè)人磋商。其次，筆者強(qiáng)調(diào)，就法律風(fēng)險(xiǎn)和被許可人的維權(quán)成本而言，與其事后判斷第三人是否善意、是否因商標(biāo)注冊(cè)人與第三方簽訂并備案了商標(biāo)使用許可合同而給在先被許可人造成損失后，再去追究商標(biāo)注冊(cè)人的違約之責(zé)，被許可人應(yīng)主動(dòng)拿起法律的武器切實(shí)通過(guò)商標(biāo)許可備案制度來(lái)保護(hù)自己的切身利益，這同樣也是對(duì)不特定人公示的最有效方法。假使之后出現(xiàn)商標(biāo)維權(quán)、海關(guān)進(jìn)出口等事宜，有一份《商標(biāo)使用許可合同備案通知書》在手，對(duì)被許可人來(lái)說(shuō)，也是一份保障。

三、 商標(biāo)注冊(cè)人先將商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給受讓人，后又將該商標(biāo)許可給他人

根據(jù)我國(guó)《商標(biāo)法》第四十二條第四款之規(guī)定：“轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標(biāo)專用權(quán)。當(dāng)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成后，受讓人當(dāng)然享有商標(biāo)專用權(quán)，轉(zhuǎn)讓人已無(wú)權(quán)將該商標(biāo)許可給他人使用。

但在遞交商標(biāo)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)至商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成公告之間，有近一年的期間，實(shí)際上商標(biāo)專用權(quán)仍在轉(zhuǎn)讓人名下。如在該期間內(nèi)，商標(biāo)注冊(cè)人又與他人簽訂了商標(biāo)許可使用合同，筆者認(rèn)為，根據(jù)我國(guó)《合同法》第五十四條之相關(guān)規(guī)定：“一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，是對(duì)方在違背真實(shí)意思的情況下訂立的合同，受損害方有權(quán)請(qǐng)求人民法院或者仲裁機(jī)構(gòu)變更或者撤銷”。所謂欺詐，就是故意隱瞞真實(shí)情況或者故意告知對(duì)方虛假的情況，欺騙對(duì)方，誘使對(duì)方做出錯(cuò)誤的意思表示而與之訂立合同。被許可人可就許可人在訂立許可合同時(shí)存在欺詐行為，從而使被許可人產(chǎn)生了錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，違背了被許可人的真實(shí)意思，因此被許可人可向人民法院或仲裁機(jī)構(gòu)請(qǐng)求撤銷該許可合同。

四、 商標(biāo)注冊(cè)人先將商標(biāo)許可給被許可人使用，后又在許可期內(nèi)將該商標(biāo)轉(zhuǎn)讓

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律問(wèn)題的解釋》第二十條之規(guī)定：“注冊(cè)商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓不影響轉(zhuǎn)讓前已經(jīng)生效的商標(biāo)使用許可合同的效力，但商標(biāo)使用許可合同另有約定的除外”?？梢?jiàn)，若無(wú)特別約定，商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓不影響被許可人在許可期內(nèi)對(duì)商標(biāo)的合法使用。

就受讓人來(lái)說(shuō)，在決定受讓商標(biāo)前，應(yīng)做好盡職調(diào)查。如果該商標(biāo)存在在先已經(jīng)生效的許可合同，需評(píng)估該許可合同是否會(huì)對(duì)受讓人的商標(biāo)使用產(chǎn)生影響，從而決定是否繼續(xù)受讓商標(biāo)，或與商標(biāo)注冊(cè)人協(xié)商是否可解除已經(jīng)生效的許可合同、商標(biāo)受讓金額等事宜。

就商標(biāo)注冊(cè)人來(lái)說(shuō)，作為轉(zhuǎn)讓人，為避免事后被追究違約之責(zé)，其應(yīng)對(duì)受讓人就商標(biāo)情況充分告知。作為許可人，如果其已經(jīng)有轉(zhuǎn)讓商標(biāo)之意向，應(yīng)在與被許可人簽訂許可合同時(shí)向被許可人告知，爭(zhēng)取在商標(biāo)使用許可合同中增加許可人可解除合同的條件。

就被許可人來(lái)說(shuō)，被許可商標(biāo)被轉(zhuǎn)讓是潛在的商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槭茏屓撕芸赡懿恢獣员辉S可人的存在，從而將該商標(biāo)許可給他人使用。雖然最高人民法院的司法解釋站在被許可人方，但商標(biāo)使用許可一次最多10年，當(dāng)被許可人將品牌擴(kuò)大之時(shí)，也已幾乎到了權(quán)利用盡之日，為他人作嫁衣裳，被許可人需三思。退一步說(shuō)，即使受讓人知曉被許可人的存在，受讓人也很有可能不愿意將該商標(biāo)繼續(xù)許可給被許可人使用，或通過(guò)其他方式來(lái)停止被許可人對(duì)商標(biāo)的實(shí)際使用。因此，在被許可人簽訂許可合同時(shí)，應(yīng)與許可人就如果發(fā)生商標(biāo)轉(zhuǎn)讓事宜之后續(xù)進(jìn)行約定。

根據(jù)《2015中國(guó)商標(biāo)戰(zhàn)略年度發(fā)展報(bào)告》顯示，2015全年，商標(biāo)局共簽發(fā)商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)233.90萬(wàn)件；《2016年度各省、自治區(qū)、直轄市商標(biāo)申請(qǐng)與注冊(cè)統(tǒng)計(jì)表》顯示，2015年12月16日至2016年12月15日，全國(guó)合計(jì)注冊(cè)件數(shù)超過(guò)211.90萬(wàn)件。商標(biāo)申請(qǐng)總量的大增會(huì)提高商標(biāo)許可、轉(zhuǎn)讓等各項(xiàng)商標(biāo)事務(wù)的活躍度。就兩個(gè)漢字組成的文字商標(biāo)來(lái)說(shuō)，曾不止一個(gè)客戶向筆者抱怨，現(xiàn)今的商標(biāo)名字越來(lái)越難取，因?yàn)槟芟氲降暮寐?tīng)的、好看的都已經(jīng)被注冊(cè)，除了擴(kuò)展?jié)h字的字?jǐn)?shù)以增加顯著性，也有客戶考慮向商標(biāo)注冊(cè)人購(gòu)買商標(biāo)。同時(shí)，在一些商標(biāo)糾紛中，隨著案件進(jìn)展，各方當(dāng)事人也會(huì)就商標(biāo)許可問(wèn)題進(jìn)行協(xié)商，簽署協(xié)議，從而達(dá)到各方共贏的結(jié)果。以上，筆者在商標(biāo)許可、轉(zhuǎn)讓事務(wù)中的些許分析希望可以起到拋磚引玉的作用，也希望得到各方指正。