作者：金輝 專利代理人
日本《專利法》采用的是“先申請(qǐng)?jiān)瓌t（先願(yuàn)主義）”，申請(qǐng)人往往急于提交申請(qǐng)，從而存在最初的說(shuō)明書、權(quán)利要求書以及附圖并不完美情況。也為了確保在審查過程中，即使發(fā)現(xiàn)了一些否定發(fā)明的新穎性、創(chuàng)造性的證據(jù)時(shí)，也能通過對(duì)權(quán)利要求的補(bǔ)正而獲得專利權(quán)。因此，需要對(duì)說(shuō)明書、權(quán)利要求書以及附圖進(jìn)行補(bǔ)正。而補(bǔ)正的前提是，如果后來(lái)追加了原申請(qǐng)時(shí)的說(shuō)明書等中不包括的內(nèi)容，則違反了“先申請(qǐng)?jiān)瓌t”，因而不能被接受。
但是，如果不限定補(bǔ)正時(shí)機(jī)而自由補(bǔ)正的話，則會(huì)造成手續(xù)混亂、申請(qǐng)?zhí)幚淼难舆t等，因此需要規(guī)定能夠補(bǔ)正的時(shí)機(jī)（時(shí)機(jī)要件）；另外，為了確?？焖佾@取專利權(quán)以及確保申請(qǐng)?zhí)幚淼墓叫浴⑸暾?qǐng)人和第三者的平衡，需要規(guī)定能夠補(bǔ)正的范圍（實(shí)體要件）。因此，日本《專利法》第十七條之二具體規(guī)定了能夠?qū)φf(shuō)明書、權(quán)利要求書以及附圖（以下稱為說(shuō)明書等）進(jìn)行補(bǔ)正的時(shí)機(jī)和范圍。
1. 補(bǔ)正的時(shí)機(jī)要件
申請(qǐng)人在以下①~⑤中任意時(shí)機(jī)可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。
①自申請(qǐng)至專利授權(quán)的副本送達(dá)前（但，初次收到駁回理由通知后除外）
②最初的駁回理由通知的指定期限內(nèi)
③收到駁回理由通知書后的根據(jù)第48條之7的規(guī)定的通知
④最后的駁回理由通知的指定期限內(nèi)
⑤駁回決定不服審判的請(qǐng)求的同時(shí)
⑥駁回決定不服審判中的駁回理由通知的指定期間
2. 補(bǔ)正的實(shí)體要件
申請(qǐng)人在滿足實(shí)體要件的范圍內(nèi)可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。實(shí)體要件根據(jù)補(bǔ)正時(shí)機(jī)的不同而不同，具體如下。
2.1第一次審查結(jié)果送達(dá)至之前
從專利申請(qǐng)到接受到審查員發(fā)出的最初的駁回理由前的期間內(nèi)，可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。
此時(shí)，對(duì)補(bǔ)正的限定較小，不能增加新的事項(xiàng)*即可。
例如，補(bǔ)正A。
*新的事項(xiàng)，日語(yǔ)“新規(guī)事項(xiàng)”，意為”在申請(qǐng)書中最初的說(shuō)明書、權(quán)利要求的范圍或附圖中沒有明確記載的事項(xiàng)，即使從這些記載中也不能清楚知道的事項(xiàng)”，類似于中國(guó)的修改超范圍。
2.2最初的駁回理由通知的指定期限
審查員在駁回理由通知中指定了供申請(qǐng)人提出意見書的期限。該指定期限通常為，對(duì)居住在日本的申請(qǐng)人為60日，對(duì)居住在外國(guó)的申請(qǐng)人為3個(gè)月。在該指定期限內(nèi)可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。
此時(shí)，補(bǔ)正被限定為，用于消除駁回理由的對(duì)權(quán)利要求的減縮或?qū)φf(shuō)明書等誤記的訂正，不能增加新的事項(xiàng)，不能改變發(fā)明的特定技術(shù)特征。
例如，補(bǔ)正A+B。
2.3 收到最初的駁回理由通知后，第48條之7的通知的指定期限
申請(qǐng)人需要在知曉文獻(xiàn)中記載了想要獲取專利權(quán)的發(fā)明相關(guān)的發(fā)明時(shí)，必須要在說(shuō)明書中記載該文獻(xiàn)的信息。當(dāng)審查員認(rèn)為申請(qǐng)人怠慢上述規(guī)定時(shí)，就會(huì)發(fā)出通知。在該通知中指定了可提出意見書的期限。在該指定期限內(nèi)可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。
此時(shí)，補(bǔ)正被限定為，應(yīng)在說(shuō)明書中追加記載有相關(guān)發(fā)明的文獻(xiàn)的信息，不能增加新的事項(xiàng)。
2.4最后的駁回理由通知的指定期限
存在審查員發(fā)出標(biāo)有“最后”的駁回理由通知。在該駁回理由通知中，指定了可提出意見書的期限。在該指定期限內(nèi)可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。
但是，此時(shí)的對(duì)權(quán)利要求的補(bǔ)正，除了禁止增加新的事項(xiàng)外，還有進(jìn)一步的限制。即，此時(shí)的對(duì)權(quán)利要求的補(bǔ)正被限定為只能以如下目的進(jìn)行修改：
? 權(quán)利要求的刪除
? 權(quán)利要求的限定的減縮，例如，補(bǔ)正A+（B的縮限）
? 誤記的訂正
? 對(duì)駁回理由通知中指出的不清楚記載的說(shuō)明
而且，對(duì)權(quán)利要求的限定的減縮的補(bǔ)正，必須使修改后的權(quán)利要求所記載的發(fā)明滿足新穎性、創(chuàng)造性等要件（獨(dú)立特許要件）。
需要注意的是，審查員將會(huì)駁回如下補(bǔ)正：
? 對(duì)說(shuō)明書、權(quán)利要求以及附圖追加了新的事項(xiàng)的補(bǔ)正
? 針對(duì)上述目的以外的權(quán)利要求的補(bǔ)正
? 以權(quán)利要求的限定的減縮為目的、但不滿足獨(dú)立特許要件的補(bǔ)正
因此，在收到最后的駁回理由通知后，不允許權(quán)利要求的擴(kuò)大等大幅度的補(bǔ)正。如果需要大幅度的補(bǔ)正，申請(qǐng)人應(yīng)該考慮分案申請(qǐng)。
2.5提出駁回決定不服審判的請(qǐng)求的同時(shí)
在提出駁回決定不服審判的請(qǐng)求的同時(shí)，可進(jìn)行說(shuō)明書等的補(bǔ)正。但是，此時(shí)的補(bǔ)正與最后的駁回理由通知的指定期限中的補(bǔ)正一樣，受到相同的限制。不適當(dāng)?shù)难a(bǔ)正將會(huì)被審查員或法官駁回。
2.6駁回決定不服審判中的駁回理由通知的指定期間
在駁回決定不服審判中，有可能會(huì)收到法官或?qū)彶閱T發(fā)出的駁回理由通知。在用于提出意見書的指定期限內(nèi)，可對(duì)說(shuō)明書等進(jìn)行補(bǔ)正。駁回理由通知可以是最初的駁回理由通知，也可以是最后的駁回理由通知，此時(shí)的補(bǔ)正與最初或最后的駁回理由通知的指定期限中的限制相同。不適當(dāng)?shù)难a(bǔ)正將會(huì)被審查員或法官駁回。
3. 補(bǔ)正的駁回
如果在針對(duì)“最后的駁回理由通知”應(yīng)答的補(bǔ)正不滿足補(bǔ)正的限制時(shí)，審查員將駁回補(bǔ)正（《專利法》第53條第1項(xiàng)）。
對(duì)于在針對(duì)第二次之后的駁回理由通知的應(yīng)答的補(bǔ)正不適當(dāng)?shù)那闆r下，如果成為了專利申請(qǐng)的駁回理由，則再次通知該補(bǔ)正不適當(dāng)?shù)鸟g回理由，針對(duì)該駁回理由通知可進(jìn)一步進(jìn)行補(bǔ)正，因此需要對(duì)進(jìn)一步補(bǔ)正后的權(quán)利要求再次審查。為了避免這種情況的發(fā)生，針對(duì)第二次審查以后通知的“最后的駁回理由通知”的應(yīng)答的補(bǔ)正不適當(dāng)時(shí)，將駁回該補(bǔ)正，這就是設(shè)置該法條53的意圖。
以下①~④中任一情況下，補(bǔ)正將被駁回：
①追加了新的事項(xiàng)的補(bǔ)正（違反第17條之2第3項(xiàng)）
②改變了發(fā)明的特定技術(shù)特征的補(bǔ)正（違反第17條之2第4項(xiàng)）
③目的外的補(bǔ)正（違反第17條之2第5項(xiàng)）
④不滿足獨(dú)立特許要件的補(bǔ)正（違反第17條之2第6項(xiàng)）
3.1追加了新的事項(xiàng)的補(bǔ)正（違反第17條之2第3項(xiàng)）
針對(duì)“最后的駁回理由通知”的應(yīng)答的補(bǔ)正，在如下（1）或（2）情況下，將會(huì)被認(rèn)為是“追加了新的事項(xiàng)的補(bǔ)正”，從而被駁回。
（1）新追加了新的事項(xiàng)的補(bǔ)正
（2）包含了在“最后的駁回理由通知”中指出的新的事項(xiàng)的補(bǔ)正
3.2改變了發(fā)明的特定技術(shù)特征的補(bǔ)正（違反第17條之2第4項(xiàng)）
針對(duì)“最后的駁回理由通知”的應(yīng)答的補(bǔ)正，在如下（1）或（2）情況下，將會(huì)被認(rèn)為是“改變了發(fā)明的特定技術(shù)特征的補(bǔ)正”，從而被駁回。
（1）追加新改變了特定技術(shù)特征的發(fā)明的補(bǔ)正
（2）包含改變了在“最后的駁回理由通知”中指出的特定技術(shù)特征的發(fā)明的補(bǔ)正
3.3目的外的補(bǔ)正（違反第17條之2第5項(xiàng)）
針對(duì)“最后的駁回理由通知”的應(yīng)答的補(bǔ)正，在如下（1）~（4）中任一情況下，將會(huì)被認(rèn)為是“目的外的補(bǔ)正”，從而被駁回。
（1）權(quán)利要求的刪除
（2）權(quán)利要求的限定的減縮
（3）誤記的訂正
（4）對(duì)駁回理由通知中指出的不清楚記載的說(shuō)明
3.4不滿足獨(dú)立特許要件的補(bǔ)正（違反第17條之2第6項(xiàng)）
針對(duì)“最后的駁回理由通知”的應(yīng)答的補(bǔ)正，在如下（1）或（2）情況下，將會(huì)被認(rèn)為是“不滿足獨(dú)立特許要件的補(bǔ)正”，從而被駁回。
（1）對(duì)于補(bǔ)正后的權(quán)利要求，消除了針對(duì)補(bǔ)正前的權(quán)利要求而通知的駁回理由，但針對(duì)補(bǔ)正后的發(fā)明，發(fā)現(xiàn)了基于如下規(guī)定的新的駁回理由的情況
（2）對(duì)于補(bǔ)正后的權(quán)利要求，基于在之前的“最后的駁回理由通知”中指出的基于如下規(guī)定的駁回理由仍然未被消除的情況
關(guān)于在判斷權(quán)利要求所涉及的發(fā)明是否能夠獨(dú)立獲得專利權(quán)時(shí)所適用的規(guī)定，具體如下：
（a）發(fā)明的該當(dāng)性以及產(chǎn)業(yè)上的可利用性（第29條第1項(xiàng)柱書）
（b）新穎性（第29條第1項(xiàng)）
（c）創(chuàng)造性（第29條第2項(xiàng)）
（d）擴(kuò)大在先申請(qǐng)（第29條之2，類似于中國(guó)的抵觸申請(qǐng)）
（e）不授予專利權(quán)的情況（第32條）
（f）記載要件（第36條第4項(xiàng)第1號(hào)以及第6項(xiàng)第1號(hào)至第3號(hào)，類似于中國(guó)《專利法》26條第4款）