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作者：李夏溦 隆天知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司流程業(yè)務(wù)管理部

眾所周知，美國專利法細則（37 C.F.R）1.56款規(guī)定，每一個在美國申請的專利，其相關(guān)人員（包括申請人、發(fā)明人、代理人等）都有義務(wù)向美國專利局披露與自己遞交的專利相關(guān)的信息，即提交信息披露聲明（Information Disclosure Statement，簡稱IDS），此法律義務(wù)從新申請階段開始直到證書頒發(fā)或放棄申請時結(jié)束。隨著我國在美國專利申請量的增多，申請人如何履行好這一法律義務(wù)，目前已成為許多當事人在探討的主題。今日，筆者就作業(yè)實踐中的點滴經(jīng)驗，談?wù)劽绹鴮＠暾執(zhí)峤恢螅绾螠蕚湎蛎绹鴮＠郑║SPTO）提交IDS文件。

美國專利法對于IDS的定義范圍較廣，要求當事人提交其所掌握的“所有與其專利申請中要求保護的實質(zhì)內(nèi)容相關(guān)的信息（i.e. Each individual associated with the filing and prosecution of a patent application has a duty of candor and good faith in dealing with the Office, which includes a duty to disclose to the Office all information known to that individual to be material to patentability）”。

一、在實踐中，在美國新申請?zhí)峤恢?，作為IDS提交的常見文件有以下幾類：

1. 其相關(guān)申請的國家專利局發(fā)出的檢索報告/審查意見/授權(quán)通知等官文中引用的對比文件，這些文件既可以是專利文獻也可以是公開出版的非專利性文獻；

2. 申請人自行知悉、且與審查中的權(quán)利要求有相關(guān)性的信息和文獻；包括發(fā)現(xiàn)有任何出現(xiàn)了被認為和專利申請有相關(guān)信息的非相關(guān)申請官文引用的文獻文章；看似不重要的非發(fā)明點，也可以和本領(lǐng)域現(xiàn)有技術(shù)相結(jié)合成為可評價專利性的重要信息。

3．非英文對比文件的英譯文。

專利局的官文中也會引用各國公開出版的各類文件甚至一些網(wǎng)絡(luò)文章。美國專利法對于非英文非專利文獻有明確的規(guī)定。除非提供全文翻譯，否則要求提供相關(guān)內(nèi)容的精準解釋。（i.e.For non-English documents that are cited, the following must be provided:(a) A concise explanation of the relevance, as it is presently understood by the individual designated in 37 CFR 1.56(c) most knowledgeable about the content of the information, unless a complete translation is provided。）

考慮到翻譯工作的時間成本和經(jīng)濟成本，在實際作業(yè)中往往會選擇翻譯文章中與本申請相關(guān)的部分作為IDS遞交。

二、哪些IDS文件可以不提交

通常情況下，美國專利申請的同族專利涉及國家數(shù)量越多，IDS的遞交頻率就會相應(yīng)增多。申請人在履行法律義務(wù)的同時，也需要控制申請成本。所以需要注意的是，并不是凡新獲取的相關(guān)申請官文及引用文件必須悉數(shù)遞交。以下幾種情況則無需遞交：

1. 美國申請過程中，已經(jīng)作為IDS遞交過的引用文件，無需重復(fù)遞交。

2. 美國專利局發(fā)出的Office Action中被美國審查員引用的文件，無需作為IDS遞交。

3. 美國專利申請過程中，和已被刪除或撤銷的權(quán)利要求相關(guān)的引用文件，無需作為IDS遞交。

4. 美國申請在其續(xù)案時（如有），母案階段已經(jīng)遞交過的文件，無需再次遞交。

5. 美國專利的臨時申請，不需要履行IDS義務(wù)。

三．關(guān)于IDS表格（PTO/SB/08a）的填寫

除了引用文件的準備，一份完整的IDS文件還需要準確填寫美國專利局指定表格PTO/SB/08a。該表格可從美國專利局官網(wǎng)下載。表格分為五大部分。

1. 美國專利申請信息

此部分需要填寫美國申請的申請?zhí)?、申請日、第一發(fā)明人姓名、Art Unit、美國審查員姓名及代理所案號。