作者：王宇航 專利代理人

在專利實(shí)踐中，審查員常常援引《專利法》第26條第4款，認(rèn)為“權(quán)利要求書得不到說(shuō)明書的支持”。根據(jù)筆者對(duì)所處理案件的統(tǒng)計(jì)，近期非新創(chuàng)性問題的審查意見通知書中有23%左右存在這一問題。因此，了解可能“得不到說(shuō)明書的支持”的各種情況，對(duì)于申請(qǐng)人合理限定專利申請(qǐng)的保護(hù)范圍并最終使該專利申請(qǐng)獲得授權(quán)至關(guān)重要。

《專利法》第26條第4款規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，清楚、簡(jiǎn)要地限定要求專利保護(hù)的范圍?！逼渲?，“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)”這一規(guī)定在審查意見通知書中作為未滿足授權(quán)條件而提出時(shí)，通常也被稱為是“權(quán)利要求書得不到說(shuō)明書的支持”。

對(duì)此，《專利審查指南》第二部分第二章給出了進(jìn)一步的解釋：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說(shuō)明書為依據(jù)，是指權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)?shù)玫秸f(shuō)明書的支持。權(quán)利要求書中的每一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說(shuō)明書充分公開的內(nèi)容中得到或概括得出的技術(shù)方案，并且不得超出說(shuō)明書公開的范圍。”可見，若要權(quán)利要求“得到”說(shuō)明書的支持，則須權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案可以從說(shuō)明書所記載的內(nèi)容中直接得到，或者可以從說(shuō)明書所公開的一個(gè)或多個(gè)具體實(shí)施例中概括得出。為了使權(quán)利要求獲得更大的保護(hù)范圍，多數(shù)情況下，申請(qǐng)人在撰寫權(quán)利要求時(shí)會(huì)從說(shuō)明書記載的具體實(shí)施例中概括得出權(quán)利要求。那么，審查員在審查此類案件時(shí)，就會(huì)判斷這些概括是否合理。

對(duì)于權(quán)利要求概括是否合理的判斷，《專利審查指南》第二部分第二章也給出了具體的解釋說(shuō)明：“如果所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以合理預(yù)測(cè)說(shuō)明書給出的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式都具備相同的性能或用途，則應(yīng)當(dāng)允許申請(qǐng)人將權(quán)利要求的保護(hù)范圍概括至覆蓋其所有的等同替代或明顯變型的方式。”可見，如果一項(xiàng)權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案中涵蓋了說(shuō)明書充分公開的實(shí)施方式的所有等同替代方式或明顯變型方式，且這些方式都能夠解決相同的技術(shù)問題，并具有相同或相近的技術(shù)效果，則該權(quán)利要求的概括是合理的。但是，如果申請(qǐng)人所概括的權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案中存在不能解決技術(shù)問題的方案，則顯然該概括是不合理的。

通常，審查員與申請(qǐng)人對(duì)于“得不到說(shuō)明書支持”問題的爭(zhēng)論，多是基于上位概括或并列選擇方式概括范圍過寬、或?qū)嵤├贌o(wú)法有力支撐權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案。但是，筆者在實(shí)踐中還遇到了另一種“得不到說(shuō)明書支持”的情況，即，審查員從說(shuō)明書所記載的技術(shù)問題出發(fā)結(jié)合實(shí)施例來(lái)判斷一項(xiàng)權(quán)利要求是否得到說(shuō)明書的支持。

下面將基于一個(gè)典型案例來(lái)討論由于說(shuō)明書中所記載的技術(shù)問題撰寫不當(dāng)而導(dǎo)致獨(dú)立權(quán)利要求得不到說(shuō)明書支持的情況。

為方便敘述及理解，將案例簡(jiǎn)化如下：

權(quán)利要求1：一種固定裝置，包括固定框架及與固定框架一體成型的固定元件X，該固定元件X能夠插入裝置A，以將裝置A固定。

權(quán)利要求7：根據(jù)權(quán)利要求1所述的固定裝置，還包括一減震件Y。

對(duì)于此案，審查員在審查意見通知書中指出，說(shuō)明書中“背景技術(shù)”及“技術(shù)內(nèi)容”部分都明確記載了：該申請(qǐng)所要解決的技術(shù)問題是如何同時(shí)兼顧裝置A的固定和減震效果；而解決該技術(shù)問題所采用的技術(shù)手段的改進(jìn)主要在于固定元件X和減震件Y，從而實(shí)現(xiàn)固定、減震效果的兼顧。顯然，權(quán)利要求1概括的保護(hù)范圍涵蓋了過大的范圍，其包含了不具有“減震件Y”的技術(shù)方案，而本領(lǐng)域技術(shù)人員有理由懷疑，上述技術(shù)方案不能解決兼顧固定、減震效果的技術(shù)問題，因此權(quán)利要求1得不到說(shuō)明書的支持。

申請(qǐng)人經(jīng)過大量比對(duì)與仔細(xì)分析，發(fā)現(xiàn)本案的權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案作為一種改進(jìn)的固定裝置，與最接近的對(duì)比文件相比具有新穎性和創(chuàng)造性，亦即，固定裝置中的固定元件X本身存在一定的創(chuàng)新性改進(jìn)，從而使得該權(quán)利要求1在新穎性和創(chuàng)造性方面基本沒有問題，理論上應(yīng)該能夠得到合理的保護(hù)；但是全文中從背景技術(shù)到最終的實(shí)施例均主張?jiān)摳倪M(jìn)的裝置A具有兼顧固定和減震的技術(shù)效果，并且具體實(shí)施方式部分列舉的若干實(shí)施例中，均包含了“固定元件X”和“減震件Y”這兩個(gè)技術(shù)特征，而無(wú)法找到任何關(guān)于僅通過該“固定元件X”來(lái)改進(jìn)固定裝置從而實(shí)現(xiàn)較佳固定的實(shí)施例或效果描述，因此在面臨得不到說(shuō)明書支持的質(zhì)疑時(shí)，局面變得非常被動(dòng)。

為了給該技術(shù)方案爭(zhēng)取保護(hù)，在答復(fù)審查意見通知書時(shí)，申請(qǐng)人試圖分析了權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案在新穎性和創(chuàng)造性方面的優(yōu)勢(shì)，提出權(quán)利要求1請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案實(shí)際解決的技術(shù)問題是如何更好地使裝置A固定，而采用“減震件Y”是進(jìn)一步優(yōu)化的技術(shù)方案，兼具固定和減震是更優(yōu)的技術(shù)效果，并主張權(quán)利要求1可以得到說(shuō)明書的支持。

但是，上述說(shuō)理并沒有獲得審查員的支持。由于說(shuō)明書中多處明確記載，本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題就是兼顧裝置A的固定和減震效果，而沒有一處單獨(dú)提出“如何更好地使裝置A固定”這一技術(shù)問題，同時(shí)也沒有任何具體實(shí)施例給出了未包括減震件Y的技術(shù)方案，因此申請(qǐng)人根據(jù)權(quán)利要求1所概括的技術(shù)方案重新確定的技術(shù)問題無(wú)法體現(xiàn)該發(fā)明的本意和初衷，不能作為判斷依據(jù)。最后，該案不得不將包括減震件Y的技術(shù)特征并入獨(dú)立權(quán)利要求1，此修改無(wú)疑大大縮限了該專利的保護(hù)范圍。

對(duì)于本案原獨(dú)立權(quán)利要求請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案在具有新創(chuàng)性的情況下未獲得授權(quán)一事，筆者深感惋惜，如果撰寫時(shí)技術(shù)問題、發(fā)明目的等的描述能夠分別諸項(xiàng)地或者遞進(jìn)地加以表述，很可能就能夠避免上述問題。

可見，在撰寫專利文件過程中，需要理清思路、清醒地認(rèn)識(shí)到說(shuō)明書與權(quán)利要求書之間一脈相承的關(guān)系，避免不當(dāng)?shù)睾喜⒑透攀鏊鉀Q的技術(shù)問題和效果，合理把握實(shí)施例的撰寫層次，用審查的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)先判斷申請(qǐng)文件是否符合授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)，盡可能地保護(hù)申請(qǐng)人本應(yīng)該能夠合理獲得的權(quán)益。