作者：蘇婷瑜 商標(biāo)代理人

中國作為商標(biāo)申請量大國已連續(xù)十四年位居世界第一，但其中有大量的注冊商標(biāo)從未有使用或者長時(shí)間閑置未使用，或者使用行為并不規(guī)范。近年來，以連續(xù)三年不使用為由撤銷注冊商標(biāo)（簡稱“撤三”）的案件量明顯增多，通?？赡艿脑蛴校海?）某個商標(biāo)符合在后申請人企業(yè)的發(fā)展需求，但已被他人在先注冊，在后申請人遂以連續(xù)三年未使用申請撤銷該商標(biāo)，并同時(shí)遞交新申請，希望借此程序獲準(zhǔn)在后商標(biāo)的權(quán)利；（2）在先已注冊商標(biāo)與在后申請商標(biāo)構(gòu)成近似，并被商標(biāo)局駁回，在后申請人希望以連續(xù)三年未使用為由申請撤銷在先已注冊商標(biāo)，從而讓在后近似商標(biāo)獲得注冊。根據(jù)北京知識產(chǎn)權(quán)法院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，每10件注冊商標(biāo)案件中就有1件作為引證商標(biāo)被提起撤三，相關(guān)媒體統(tǒng)計(jì)其成功率高達(dá)六成。

“撤三”依據(jù)的是《商標(biāo)法》第四十九條的規(guī)定“注冊商標(biāo)沒有正當(dāng)理由連續(xù)三年不使用的，任何單位或者個人可以向商標(biāo)局申請撤銷該注冊商標(biāo)”，該立法目的一方面在于督促商標(biāo)權(quán)利人積極地規(guī)范使用注冊商標(biāo)，另一方面在于避免商標(biāo)資源的閑置浪費(fèi)。

實(shí)踐中，大多數(shù)的注冊商標(biāo)權(quán)利人收到《關(guān)于提供注冊商標(biāo)使用證據(jù)的通知》時(shí)都自稱有實(shí)際使用行為，而商標(biāo)權(quán)人提供的涉及使用證據(jù)類型主要分為以下幾類：資質(zhì)類（營業(yè)執(zhí)照、檢驗(yàn)報(bào)告等）、實(shí)物類（物品、外包裝等）、合同類（許可使用合同、委托加工合同、銷售合同等）、票據(jù)類（發(fā)票、收據(jù)等）、廣告類（報(bào)刊、戶外廣告等）。但根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：僅兩成左右案件中提供的使用證據(jù)被相關(guān)裁定機(jī)關(guān)認(rèn)為構(gòu)成商標(biāo)法意義上的使用，理由主要包括兩類：一是證據(jù)形式上的問題，如未提交原件、證據(jù)涉嫌造假等等；二是不屬于商標(biāo)意義上的使用，如未體現(xiàn)商標(biāo)標(biāo)識、未顯示使用時(shí)間、非核定商品類別上的使用、象征性使用等，不少被撤銷案件中的證據(jù)存在第一種和第二種情形的重合。

如何提供有效使用證據(jù)克服上述第二種情形？商標(biāo)權(quán)人卻往往表現(xiàn)出難以適從。在撤三案件增多的環(huán)境下，本文從兩則案件出發(fā)，淺談注冊商標(biāo)權(quán)利人在日常生產(chǎn)經(jīng)營活動應(yīng)當(dāng)如何保存商標(biāo)意義上的使用證據(jù)？旨在為部分注冊商標(biāo)權(quán)利人提供大概指引。

F案：

F在2005年向商標(biāo)局申請了指定使用在“玩具”商品上的組合商標(biāo)（以下簡稱涉案商標(biāo)）并于2009年獲準(zhǔn)注冊。2015年某自然人以連續(xù)三年不使用為由向商標(biāo)局提出了該涉案商標(biāo)的撤銷申請，當(dāng)商標(biāo)代理人向F轉(zhuǎn)達(dá)提供使用證據(jù)通知時(shí)，被告知該涉案商標(biāo)實(shí)際確實(shí)有使用行為，但卻無法提供商標(biāo)代理人所建議的使用證據(jù)：合同及對應(yīng)發(fā)票，而僅能提供產(chǎn)品圖片及網(wǎng)頁介紹。據(jù)此，商標(biāo)代理人向商標(biāo)局遞交了如下使用證據(jù)：1.產(chǎn)品實(shí)物照片；2.產(chǎn)品外包裝；3.采購單；4.阿里巴巴網(wǎng)店網(wǎng)頁。但商標(biāo)局經(jīng)審查認(rèn)為，以上提供的使用證據(jù)無效，注冊商標(biāo)予以撤銷。

F認(rèn)為其確實(shí)有使用行為存在，對撤銷決定不服，決定進(jìn)行復(fù)審。商標(biāo)代理人依然建議其應(yīng)提供發(fā)票予以佐證，但F提供的發(fā)票與采購單無法一一對應(yīng)。據(jù)此，商標(biāo)代理人只能向商評委遞交如下使用證據(jù)：1.產(chǎn)品實(shí)物照片；2.產(chǎn)品外包裝；3.采購單；4.發(fā)票；5.阿里巴巴網(wǎng)店網(wǎng)頁。商評委經(jīng)審理后依然裁定涉案商標(biāo)予以撤銷，并在撤銷決定書中指出：證據(jù)1、2不能證明商標(biāo)已經(jīng)進(jìn)入商品流通領(lǐng)域，證據(jù)3、4無法對應(yīng)，在無其他證據(jù)佐證的情況下，其真實(shí)性難以確認(rèn)；證據(jù)5阿里巴巴網(wǎng)店未體現(xiàn)商標(biāo)。申請人遞交的在案證據(jù)不足以證明涉案商標(biāo)在指定期間進(jìn)行了公開、真實(shí)、合法地商業(yè)使用。后F考慮到訴訟的結(jié)果也許會維持商評委的決定，遂放棄了行政訴訟。

所幸，此案在商標(biāo)代理人通知F提供使用證據(jù)的同時(shí)，還對該自然人的商標(biāo)申請狀況進(jìn)行了查詢，發(fā)現(xiàn)該自然人在提出撤三的同時(shí)并未及時(shí)遞交新申請，故商標(biāo)代理人建議F為穩(wěn)妥起見，在準(zhǔn)備使用證據(jù)的同時(shí)，盡早重新提交涉案商標(biāo)的注冊申請。最終，F(xiàn)因重新申請把已使用多年的商標(biāo)重新拿回了商標(biāo)專用權(quán)。

G案：

G在2007年申請了指定使用在“計(jì)算機(jī)、電子字典”等商品上的文字商標(biāo)，并于2009年獲準(zhǔn)注冊。2016年，某自然人以連續(xù)三年不使用為由向商標(biāo)局提出撤銷涉案商標(biāo)的申請。當(dāng)商標(biāo)代理人向G轉(zhuǎn)達(dá)提供使用證據(jù)的通知時(shí)，被告知有實(shí)際使用行為。商標(biāo)代理人建議G提供合同、發(fā)票及產(chǎn)品實(shí)物照片。據(jù)此，商標(biāo)代理人向商標(biāo)局遞交了以下使用證據(jù)：1.銷售合同；2.發(fā)票；3.產(chǎn)品實(shí)物照片，形成了完整的一一對應(yīng)的證據(jù)鏈。商標(biāo)局經(jīng)審理認(rèn)為：G提供的商標(biāo)使用證據(jù)有效，注冊商標(biāo)不予撤銷。

以上兩則案例，注冊商標(biāo)權(quán)人都有實(shí)際使用行為，但F可能由于企業(yè)管理不規(guī)范等多方面原因，能夠提供的有力證據(jù)不足，致使使用證據(jù)證明力較低，最終導(dǎo)致自己確實(shí)實(shí)際使用的涉案商標(biāo)被撤銷。而G因?yàn)槠髽I(yè)管理規(guī)范，在遇到他人提出“撤三”申請時(shí)，能夠提供有效證據(jù)證明涉案商標(biāo)的實(shí)際使用。可見，注冊商標(biāo)的證據(jù)保存何等重要。

那么，注冊商標(biāo)權(quán)人在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中應(yīng)當(dāng)如何保存使用證據(jù)？根據(jù)《商標(biāo)法》第四十八條[1]和《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第七章[2]的相關(guān)規(guī)定，筆者總結(jié)建議提供三類證據(jù)：1、證明涉案商標(biāo)使用主體的證據(jù)，2、證明涉案商標(biāo)進(jìn)行了商標(biāo)法意義上的使用證據(jù)，3、證明涉案商標(biāo)價(jià)值的證據(jù)。其中，對于第2類證據(jù)的提供，特別建議如下：

1、使用的商標(biāo)應(yīng)盡量與商標(biāo)注冊證書上保持一致；

2、使用應(yīng)當(dāng)突出顯示商標(biāo)標(biāo)識、時(shí)間、產(chǎn)品或服務(wù)名稱；

3、使用行為應(yīng)當(dāng)是公開的流通領(lǐng)域；

4、認(rèn)可的使用范圍僅限于中國大陸；

5、證據(jù)材料可以保存原件的，一定要保留原件，原件將可能滅失的，請保存好經(jīng)公證的復(fù)印件；

6、商標(biāo)的使用不僅局限于注冊商標(biāo)權(quán)人的使用，還包括被許可人的有效使用行為，但應(yīng)提供許可備案證明文件。

7、保存證據(jù)材料的基本思路，形成完成的一一對應(yīng)的證據(jù)鏈，如交易文書及對應(yīng)發(fā)票、產(chǎn)品或服務(wù)照片等，且應(yīng)當(dāng)顯示使用時(shí)間、商標(biāo)標(biāo)識、使用商品或服務(wù)名稱。

8、由專人負(fù)責(zé)日常管理商標(biāo)事務(wù)，妥善保存使用材料。

注：

[1]《商標(biāo)法》第四十八條：“商標(biāo)的使用，是指將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書上，或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、展覽以及其他商業(yè)活動中，用于識別來源的行為?！?

[2]《商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)》第七章：“商標(biāo)使用在指定商品上的具體表現(xiàn)形式有：（1）采取直接貼附、刻印、烙印或者編織等方式將商標(biāo)附著在商品、商品包裝、容器、標(biāo)簽等上，或者使用在商品附加標(biāo)牌、產(chǎn)品說明書、介紹手冊、價(jià)目表等上；（2）商標(biāo)使用在與商品銷售有聯(lián)系的交易文書上，包括使用在商品銷售合同、發(fā)票、票據(jù)、收據(jù)、商品進(jìn)出口檢驗(yàn)檢疫證明、報(bào)關(guān)單據(jù)等上；（3）商標(biāo)使用在廣播、電視等媒體上，或者在公開發(fā)行的出版物中發(fā)布，以及以廣告牌、郵寄廣告或者其他廣告方式為商標(biāo)或者使用商標(biāo)的商品進(jìn)行的廣告宣傳；（4）商標(biāo)在展覽會、博覽會上使用，包括在展覽會、博覽會上提供的使用該商標(biāo)的印刷品以及其他資料；（5）其他符合法律規(guī)定的商標(biāo)使用形式?！?