作者：孫營輝 專利代理人

創(chuàng)造性是一項發(fā)明創(chuàng)造能夠授予專利權(quán)的實質(zhì)性條件之一，是專利申請實質(zhì)審查、專利無效程序、專利行政案件中涉及比例較高的法律問題，因此其審查標準也成為專利申請人或?qū)＠麢?quán)人等最為關(guān)注的問題。

判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，就是要判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步。而判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，就是要判斷對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見。為規(guī)范創(chuàng)造性的審查，使審查結(jié)論更為客觀公正，《專利審查指南》規(guī)定了發(fā)明創(chuàng)造性的顯而易見性判斷的“三步法”，即：1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2）確定發(fā)明的區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實際解決的技術(shù)問題；3）判斷要求保護的發(fā)明對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是否顯而易見。

在實際案件的處理過程中，據(jù)筆者觀察，目前不少的審查意見中，三步法第2）步中確定發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的步驟容易被審查員簡單地基于區(qū)別技術(shù)特征自身的特性來確定，甚至很多時候在技術(shù)問題中引入技術(shù)特征本身。而一些代理人也易忽視這一點，被審查員所引導(dǎo)，基于審查員所確定的技術(shù)問題來判斷發(fā)明創(chuàng)造性的顯而易見性。這在一定程度上導(dǎo)致發(fā)明創(chuàng)造性被低估，或者難以作出有利的陳述意見。

下面以一個案例來說明，為方便說明問題，以下涉及的審查意見簡略說明。專利申請?zhí)枮?01410728972.2，名稱為“ 凈水設(shè)備、濾芯、濾芯防偽裝置及方法”的發(fā)明專利在第一次審查意見答復(fù)時修改后的權(quán)利要求1為：一種凈水設(shè)備濾芯，其特征在于，所述濾芯上附有一濾芯卡片，所述濾芯卡片寫入有一唯一性編號，以基于所述唯一性編號對所述濾芯進行防偽認證；其中，所述濾芯卡片還寫入有一隨機數(shù)以及一通過預(yù)設(shè)的加密方式對所述唯一性編號和所述隨機數(shù)加密得到的第一信息，以基于所述唯一性編號、隨機數(shù)及第一信息對所述濾芯進行防偽認證。

在第二次審查意見中，審查員確定的發(fā)明相比對比文件1的區(qū)別技術(shù)特征是：所述濾芯卡片還寫入有一隨機數(shù)以及一通過預(yù)設(shè)的加密方式對所述唯一性編號和所述隨機數(shù)加密得到的第一信息，以基于所述唯一性編號、隨機數(shù)及第一信息對所述濾芯進行防偽認證?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征，審查員確定的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題是：如何增強防偽認證性能的安全性。然后審查員基于對比文件2的“一種實現(xiàn)數(shù)據(jù)安全的無線實時定位方法”專利文件中公開的采用標簽唯一性編號和隨機數(shù)進行加密等內(nèi)容而認為對比文件2給出了基于所述唯一性編號、隨機數(shù)及第一信息對所述濾芯進行防偽認證的技術(shù)啟示，進而根據(jù)本領(lǐng)域常規(guī)選擇認為該獨立權(quán)利要求1不具備創(chuàng)造性。

如果順著審查員的邏輯，基于審查員確定的技術(shù)問題即如何增強防偽認證性能的安全性，那么由于防偽認證在信息數(shù)據(jù)安全技術(shù)領(lǐng)域中很常見，對比文件2又涉及數(shù)據(jù)安全，且公開了部分區(qū)別特征，很容易基于對比文件2認為發(fā)明不具備創(chuàng)造性。而代理人根據(jù)說明書記載，重新確定的發(fā)明實際解決的技術(shù)問題可以是：如何加強凈水設(shè)備濾芯的防偽認證準確性以增大濾芯仿冒的難度。仔細分析上述兩個技術(shù)問題，其實是有很大不同的。通俗的理解，防偽認證在信息數(shù)據(jù)安全技術(shù)領(lǐng)域中很常見，但是將其應(yīng)用于本發(fā)明的凈水設(shè)備濾芯中并解決一個特定技術(shù)問題就可能不是常見的。因此后續(xù)判斷時，由于發(fā)明實際解決技術(shù)問題的不同，而對比文件中又并未給出應(yīng)用該區(qū)別技術(shù)特征解決重新確定的上述實際技術(shù)問題的啟示，此時，可以進行較為有利的爭辯。

關(guān)于重新確定技術(shù)問題，《專利審查指南》中也給出了重新確定技術(shù)問題的原則，作為一個原則，發(fā)明的任何技術(shù)效果都可以作為重新確定技術(shù)問題的基礎(chǔ)，只要本領(lǐng)域的技術(shù)人員從該申請的說明書中所記載的內(nèi)容能夠得知該技術(shù)效果即可。也即可以根據(jù)技術(shù)效果來確定技術(shù)問題，而不是基于區(qū)別技術(shù)特征自身來確定技術(shù)問題，技術(shù)特征即技術(shù)手段是解決技術(shù)問題的橋梁。本發(fā)明上述重新確定的技術(shù)問題就是根據(jù)這一原則來確定的。

《專利審查指南》還規(guī)定，在創(chuàng)造性判斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟示，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題(即發(fā)明實際解決的技術(shù)問題) 的啟示。這種啟示會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述實際技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的發(fā)明。

也就是說，發(fā)明實際解決的技術(shù)問題的不同會導(dǎo)致發(fā)明創(chuàng)造性判斷結(jié)果的不同。因為在判斷現(xiàn)有技術(shù)是否給出技術(shù)啟示時，是判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決重新確定的發(fā)明實際技術(shù)問題的啟示，這一點實務(wù)中易被忽略。實際上技術(shù)問題的確定是后續(xù)顯而易見性判斷的基石，這一點的改變會導(dǎo)致判斷結(jié)果的變化。

綜上所述，筆者認為，考慮技術(shù)啟示，首先需準確確定發(fā)明要解決的實際技術(shù)問題，而不僅是考慮作為對比文件的現(xiàn)有技術(shù)是否公開了該區(qū)別技術(shù)特征。然后考慮該區(qū)別技術(shù)特征在該現(xiàn)有技術(shù)中所起的作用與該區(qū)別技術(shù)特征在要求保護的發(fā)明中為解決重新確定的技術(shù)問題所起到的作用是否相同，即判斷現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將區(qū)別特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決重新確定的發(fā)明實際技術(shù)問題的啟示。