作者：金景花 資深專利代理人

所謂“二次概括”是指申請人在修改申請文件時，對申請文件主要是權(quán)利要求中的技術(shù)特征進行一定程度的概括而得到的在原申請文件中沒有明確文字記載的內(nèi)容。由于這種概括在原申請文件中沒有明確文字記載，因此，在專利審查過程中容易被審查員認(rèn)為“修改超范圍”。

在專利申請過程中，增加或者替換權(quán)利要求中的技術(shù)特征是申請人為了克服審查意見通知書所指出的缺陷所做出的常見的修改方式，但是如果僅僅將實施例中記載的技術(shù)特征原文不動的記載到權(quán)利要求中，就會得到一個保護范圍比較窄的權(quán)利要求，這顯然對申請人是非常不利的。但是，也正是因為這種修改僅僅將實施例中記載的技術(shù)特征原文不動的記載到權(quán)利要求中，所以容易被審查員接受，對于這種原文不動的修改，基本上沒有爭議。

由于上述的原文不動的修改會得到一個保護范圍非常窄的權(quán)利要求，所以申請人往往將實施例的一些技術(shù)特征進行一定程度的概括也就是進行“二次概括”后記載到權(quán)利要求中，這種修改方式在實際的專利申請過程中是非常普遍的。但是，正因為這種二次概括在原申請文件中沒有明確文字記載，因此，在專利審查過程中容易被審查員認(rèn)為“修改超范圍”。關(guān)于這種二次概括而得到的修改能不能根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書記載的內(nèi)容以及說明書附圖直接地、毫無疑義地確定，多有爭議。

專利法第三十三條中規(guī)定：申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

而在審查指南第二部分第八章5.2.1.1中規(guī)定：原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍包括原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

結(jié)合上述專利法第三十三條的規(guī)定，上述審查指南的規(guī)定可以理解為：對專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容和根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容。

也就是說，“二次概括”的內(nèi)容只要是根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書文字記載的內(nèi)容以及說明書附圖能直接地、毫無疑義地確定的內(nèi)容，則應(yīng)被接受。所謂“直接地、毫無疑義地確定”，通常體現(xiàn)在從原始的申請文件中可以唯一確定得出，并且要求修改后的技術(shù)方案與原始記載的內(nèi)容相比，除了能夠表示出原始記載的技術(shù)方案以外不再含有其他的意思表述或者存在著歧義，否則的話，這種修改將被視為“修改超范圍”。

下面，將通過一個具體案例針對申請人對申請文件中的技術(shù)特征進行二次概括的這一類常見的修改方式能否從原說明書和權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地確定進行分析，從而更好地理解和把握專利法第三十三條的實質(zhì)。

具體案例：

申請?zhí)枮?41109127；

發(fā)明名稱為“輥式磨機”。

在本專利原始公開文本的說明書中記載了三個實施例，第一個實施例為“在上下機殼（7）、（8）之間的連接螺釘上裝有彈性機構(gòu)（2），并裝有調(diào)節(jié)螺釘（9），當(dāng)有過大的雜鐵等不可粉碎的物料進入時，由于上下機殼（7）、（8）之間的調(diào)節(jié)螺釘（9）的調(diào)節(jié)以及彈性機構(gòu)（2）的彈性作用，迫使下機殼（8）下移并偏轉(zhuǎn)，使得磨輥（12）與磨盤（10）之間的間隙增大而通過，而不會出現(xiàn)卡死現(xiàn)象。同時，彈性機構(gòu)（2）還迫使磨輥（12）向磨盤（10）施加壓力”；第二個實施例為“磨輥（12）通過鉸鏈裝在支架（4）上，并在兩者之間裝有彈性裝置，使磨輥（12）在一定范圍內(nèi)擺動，并具有一定彈性，并使磨輥（12）向磨盤（10）施加壓力”；第三個實施例為“在支架（4）和磨輥（12）之間的主軸（6）上裝有彈性機構(gòu)，這樣可使支架（4）在主軸（6）上作軸向移動和具有一定的彈性，并可以使磨輥（12）向磨盤（10）施加壓力”。

關(guān)于上述專利，無效宣告請求人向?qū)＠麖?fù)審委員會提出了無效宣告請求，提出權(quán)利要求1中的技術(shù)特征“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”超出了原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，不符合專利法第三十三條。

專利復(fù)審委員會在第7581號決定中認(rèn)為：本專利授權(quán)公告文本的權(quán)利要求書和說明書中記載有“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”的文字表述，而在原公開文本的權(quán)利要求書和說明書中均未有這樣的文字表述。但在本專利公開文本記載的三個實施例中磨輥均在彈性機構(gòu)的彈性力作用下向磨盤施加壓力。調(diào)節(jié)螺釘可以調(diào)節(jié)磨輥與磨盤之間的間隙為一預(yù)置間隙，以適應(yīng)不同粒度大小的物料進入磨合面并磨碎；當(dāng)輥式磨機處于正常工作狀態(tài)時，磨輥與磨盤之間存在有均勻的物料，在物料粒度大于預(yù)置間隙時，磨輥在上述彈性力作用下壓在物料上，物料壓在磨盤上，此時磨盤的磨面與磨輥之間存在的間隙大于預(yù)置間隙；當(dāng)輥式磨機處于非正常工作狀態(tài)時，即當(dāng)有粒度過大的雜鐵等不可粉碎的物料進入磨合面時，由于該物料的進入將克服上述彈性力而迫使下機殼下移并偏轉(zhuǎn)，從而使得物料通過而不會出現(xiàn)卡死現(xiàn)象，此時由于下機殼的下移或偏轉(zhuǎn)，而在磨輥與物料之間存在瞬間較大的間隙。綜上，磨輥與磨盤之間的間隙既可以通過調(diào)節(jié)螺釘來主動調(diào)節(jié)，也可以根據(jù)物料的粒度大小通過位于上、下機殼之間的彈性機構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力而使下機殼下移并偏轉(zhuǎn)而發(fā)生相對移動，或者通過位于磨輥與支架之間的彈性裝置所產(chǎn)生的彈性力使磨輥在一定范圍內(nèi)擺動，或者通過裝在支架和磨輥之間的主軸上的彈性機構(gòu)所產(chǎn)生的彈性力迫使磨輥下移來被動調(diào)節(jié)磨盤的磨面與磨輥之間的間隙。顯然，“磨盤的磨面與磨輥之間存在可調(diào)節(jié)的間隙而構(gòu)成間隙式磨合面”是本專利原公開文本的權(quán)利要求書和說明書中能夠直接地、毫無疑義地導(dǎo)出的內(nèi)容，并未超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。

專利復(fù)審委員會、北京市第一中級人民法院和北京市高級人民法院均不支持無效請求人的上述無效理由。

從上述具體案例可以看出，雖然修改后的內(nèi)容并未直接在原始申請文件中記載，但是本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠通過理解申請文件的技術(shù)內(nèi)容，直接地、毫無疑義地確定修改后的技術(shù)方案，那么這種“二次概括”的實質(zhì)還是客觀反映原始申請文件的技術(shù)內(nèi)容，并未超出原申請文件的記載。

因此，在修改申請文件的時候，在準(zhǔn)確客觀地理解發(fā)明的基礎(chǔ)上利用原始申請文件中隱含公開的技術(shù)信息以及可以從原申請文件中直接毫無疑義確定的技術(shù)信息進行合理的概括，從而有效地保護申請人的專利。