作者：盛曉穎 律師、專利代理人

在我國，由于實用新型專利與外觀設計專利僅通過形式審查即被授權，不需要進行實質(zhì)審查，因此為了評估已授權實用新型專利與外觀設計專利的穩(wěn)定性，權利人或利害關系人可以向國家知識產(chǎn)權局申請針對該實用新型專利或是外觀設計專利的專利權評價報告。

一.專利權評價報告的作用

首先，專利權評價報告并不是一份具有嚴格法律效力的文書，因為專利權評價報告的結論并不確定專利的效力，專利的效力是通過專利無效程序確定的。也就是說，無論專利權評價報告的結論為有專利性還是沒有專利性，在沒有經(jīng)過專利無效程序時，該篇專利仍然是有效的，其結論也同樣并不能代表之后可能有的專利無效的一定會有相同的結果。

雖然如此，然而在實踐中，專利權評價報告卻被一定程度地認可并使用。

1.行政執(zhí)法

在尋求行政救濟時，很可能需要專利權評價報告，根據(jù)《專利行政執(zhí)法辦法》第十一條的規(guī)定“請求管理專利工作的部門處理專利侵權糾紛的，應當提交請求書及下列證明材料：…（二）專利權有效的證明，即專利登記簿副本，或者專利證書和當年繳納專利年費的收據(jù)。專利侵權糾紛涉及實用新型或者外觀設計專利的，管理專利工作的部門可以要求請求人出具由國家知識產(chǎn)權局作出的專利權評價報告（實用新型專利檢索報告）?！?

2.專利侵權訴訟

在專利侵權訴訟中，根據(jù)《最高人民法院關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》（下稱《若干規(guī)定》）第八條規(guī)定“對申請日在2009年10月1日前（不含該日）的實用新型專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告；對申請日在2009年10月1日以后的實用新型或者外觀設計專利提起侵犯專利權訴訟，原告可以出具由國務院專利行政部門作出的專利權評價報告。根據(jù)案件審理需要，人民法院可以要求原告提交檢索報告或者專利權評價報告。原告無正當理由不提交的，人民法院可以裁定中止訴訟或者判令原告承擔可能的不利后果?！?，因此雖然專利權評價報告不是權利人或利害關系人起訴的必備條件，但在法院要求提供時，還是必須要提供的。

另外，在訴訟中專利權評價報告具有阻止案件中止的作用，《若干規(guī)定》第九條規(guī)定“人民法院受理的侵犯實用新型、外觀設計專利權糾紛案件，被告在答辯期間內(nèi)請求宣告該項專利權無效的，人民法院應當中止訴訟，但具備下列情形之一的，可以不中止訴訟：（一）原告出具的檢索報告或者專利權評價報告未發(fā)現(xiàn)導致實用新型或者外觀設計專利權無效的事由的；……”

3.知識產(chǎn)權海關備案

在進行知識產(chǎn)權海關備案時，如備案實用新型專利或是外觀設計專利，就必須要提供專利權評價報告。

4.電商平臺

在電商平臺上進行維權時，也常需要提供專利權評價報告。例如在淘寶網(wǎng)投訴侵犯外觀設計專利權時，會要求請求人上傳外觀設計專利證書以及專利權評價報告。

正是由于專利權評價報告在實踐中的作用，權利人或利害關系人在維權前?？紤]先做一個專利權評價報告。然而，需要注意的是，專利權評價報告同樣會對維權帶來風險。

二.專利權評價報告帶來的維權風險

在申請專利權評價報告時，很難預測其結論，當專利權評價報告的結論不利于權利人或是利害關系人時，反而會因為專利權評價報告帶來維權阻礙。

1.專利權評價報告難以救濟

權利人或利害關系人對于專利權評價報告的結論不服，很難得到救濟。

首先，根據(jù)《審查指南》規(guī)定，專利權評價報告只能做一次，針對專利局已作出專利權評價報告的實用新型專利或者外觀設計專利提出的專利權評價報告請求的，視為未提出。

其次，專利權評價報告雖然是專利局作出的，但并不屬于行政決定，無法針對專利權評價報告提出行政復議或是行政訴訟。

最后，根據(jù)《審查指南》的規(guī)定，對于專利權評價報告的救濟只有一種，“請求人認為專利權評價報告存在需要更正的錯誤的，可以請求更正”。可更正的內(nèi)容包括“(1) 著錄項目信息或文字錯誤；(2) 作出專利權評價報告的程序錯誤；(3) 法律適用明顯錯誤；(4) 結論所依據(jù)的事實認定明顯錯誤；(5) 其他應當更正的錯誤?！毙枰⒁獾氖牵@里載明的可更正的內(nèi)容中涉及實體問題的，包括法律適用錯誤以及事實認定錯誤都附加了形容詞“明顯”。更正程序啟動后，將組成三人復核組，對原專利權評價報告進行復核。針對專利權評價報告，一般只允許提出一次更正請求，但對于復核組在補充檢索后重新作出的專利權評價報告，請求人可以再次提出更正請求。由此可看出，即使有更正程序，但更正程序的適用條件仍然較為苛刻。

筆者認為，從理論上還存在另一種救濟方式，即可以由專利權人或是其他人以與專利權評價報告相同的證據(jù)以及理由提起專利無效，如通過無效程序最終維持專利有效，則能有力駁斥專利權評價報告的結論。當然，專利無效是有風險的，尤其是在涉及類似創(chuàng)造性這種爭議較大的問題時。

有人將專利權評價報告類比作發(fā)明專利中的實質(zhì)審查，然而從權利權評價報告的救濟來看，專利權評價報告對權利人要求更為嚴苛。

2.結論不利的評價報告阻礙維權

上文的第一部分中闡述了專利權評價報告的作用，那么當專利權評價報告不利時，可能有多少作用就帶來了多少阻礙。

當權利人或利害關系人對于不利的專利權評價報告切實有理由說明其結論不恰當，然而又難以得到救濟時，維權就陷入了兩難的境地。

首先，通過電商平臺或是知識產(chǎn)權海關備案進行維權就困難了，專利權評價報告是必須提供的文件，無法回避。

其次，雖然仍然可尋求行政或訴訟保護，但風險增大，由于可能發(fā)生中止訴訟造成了訴訟成本大大增大。在海口瓊山來寶塑料回收加工廠（下稱瓊山公司）等訴?？谑兄R產(chǎn)權局、第三人海南南寶塑料制品有限責任公司（下稱南寶公司）撤銷行政處罰糾紛一案(2015海中法行初字第171號)中，第三人南寶公司為涉案實用新型專利的專利權人，在請求被告?？谥R產(chǎn)權局處理原告瓊山公司等侵權行為前，已獲得國家知識產(chǎn)權局對涉案專利作出了否定性的專利權評價報告，但并未向被告提交。法院認為在南寶公司未告知對涉案專利已存在否定性的專利權評價報告的前提下，被告即認定原告存在侵犯第三人專利權的行為，故被告作出的《專利侵權糾紛處罰決定書》的程序不合法。

再次，自力救濟風險增大。發(fā)送侵權警告函時，尤其是向經(jīng)銷商發(fā)送時，需要進一步審慎用詞，以及提供充分信息。

最后，增大了啟動專利無效程序的幾率。根據(jù)《專利法實施細則》第五十七條以及《審查指南》規(guī)定，國家知識產(chǎn)權局在作出專利權評價報告后，任何單位或者個人可以查閱或者復制。競爭對手無法申請專利權評價報告，然而一旦專利權評價報告作出，競爭對手則可查閱復制，可能進一步發(fā)起專利無效程序。

三.小結

專利權評價報告是一把雙刃劍，作為律師應仔細向當事人說明其中的利害關系以及對維權的影響，從而以便客戶判斷是否申請專利權評價報告。

一旦作出的專利權評價報告的結論不利，應仔細分析其內(nèi)容，判斷專利切實的穩(wěn)定性，針對性地做好救濟或是之后維權準備。