作者：張?jiān)≡?/span> 合伙人、資深專利代理人、律師、英德電學(xué)通信代理部經(jīng)理
摘要：隨著中國(guó)計(jì)算機(jī)、生物技術(shù)、電子商務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，越來越多的這些領(lǐng)域的中國(guó)申請(qǐng)人向美國(guó)申請(qǐng)專利。美國(guó)專利法看似是個(gè)非?！皩捜莸摹狈?，其沒有任何類似于中國(guó)的法2條、25條或歐洲的法52等的禁止性條款，即，沒有哪個(gè)條款明確地對(duì)某些發(fā)明關(guān)上可專利的大門。然而，對(duì)于美國(guó)專利法101條在這些領(lǐng)域中的擴(kuò)張又同時(shí)限制的角色，中國(guó)申請(qǐng)人需要深入理解，以便更好的做好預(yù)案，以及在收到審查意見后，進(jìn)行良好的應(yīng)對(duì)。
美國(guó)專利法看似是個(gè)非?！皩捜莸摹狈?，其沒有任何類似于中國(guó)的法2條、25條或歐洲的法52等的禁止性條款，即，沒有哪個(gè)條款明確地對(duì)某些發(fā)明關(guān)上可專利的大門。并且其唯一涉及可專利性客體的條款，即35 U.S.C.101，采用了非常正面的方式來規(guī)定發(fā)明獲得專利的條件——“任何人，就其發(fā)明或發(fā)現(xiàn)任何新的且有用的方法、機(jī)器、產(chǎn)品或物質(zhì)的組分，或者其它任何新的且有用的改進(jìn)，可以獲得一項(xiàng)專利，只要該發(fā)明或發(fā)現(xiàn)也滿足本法的其他規(guī)定”。這條規(guī)定在1952年引入美國(guó)專利法，用來擴(kuò)張專利權(quán)的客體，被美國(guó)最高法院解釋為“太陽下人創(chuàng)造的一切事物”都可以成為可專利的客體，從而通過判例的方式逐漸掃清在生命科學(xué)領(lǐng)域和與計(jì)算機(jī)相關(guān)的領(lǐng)域的授權(quán)障礙，成就了一系列驚世駭俗的專利，如轉(zhuǎn)基因工程領(lǐng)域中的對(duì)檢測(cè)致癌物質(zhì)十分有用的哈佛老鼠專利，以及通過State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc案（簡(jiǎn)稱SSB案）商業(yè)方法案喊出了響亮的口號(hào)“有用、具體和切實(shí)的結(jié)果”的任何事物都可專利！
就在國(guó)人為美國(guó)專利法的包羅萬象而感到歡欣鼓舞，向美國(guó)申請(qǐng)專利的熱情一浪高過一浪時(shí)，卻屢屢收到美國(guó)專利局發(fā)出的基于美國(guó)專利法101條的審查意見，有時(shí)竟然答復(fù)多次，不能通過，最終被駁回。原來，美國(guó)專利法101條不僅用來擴(kuò)張專利權(quán)的客體,而且還被用來多種限制。這些限制包括：對(duì)某些發(fā)明的保護(hù)范圍進(jìn)行“瘦身”，甚至用來說“不”！事實(shí)上，美國(guó)專利法101條的功能頗多，如授權(quán)客體的劃界，重復(fù)授權(quán)的依據(jù)。本文僅探討最高法院，以及下面的聯(lián)邦巡回上訴法院(CAFC)用101條來對(duì)可授權(quán)客體劃界的作用。界線的這頭就是屬于101條可授權(quán)的客體，那頭則不屬于101條可授權(quán)的客體。這些不屬于授權(quán)的客體主要位于生命科學(xué)和涉及計(jì)算機(jī)的領(lǐng)域，前者常遭到屬于自然現(xiàn)象、自然規(guī)律的審查意見，后者則常遭到屬于抽象方法的審查意見。
請(qǐng)看案例1：Int. Ventures v. Symantec: virus screening method。這是一個(gè)計(jì)算機(jī)病毒過濾方法發(fā)明，其包括的步驟要點(diǎn)是：檢測(cè)所接收的數(shù)據(jù)是否具有病毒，如果檢測(cè)到，則屏蔽該數(shù)據(jù)。在國(guó)人看來，這個(gè)發(fā)明就是放在較為嚴(yán)苛的中國(guó)專利法體系上，也絕對(duì)不會(huì)和不是專利客體沾上一點(diǎn)邊。這絕對(duì)是滿足解決了技術(shù)問題，使用了技術(shù)手段，獲得了技術(shù)效果等3要素的客體??！然而，這樣的專利在后續(xù)被法院認(rèn)為是抽象方法，不是可授權(quán)的客體，而無效了！
通過美國(guó)專利局于2017年7月25日公開的一份報(bào)告 ，我們看到了美國(guó)專利法101條之所以是這樣的狠角色，因?yàn)樗缪萘艘韵露鄠€(gè)角色：鏟除保護(hù)范圍過寬的發(fā)明，除掉一些的用于模糊的低質(zhì)量專利，以及用來應(yīng)對(duì)在1990以及2000年早期授予的大量用過寬的功能術(shù)語撰寫的專利。而這些功能，雖然不能說是完全對(duì)應(yīng)，但是大致上在中國(guó)專利法，是由多個(gè)其他條款所發(fā)揮的，如細(xì)則20條規(guī)定的需要記載必要技術(shù)特征，法26條規(guī)定的說明書應(yīng)當(dāng)支持權(quán)利要求，以及審查指南中關(guān)于支持的含義是實(shí)質(zhì)上支持，功能特征的解釋方式等等。對(duì)于前述的案例1，在中國(guó)應(yīng)該是通過細(xì)則20、法26條來限制其范圍。
美國(guó)最高法院通過Bilski, Mayo, Myriad,以及Alice案，來調(diào)節(jié)專利排他權(quán)與公眾利用間的平衡，來避免因天平過于傾向?qū)＠Ｗo(hù)，從而妨礙技術(shù)的傳播和應(yīng)用，導(dǎo)致整個(gè)社會(huì)創(chuàng)新能力的降低。
理解美國(guó)專利法101條在制度設(shè)計(jì)上的以上多面角色，將有助于我們中國(guó)申請(qǐng)人做好預(yù)案，以及在收到審查意見后的對(duì)策。
請(qǐng)看案例2：
一種對(duì)來電呼叫進(jìn)行應(yīng)答的方法，包括：
確定來電呼叫的呼叫方號(hào)碼是否存儲(chǔ)在本地地址簿上；
如果沒有，則發(fā)送呼叫方號(hào)碼到一個(gè)黃頁服務(wù)器上，該黃頁服務(wù)器用于基于該呼叫方號(hào)碼確定呼叫方姓名；
從黃頁服務(wù)器上接收呼叫方姓名；
確定是否執(zhí)行呼叫回復(fù)操作；
如果執(zhí)行呼叫回復(fù)操作， 基于所接收的呼叫方的姓名，為所述呼叫方號(hào)碼確定指定的分組類型；
確定與指定的分組類型匹配的指定呼叫內(nèi)容；
將指定的呼叫內(nèi)容發(fā)送給該呼叫方號(hào)碼。
這個(gè)申請(qǐng)收到基于美國(guó)專利法101的審查意見。該審查意見指出，該案例的情況類似于案例1，涉及到抽象方法，不屬于抽象方法的那些特征也僅是常規(guī)手段。
審查員在審查意見中用的是最高法院在2014年的Alice案中確定的2步測(cè)試法，又稱為Alice 測(cè)試法：
對(duì)這樣的審查意見，我們的對(duì)策是一一化解上述步驟2A和2B。
首先，我們要陳述意見，指出上述方法并不涉及司法禁止的客體——抽象方法，上面的每個(gè)步驟都不是用人類的抽象思想能完成的，從而化解步驟2A。
其次，我們退一步說，即使認(rèn)為上述方法涉及抽象方法，該方法的其他特征也使得該方法已經(jīng)“明顯改性”為一個(gè)司法并未禁止的客體——一個(gè)具體領(lǐng)域的改進(jìn)。
這里的“明顯改性”系筆者自創(chuàng)，意欲闡釋Alice 測(cè)試法2B步驟的“significantly more（顯著大于）”的內(nèi)涵,以強(qiáng)調(diào)美國(guó)專利法101與其創(chuàng)造性條款103的區(qū)別。這里的“明顯改性”不是“明顯改進(jìn)”，后者是以現(xiàn)有技術(shù)為參照物進(jìn)行比較，并且得出改進(jìn)的技術(shù)效果，而前者則不是相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)而言的，而更強(qiáng)調(diào)落腳點(diǎn)是在某一個(gè)具體領(lǐng)域的改進(jìn)和其技術(shù)效果。
以案例2為例，我們通過手機(jī)終端，以及智能答復(fù)的具體特征加到權(quán)利要求中，闡述這個(gè)方法是涉及到移動(dòng)終端的呼叫答復(fù)功能的改進(jìn)，順利通過該審查意見的阻礙，獲得授權(quán)。
這個(gè)案例帶給我們的另一個(gè)啟示就是，在一開始的撰寫階段，就應(yīng)該注意將具體領(lǐng)域，具體軟件、硬件的結(jié)構(gòu)寫在說明書中，這樣在收到審查意見后，就能從容不迫從說明書中找到支持，進(jìn)行修改和陳述意見了。
如果做得更到位的話，那就是在向美國(guó)申請(qǐng)時(shí)，從一開始就應(yīng)當(dāng)，不僅注意說明書的撰寫，還注意權(quán)利要求的撰寫。權(quán)利要求的撰寫注意的要素是：特征有形化，領(lǐng)域具體化。前者意味著化解Alice測(cè)試的2A步驟，以軟件發(fā)明為例，軟件或算法的每個(gè)步驟是依托在有形的物理載體上的，從而避免了要求保護(hù)看不見摸不著的抽象思想的嫌疑；若難以化解Alice測(cè)試的2A步驟，后者意味著軟件或算法的每個(gè)步驟和其他的特征組合在一起，應(yīng)用在一個(gè)具體的領(lǐng)域中，產(chǎn)生具體的效果，將抽象思想“明顯改性”為一個(gè)可授權(quán)的客體，從而避免了要求保護(hù)一個(gè)將抽象思想應(yīng)用在了各種領(lǐng)域，在各種領(lǐng)域產(chǎn)生排他權(quán)的發(fā)明，造成過度壟斷的嫌疑。
如果申請(qǐng)之初，就撰寫適當(dāng)?shù)臋?quán)利要求的話，就很有可能避免101的審查意見，如果沒有其他的審查意見，就能很快的獲得授權(quán)了，快到甚至沒有任何審查意見就授權(quán)了。
簡(jiǎn)言之，美國(guó)專利法101條不僅在一般意義上排除不可專利的客體，還用來排除過寬范圍的申請(qǐng)，其排除作用如同一個(gè)橡皮筋一樣，還受到美國(guó)法院根據(jù)不同的時(shí)代的情況進(jìn)行的牽引。當(dāng)前的美國(guó)專利體系正處于一個(gè)由過去較為寬松的授權(quán)環(huán)境下轉(zhuǎn)變?yōu)楦鼮閲?yán)格的彈回時(shí)期，即對(duì)于范圍模糊或過寬的申請(qǐng)起著較強(qiáng)的排除作用，中國(guó)申請(qǐng)人更當(dāng)予以重視，方能順利拿到美國(guó)專利。