作者：夏彬 專利代理人
一、概述
在專利申請中，專利法第26條第4款是非常重要的一個條款，其中規(guī)定：“權(quán)利要求書應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)，清楚、簡要地限定要求專利保護(hù)的范圍?！?
在實踐過程中，審查員常常會引用專利法第26條第4款中“權(quán)利要求應(yīng)當(dāng)以說明書為依據(jù)”的要求來評述權(quán)利要求。對于代理人來說，雖然收到“權(quán)利要求得不到說明書支持”的審查意見的次數(shù)要少于收到“缺乏新穎性/創(chuàng)造性”審查意見的次數(shù)，但是收到“權(quán)利要求得不到說明書支持”的審查意見后，說服審查員的幾率卻相對要小得多。
由于實踐中一般收到的多為獨立權(quán)利要求（以下簡稱“獨權(quán)”）得不到說明書支持的審查意見，因此，下文中將著重論述獨權(quán)的情況。代理人在收到“權(quán)利要求得不到說明書支持”的審查意見時，如果無法很好地說服審查員，往往需要將從屬權(quán)利要求（以下簡稱“從權(quán)”）中或者說明書中具體限定的技術(shù)特征并入到獨權(quán)中，導(dǎo)致獨權(quán)保護(hù)范圍大大縮小，對于專利技術(shù)方案的保護(hù)十分不利。
因此，在撰寫中如何避免出現(xiàn)權(quán)利要求得不到說明書支持的缺陷，以及當(dāng)收到此類審查意見時如何有效地應(yīng)對，顯得尤為重要。
二、幾種權(quán)利要求得不到說明書支持的情況
總體來說，權(quán)利要求得不到說明書支持，一般指的是在撰寫過程中，對權(quán)利要求進(jìn)行了超出說明書范圍的不當(dāng)概括。下面的幾種情況實際上為該缺陷的幾種具體表現(xiàn)形式，其核心仍源于對權(quán)利要求的不當(dāng)概括。
1. 說明書未進(jìn)行技術(shù)方案的有效擴(kuò)展
這種情況指的是，說明書很明顯地描述了一種具體實施例，而獨權(quán)中則描述了一個相對上位的技術(shù)方案。發(fā)明人提供的往往是最優(yōu)實施例，代理人雖然對獨權(quán)進(jìn)行了上位概括，卻沒有在說明書中描寫包含在獨權(quán)范圍內(nèi)的其他可行實施方式。
例1：說明書中僅描述了一個根據(jù)用戶在智能終端的點擊操作從而控制目標(biāo)設(shè)備的實施例，具體地，用戶單手指單擊則會觸發(fā)動作1，用戶單手指雙擊則會觸發(fā)動作2，用戶兩個手指點擊則會觸發(fā)動作3，而動作1、動作2和動作3是控制目標(biāo)設(shè)備的必要技術(shù)特征，獨權(quán)中將用戶的點擊操作上位成根據(jù)用戶的手勢進(jìn)行響應(yīng)，并且說明書中未增加其他手勢操作的實施方案。此外，也可能是代理人雖然進(jìn)行了其他手勢操作擴(kuò)展，但是僅僅是細(xì)枝末節(jié)的擴(kuò)展，而無法將擴(kuò)展的技術(shù)內(nèi)容完整地替換到說明書的實施方案中。例如，代理人僅在說明書中示例性地描述了用戶的手勢除了點擊操作，還可以是滑動操作，但是卻沒有具體給出滑動操作如何觸發(fā)動作1、動作2和動作3的描述。對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，僅僅看到滑動操作，無法實施該技術(shù)方案。因此，代理人雖然進(jìn)行了擴(kuò)展，實際上是無效的擴(kuò)展。
預(yù)防：在撰寫過程中，代理人在對獨權(quán)中一個技術(shù)特征進(jìn)行上位概括后，即需要將說明書中對應(yīng)的技術(shù)內(nèi)容進(jìn)行擴(kuò)展。同時，為了避免無效擴(kuò)展，需要保證擴(kuò)展內(nèi)容的完整性，即將擴(kuò)展后的技術(shù)內(nèi)容替換掉說明書中對應(yīng)被擴(kuò)展的部分后，整個技術(shù)方案仍然能夠?qū)崿F(xiàn)。如例1中，在擴(kuò)展了滑動操作后，還需要具體引申出，如何滑動可以分別觸發(fā)動作1、動作2和動作3，以可以完全替換點擊操作響應(yīng)的部分，而與其他的技術(shù)特征結(jié)合形成一個完整的技術(shù)方案。
應(yīng)對分兩種情況：（1）如果得不到支持的技術(shù)特征恰好是專利申請的主要創(chuàng)新點，能夠說服審查員的成功率比較低，往往需要將進(jìn)一步限定的技術(shù)特征并入獨權(quán)中。（2）如果專利申請中包括有其他的主要創(chuàng)新點，例如，例1中的主要創(chuàng)新點在于后續(xù)目標(biāo)設(shè)備的控制，在應(yīng)對答復(fù)過程中，可以嘗試著對上位的技術(shù)特征進(jìn)行拆分和弱化。拆分指的是將用戶的手勢拆分成點擊操作和滑動操作，并且重點論述點擊操作和滑動操作之間的共性，以及兩者共性即可以解決對應(yīng)的技術(shù)問題。弱化指的是對該技術(shù)特征的創(chuàng)造性進(jìn)行弱化，強(qiáng)調(diào)本領(lǐng)域技術(shù)人員容易想到可以采用其他方式的手勢，并且同時強(qiáng)化后續(xù)目標(biāo)設(shè)備的控制的創(chuàng)造性。
2、從權(quán)中大部分均引用同一個從權(quán)
例2：權(quán)利要求1要求保護(hù)一個較大的范圍，而權(quán)利要求2則進(jìn)行了比較下位的限定。在此之后，后續(xù)從權(quán)大部分引用權(quán)2。在這種情況下，權(quán)利要求2的技術(shù)特征很容易被認(rèn)為是必要技術(shù)特征，而權(quán)利要求1相應(yīng)也就得不到說明書支持。
預(yù)防：在權(quán)利要求布局中，盡量避免出現(xiàn)大多數(shù)從權(quán)引用同一個從權(quán)的情況。如果布局時，發(fā)現(xiàn)多個從權(quán)均需要基于一個在先的從權(quán)進(jìn)行實現(xiàn)，則需要重新考慮，該從權(quán)中是否至少部分是必要技術(shù)特征。
應(yīng)對分兩種情況：（1）不存在與權(quán)利要求2的技術(shù)方案并列的其他可行技術(shù)方案，則需要將權(quán)利要求2的技術(shù)特征并入獨權(quán)中。（2）存在并列的其他可行技術(shù)方案，對其他可行技術(shù)方案與權(quán)利要求2的技術(shù)方案之間的關(guān)聯(lián)性進(jìn)行論述，強(qiáng)調(diào)從權(quán)利要求2的技術(shù)方案容易得到其他可行技術(shù)方案，以及尋找各個技術(shù)方案之間的共性，論述共性解決技術(shù)問題的能力。
3、獨權(quán)中僅要求保護(hù)組件產(chǎn)品的一個組件
例3：說明書中描述的是一個具有螺紋孔的墊塊和一個具有對應(yīng)外螺紋的銷軸的組合，而獨權(quán)中僅要求保護(hù)墊塊，螺紋孔的部分有改進(jìn)。在該種情況下，審查員很容易認(rèn)為銷軸的外螺紋與螺紋孔的改進(jìn)部分的相應(yīng)技術(shù)特征也是必要技術(shù)特征。
預(yù)防：在撰寫時，遇到組件產(chǎn)品，如果不是要求保護(hù)整體產(chǎn)品組合后的形態(tài)，則需要單獨考慮每個組件的擴(kuò)展可能性和單獨解決技術(shù)問題的能力。例如，對于例3，需要首先確定需要解決的技術(shù)問題，然后考慮該墊塊是否只能夠與此種銷軸組合使用，如果采用其他類型的插入件組合，是否也能夠解決對應(yīng)的技術(shù)問題。建議多給出與其他類型的插入件組合的實施方式，并且結(jié)合技術(shù)問題論述該墊塊的技術(shù)效果的獨立性。
應(yīng)對：與撰寫時思路相同，在應(yīng)對答復(fù)時，需要將每個組件單獨來看，并且單獨論述各個組件實現(xiàn)技術(shù)效果的能力，著重論述墊塊單獨解決技術(shù)問題的能力，以及補(bǔ)充論述墊塊與其他類型的插入件結(jié)合的能力。
4、技術(shù)方案屬于冷門領(lǐng)域或新興領(lǐng)域，而獨權(quán)限定的技術(shù)內(nèi)容在其他領(lǐng)域已經(jīng)存在，但在該技術(shù)領(lǐng)域中尚無先例
對于一些比較冷門或新興的技術(shù)領(lǐng)域來說，一些在其他領(lǐng)域中已經(jīng)存在的技術(shù)手段在應(yīng)用到該技術(shù)領(lǐng)域中時，往往能獲得意想不到的更好的效果，也是十分值得采用專利保護(hù)的。并且由于技術(shù)領(lǐng)域之間相差比較大，將這些技術(shù)手段轉(zhuǎn)用到該技術(shù)領(lǐng)域中時，往往也需要進(jìn)行一些適應(yīng)于該技術(shù)領(lǐng)域的變通和補(bǔ)強(qiáng)。
例4：權(quán)利要求1要求保護(hù)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的輪轂內(nèi)部的機(jī)械傳動結(jié)構(gòu)，具體地包括技術(shù)特征A+技術(shù)特征B，而技術(shù)特征A+ B的結(jié)構(gòu)可能在鼠標(biāo)內(nèi)部的滾輪傳動結(jié)構(gòu)中已經(jīng)公開。但是由于鼠標(biāo)和風(fēng)力發(fā)電機(jī)的技術(shù)領(lǐng)域相差很大，審查員不會引用鼠標(biāo)的對比文件來評述風(fēng)力發(fā)電機(jī)的方案的創(chuàng)造性，反而傾向于提出從權(quán)或說明書中的技術(shù)特征C是必要技術(shù)特征的缺陷。該技術(shù)特征C一般是能夠區(qū)別于鼠標(biāo)的滾輪傳動結(jié)構(gòu)的邊緣特征，例如，傳動結(jié)構(gòu)與風(fēng)力機(jī)輪轂的固定方式、傳動結(jié)構(gòu)與風(fēng)力機(jī)葉片的配合方式等等。
預(yù)防：在撰寫時，當(dāng)代理人憑經(jīng)驗判斷一個結(jié)構(gòu)雖然在該技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)沒有，但其他領(lǐng)域中卻有類似時，需要特別注意，對機(jī)械傳動結(jié)構(gòu)與風(fēng)力發(fā)電機(jī)的各個部分的配合關(guān)系進(jìn)行可替換方案的有效擴(kuò)展，并且論述技術(shù)特征A+B單獨解決技術(shù)問題的能力。
應(yīng)對分兩種情況：（1）申請人需要保護(hù)的技術(shù)方案即為包含技術(shù)特征A+B的方案，則需要著重論述A+B結(jié)合后在風(fēng)力發(fā)電機(jī)這一領(lǐng)域中的技術(shù)效果，即突出其對于風(fēng)力發(fā)電機(jī)的性能的貢獻(xiàn)，例如，提高了風(fēng)能轉(zhuǎn)化率、降低機(jī)艙內(nèi)溫度等等，另外，補(bǔ)充論述區(qū)別技術(shù)特征C的其他等同技術(shù)特征同樣可以解決對應(yīng)的技術(shù)問題。（2）申請人需要保護(hù)的是將技術(shù)特征A+B與風(fēng)力發(fā)電機(jī)配合的技術(shù)方案時，可以適當(dāng)將其他技術(shù)特征并入獨權(quán)中，但是需要注意，需要甄別審查員指出的未寫入獨權(quán)的必要技術(shù)特征，僅選擇其中確實沒有替代方案的技術(shù)特征并入獨權(quán)中，避免過多的縮限。
三、結(jié)語
上面僅僅列舉了幾種權(quán)利要求得不到說明書支持的情況，在實踐中，還有很多其他的情況，例如數(shù)值范圍的過度上位、功能性限定得不到說明書支持等等。不管是哪一種情況，權(quán)利要求得不到說明書支持的預(yù)防和應(yīng)對，都離不開代理人對于技術(shù)方案的敏感度和發(fā)明人的積極配合。代理人在實踐中可以多多積累，在撰寫時多與發(fā)明人溝通，進(jìn)行并列技術(shù)方案的挖掘，在獨權(quán)中進(jìn)行合理上位，以追求一個最大化且最合適的保護(hù)范圍。