作者：胡明 資深專利代理人

如2010版《審查指南》第二部分第四章創(chuàng)造性3.2.2“顯著的進(jìn)步”的判斷中提到的：發(fā)明提供了一種技術(shù)構(gòu)思不同的技術(shù)方案，其技術(shù)效果能夠基本達(dá)到現(xiàn)有技術(shù)的水平，通常應(yīng)當(dāng)認(rèn)為發(fā)明具有有益的技術(shù)效果，具有顯著的進(jìn)步。

也就是說，如果發(fā)明與對比文件中公開的技術(shù)方案所達(dá)到的技術(shù)效果相當(dāng)，但是技術(shù)構(gòu)思不同，則發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，視為具有創(chuàng)造性。

以下筆者通過自己代理的一案例對“不同技術(shù)構(gòu)思在創(chuàng)造性答復(fù)中的作用”加以說明。

具體案例：發(fā)明名稱為“罐箱用扶手欄桿以及罐式集裝箱”、申請?zhí)枮?01210103339.5 （以下簡稱本申請）的一通及二通審查意見答復(fù)思路分析。

審查意見概況：經(jīng)實質(zhì)審查，國家知識產(chǎn)權(quán)局審查部門先后對本申請發(fā)出第一次、第二次審查意見通知書，審查意見都認(rèn)為：本申請的權(quán)利要求1相對于對比文件1（CN202030232U）不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。

案例分析：在本申請中，如圖1所示，罐箱用扶手欄桿2包括安裝座21、扶手框22、底部固定裝置23一級中部固定裝置24。其中，框架1圍設(shè)在罐體的外部，該框架的頂部近外沿處設(shè)置有步道11。

由于扶手欄桿2在罐箱頂部時會占用較大的空間，故而傾倒下來的扶手欄桿2的頂部會超出步道11的范圍，從而觸碰到步道旁的其它部件，極易對其它部件的表面造成損傷。

圖1

為此，本申請中，扶手框22的底端鉸接在安裝座21上，且可相對安裝座21旋轉(zhuǎn)成直立或傾倒?fàn)顟B(tài)。扶手框22包括一底部扶手221以及一頂部扶手222，頂部扶手222以及底部扶手221上下鉸接以相對旋轉(zhuǎn)成折疊狀態(tài)或者展開狀態(tài)。

即，折疊過程中，以頂部扶手222與底部扶手221的連接處為軸心將頂部扶手222整體旋轉(zhuǎn)折疊至平行貼近底部扶手221，如圖2中綠色線所示。

圖2

在審查員找到的對比文件1中，如圖3所示，一種特種集裝箱頂部用多層折疊護(hù)欄，包括安裝在集裝箱頂部支撐構(gòu)件5上的底座1，底座1上設(shè)有鉸接長孔1-1，在底座1的鉸接長孔1-1處通過柱銷1-2鉸接有一級防護(hù)豎梁2，在一級防護(hù)豎梁2的上端通過鉸接組件6至少鉸接有二級防護(hù)豎梁3，在最上端的防護(hù)豎梁3上端通過鉸接組件6中的鉸接板6-1和柱銷6-2的相互鉸接有防護(hù)橫梁4。

圖3

基于上述結(jié)構(gòu)，多層可折疊護(hù)欄進(jìn)行折疊之后，如圖4所示，

圖4

也就是說，上述多層可折疊護(hù)欄的折疊過程是：通過一級防護(hù)豎梁2與二級防護(hù)豎梁3之間的鉸鏈組件6向里動作，使得一級防護(hù)豎梁2逐漸向底座5靠攏，二級防護(hù)豎梁3逐漸向一級防護(hù)豎梁2靠攏，而防護(hù)橫梁4也逐漸向底座5靠攏。

圖5

簡單地說，如圖5所示，上述多層可折疊護(hù)欄是始終保持與底座5垂直的方向（如黑色箭頭所示）向下折疊的（由紅色線逐漸變化為藍(lán)色線），最終折疊后的空間僅占用了防護(hù)橫梁4的大小，如圖6所示。

圖6

由以上分析可知，同樣是進(jìn)行折疊，對比文件1中多層可折疊護(hù)欄的折疊方式是向里合攏，而本申請中罐箱用扶手欄桿的折疊方式是頂部扶手和底部扶手相對旋轉(zhuǎn)。

答辯思路：基于上述分析，筆者在進(jìn)行一通答辯時，強(qiáng)調(diào)對比文件1中多層可折疊護(hù)欄在折疊之后不存在傾倒?fàn)顟B(tài)，因此也不存在傾倒時超出步道范圍的缺陷，對比文件1所公開的技術(shù)方案并不能夠給予本申請所保護(hù)的技術(shù)方案任何的技術(shù)啟示。

但審查員對以上答辯并不認(rèn)可，認(rèn)為不使用扶手欄桿時將其相對于安裝座成傾倒?fàn)顟B(tài)是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段。

為此，筆者在進(jìn)行二通答辯時，重新梳理了答辯思路，結(jié)合《審查指南》第二部分第四章創(chuàng)造性3.2.2中關(guān)于顯著進(jìn)步的判斷，重點強(qiáng)調(diào)了本申請與對比文件1所公開的技術(shù)方案是“不同的技術(shù)構(gòu)思”，即，本申請通過技術(shù)構(gòu)思不同的折疊方式，在達(dá)到扶手欄桿折疊效果的同時，還使得扶手欄桿在傾倒時不會超出步道的范圍，具有顯著的進(jìn)步。

最終，本申請被授予了專利權(quán)。

小結(jié)：綜上，筆者認(rèn)為，在進(jìn)行創(chuàng)造性答復(fù)時，除了常規(guī)性的“三步法”，也可以針對《審查指南》第二部分第四章創(chuàng)造性3.2.2中的相關(guān)規(guī)定，有的放矢，以“技術(shù)構(gòu)思的不同”充分論證發(fā)明申請與對比文件之間的差異性，進(jìn)而提高發(fā)明申請創(chuàng)造性答復(fù)的授權(quán)幾率。