作者：王輝 專利代理人

一、引言

目前，專利局非常關(guān)注審查質(zhì)量，在專利申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)審查期間，對(duì)技術(shù)方案的創(chuàng)造性進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，公知常識(shí)的引用頻率較高，經(jīng)常采取“由對(duì)比文件結(jié)合公知常識(shí)可以得出本專利申請(qǐng)的權(quán)利要求所請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案”的評(píng)價(jià)方式來否定專利申請(qǐng)的創(chuàng)造性。并且在評(píng)述公知常識(shí)的過程中，審查員一般不會(huì)舉證。

根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)估算，在中國(guó)審查員發(fā)出的審查意見通知書中，當(dāng)涉及創(chuàng)造性缺陷時(shí)，引用公知常識(shí)的比例高達(dá)95.2%。作為對(duì)比，在歐專局發(fā)出的檢索報(bào)告中，該比例僅為37.5%；而在美國(guó)專利商標(biāo)局的審查意見通知書中，該比例低至9.5%，三者之間的差異非常驚人。因此，可以說，在我國(guó)審查實(shí)踐中，“公知常識(shí)”被廣泛適用于創(chuàng)造性評(píng)價(jià)，在專利的授權(quán)程序、確權(quán)程序中發(fā)揮著非常重要的作用。

對(duì)于如何積極有效地針對(duì)“公知常識(shí)”相關(guān)審查意見進(jìn)行答辯，筆者結(jié)合實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)從以下幾方面進(jìn)行探討，供參考。

二、公知常識(shí)的概念

對(duì)于公知常識(shí)的概念，專利法及其實(shí)施細(xì)則都沒有進(jìn)行明確定義，在《專利審查指南》中也僅僅以舉例的方式做了解釋?！秾＠麑彶橹改稀返诙糠值谒恼碌?.2.1.1節(jié)中提到，所述區(qū)別特征為公知常識(shí)，例如，本領(lǐng)域中解決該重新確定的技術(shù)問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術(shù)問題的技術(shù)手段。此外，例如，《專利審查指南》第4部分復(fù)審與無效請(qǐng)求的審查第4.3節(jié)關(guān)于證據(jù)的認(rèn)定也有所提及，即對(duì)駁回決定和前置審查意見中主張的公知常識(shí)補(bǔ)充相應(yīng)的技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)、教科書等所屬技術(shù)領(lǐng)域中的公知常識(shí)性證據(jù)。

從《專利審查指南》相關(guān)內(nèi)容可以總結(jié)出，公知常識(shí)為本領(lǐng)域中的慣用手段，教科書、工具書（技術(shù)詞典或技術(shù)手冊(cè)）等中披露的解決技術(shù)問題的技術(shù)手段等。公知常識(shí)是經(jīng)過長(zhǎng)期科研、生產(chǎn)、使用或者生活積累而成，已經(jīng)獲得了非常廣泛的認(rèn)可，并為相關(guān)領(lǐng)域技術(shù)人員所知或者應(yīng)該獲知。因此，基于這種特性，一旦某個(gè)技術(shù)特征被認(rèn)定為公知常識(shí)，則必然地，通過其獲得的技術(shù)效果也被默認(rèn)為是公知的，那么以此技術(shù)特征為區(qū)別特征的技術(shù)方案也必然是顯而易見的。

三、公知常識(shí)的答復(fù)

在大部分的公知常識(shí)的評(píng)述過程中，審查員一般不會(huì)舉證。而是，僅僅評(píng)述該技術(shù)特征是本領(lǐng)域技術(shù)人員的常用技術(shù)手段，屬于公知常識(shí)。從而得出，在對(duì)比文件的基礎(chǔ)上結(jié)合公知常識(shí)得出權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案，對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的，判定權(quán)利要求所要求保護(hù)的技術(shù)方案不具備創(chuàng)造性。

《專利審查指南》第二部分第八章第4.10.2.2規(guī)定，審查員在審查意見通知書中引用的公知常識(shí)應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請(qǐng)人對(duì)審查員引用的公知常識(shí)提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠說明理由或提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明。也就是說，對(duì)于公知常識(shí)的認(rèn)定并未要求必須提供文獻(xiàn)證據(jù)，而是可以通過說明理由來證明。

在審查員不舉證的基礎(chǔ)上，無法通過對(duì)比技術(shù)領(lǐng)域、所要解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和技術(shù)效果來答復(fù)審查意見。僅僅提出讓審查員提供證據(jù)是存在很大風(fēng)險(xiǎn)的。因此，如何針對(duì)公知常識(shí)有目的地進(jìn)行合理且有效的爭(zhēng)辯，對(duì)于申請(qǐng)人和代理人而言是非常重要的?？梢詮囊韵聨追矫嫒胧郑?

第一方面，將重新確定的技術(shù)問題與公知常識(shí)的效果進(jìn)行比對(duì)

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1節(jié)規(guī)定，要確定一項(xiàng)區(qū)別技術(shù)特征是否確實(shí)屬于公知常識(shí)，除了判斷該區(qū)別技術(shù)特征是否是本領(lǐng)域公知常識(shí)之外，還要判斷該區(qū)別技術(shù)特征在本發(fā)明中所起的作用或所獲得的技術(shù)效果是否與所認(rèn)定的公知常識(shí)的作用或所獲得的技術(shù)效果相同。

例如，要求保護(hù)的發(fā)明涉及一種模塊化連接結(jié)構(gòu)，其中，單個(gè)連接結(jié)構(gòu)具有正六邊形截面。一份對(duì)比文件公開了類似的連接結(jié)構(gòu)，其中單個(gè)連接結(jié)構(gòu)具有圓形截面。審查意見通知書認(rèn)為，將一個(gè)具有圓形截面的結(jié)構(gòu)根據(jù)需要修改為正六邊形截面的結(jié)構(gòu)是本領(lǐng)域的公知常識(shí)。筆者認(rèn)為，在進(jìn)行任何判斷時(shí)都必須將所評(píng)價(jià)的技術(shù)方案所要解決的技術(shù)問題和所實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果相結(jié)合。雖然圓形、正六邊形屬于常見幾何形狀，但是具體到該發(fā)明的技術(shù)方案，采用正六邊形截面時(shí)，各個(gè)連接結(jié)構(gòu)能夠在六個(gè)側(cè)面處與其他連接結(jié)構(gòu)鄰接，從而節(jié)省存儲(chǔ)空間，這正是本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題。因此，在此案中顯然不能脫離該發(fā)明的整體技術(shù)方案而單獨(dú)考慮正六邊形截面是否為本領(lǐng)域公知常識(shí)。

第二方面，將該公知常識(shí)與最接近對(duì)比文件所公開的技術(shù)方案進(jìn)行結(jié)合

將公知常識(shí)與最接近對(duì)比文件所公開的技術(shù)方案進(jìn)行結(jié)合。分析最接近對(duì)比文件存在的技術(shù)問題，是否存在改進(jìn)的技術(shù)啟示，是否存在將該公知常識(shí)與對(duì)比文件結(jié)合的技術(shù)啟示；再者，分析結(jié)合后是否能夠產(chǎn)生與本申請(qǐng)相同的技術(shù)效果。例如，當(dāng)審查意見認(rèn)定“螺栓”為公知常識(shí)時(shí)，對(duì)“螺栓應(yīng)用于該技術(shù)方案”是否顯而易見進(jìn)行爭(zhēng)辯。

對(duì)于審查員以公知常識(shí)認(rèn)定的一項(xiàng)區(qū)別技術(shù)特征，本領(lǐng)域技術(shù)人員是否必然地容易想到將其與最接近的對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合呢？筆者認(rèn)為，并不盡然。例如，一項(xiàng)發(fā)明專利申請(qǐng)?zhí)峁┝艘环N臺(tái)式電腦，該臺(tái)式電腦的其中一個(gè)特征在于顯示器背后設(shè)置有鍵盤收線器，用于縮放鍵盤連接線的長(zhǎng)度；審查員引用的最接近的對(duì)比文件公開了一種筆記本電腦，同時(shí)審查員提出對(duì)連接線進(jìn)行收納屬于公知常識(shí)。眾所周知地，通常意義上的筆記本電腦都是一體式的結(jié)構(gòu)，顯示器與鍵盤之間并不存在連接線，因此，即便代理人認(rèn)可審查員提出的公知常識(shí)的論斷，但是該技術(shù)特征并不能夠與最接近的對(duì)比文件進(jìn)行結(jié)合。

當(dāng)然，為了便于理解，該案例的矛盾點(diǎn)較為突出，代理人在面對(duì)這樣的案例也很容易想到以此進(jìn)行意見陳述；然而，對(duì)于絕大多數(shù)的審查意見通知書而言，這種結(jié)合的“非顯而易見性”并不容易察覺。在這種情況下，代理人可以嘗試跳出審查員設(shè)下的“三步法”的陷阱，重新審視審查員所引用的最接近的對(duì)比文件，嘗試尋找甚至“制造”其文本中存在的與該公知常識(shí)結(jié)合后邏輯無法自洽的依據(jù)。特別是在其說明書的背景技術(shù)以及具體實(shí)施例等在審查中容易被忽略的部分，哪怕是只言片語，也可能給出與本申請(qǐng)不同的技術(shù)啟示；本領(lǐng)域技術(shù)人員在單獨(dú)閱讀該最接近的對(duì)比文件時(shí)，在這種不同的甚至有可能是相反的技術(shù)啟示的引導(dǎo)之下，自然難以想到將該公知常識(shí)與其進(jìn)行結(jié)合。就好比在公知常識(shí)范圍內(nèi)，植物的生長(zhǎng)需要適宜的土壤和水分的滋養(yǎng)；但是適合小麥生長(zhǎng)的土壤極大可能地?zé)o法種植水稻。相應(yīng)地，審查員引用的最接近的對(duì)比文件是否能夠提供適合該公知常識(shí)生長(zhǎng)的“土壤”？這一問題可能沒有答案，但是這一問題的提出，也許能夠幫助代理人尋找到或者制造出通往答案的路徑。

第三方面，對(duì)該區(qū)別技術(shù)特征本身是否為公知常識(shí)或慣用手段進(jìn)行辯論

審查員對(duì)本申請(qǐng)中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容是否為公知常識(shí)并沒有十足把握且未找到相應(yīng)證據(jù)的情況下，為了提髙審查效率，通常做法是在笫一次審查意見通知書中將其先認(rèn)定為公知常識(shí)，并輔之以必要的說理，從而督促申請(qǐng)人對(duì)該技術(shù)內(nèi)容是否為公知常識(shí)發(fā)表意見和舉出反證。隨后在與申請(qǐng)人的溝通中，如果申請(qǐng)人對(duì)此未提出反對(duì)意見，則沒有再査證的必要；如果申請(qǐng)人舉出有說服力的反證，則放棄認(rèn)定該技術(shù)內(nèi)容為公知常識(shí)的觀點(diǎn)。

因此，在答復(fù)審查意見的時(shí)候，申請(qǐng)人可以自行查找資料，確定新的公知常識(shí)，從而確定審查員認(rèn)為的本申請(qǐng)中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容并不是公知常識(shí)。而且，申請(qǐng)人還可以將自己查找的公知常識(shí)與審查員認(rèn)定的公知常識(shí)的技術(shù)特征、技術(shù)效果進(jìn)行對(duì)比，以確定本申請(qǐng)中的相關(guān)技術(shù)內(nèi)容相對(duì)于新的公知常識(shí)是有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著進(jìn)步的。

在申請(qǐng)人重新確定公知常識(shí)的基礎(chǔ)上，審查員如果沒有對(duì)此提出反對(duì)意見，則認(rèn)為認(rèn)同了申請(qǐng)人的意見，那么提高了本申請(qǐng)具有創(chuàng)造性的可能性。審查員如果對(duì)此提出反對(duì)意見，必然會(huì)進(jìn)行舉證?？梢葬槍?duì)審查員的舉證在下一次審查意見中進(jìn)行答復(fù)。

另外，在審查意見答復(fù)中可以說明：目前，發(fā)明專利審查周期較長(zhǎng)，少則兩三年、多則四五年，而且，當(dāng)前科技發(fā)展速度較快，當(dāng)前認(rèn)為是公知常識(shí)，在申請(qǐng)日之前不一定是公知常識(shí)。審查員不進(jìn)行舉證而僅僅通過其儲(chǔ)備知識(shí)判斷是否為公知常識(shí)，其準(zhǔn)確性和公允性很難令人信服，希望審查員對(duì)公知常識(shí)進(jìn)行舉證。

四、結(jié)語

以上僅是筆者對(duì)于評(píng)判創(chuàng)造性時(shí)關(guān)于公知常識(shí)的分析和探討，希望能夠?qū)ι暾?qǐng)人及專利代理人在答復(fù)審查意見的過程中有所幫助。申請(qǐng)人及專利代理人需要根據(jù)實(shí)際情況具體分析靈活掌握關(guān)于公知常識(shí)的答復(fù)。另外，希望我國(guó)專利局對(duì)于認(rèn)定公知常識(shí)的標(biāo)準(zhǔn)定義的較為細(xì)致，以便于審查員的審查和申請(qǐng)人的答復(fù)。