作者:王春燕
收到專利授權(quán)通知書是令人向往的事情,然而,針對海外專利申請并非收到專利授權(quán)通知書完成繳費就萬事大吉,除了繳納授權(quán)費外, 申請人還需要注意哪些要點? 申請人在此階段還享有哪些權(quán)利?讓我們從最典型的美國實用發(fā)明專利授權(quán)程序談起。
1. 核準(zhǔn)通知書(Notice of Allowance)
根據(jù)美國專利法細則35 U.S.C. 151的要求,如果審查員認為一件申請可被授予專利權(quán),則會下發(fā)核準(zhǔn)及繳費通知書(Notice of Allowance and Fee(s) Due 及Notice of Allowability)。申請人需在官方限定的日期前(發(fā)文日起3個月內(nèi))繳納授權(quán)費。大實體的官費為1000美元,小實體和微小實體依次減半。在核準(zhǔn)通知書(Notice of Allowability)中,審查員通常會指明被準(zhǔn)許的權(quán)項數(shù)及被準(zhǔn)許的理由,如申請人對此有異議,可向美國專利商標(biāo)局提出。
2. 重新補入(Rejoin)程序、分案(divisional Application)及續(xù)案 (CA, CIP)程序
在審查階段,申請人在答復(fù)官方縮限通知(Restriction Requirement)中未選擇的權(quán)利要求如包含已授權(quán)權(quán)利要求的所有限定特征,申請人可考慮在授權(quán)公告日前通過重新補入程序要求授權(quán)。如重新補入請求(Rejoin)未被審查員批準(zhǔn),申請人可考慮提交分案申請。
如申請人希望向就未授權(quán)的權(quán)項遞交分案申請或在原申請基礎(chǔ)上添加新內(nèi)容,可在授權(quán)公告日前遞交分案申請或續(xù)案申請。
3. 補正通知
美國申請在此階段有可能會伴隨有形式文件及附圖補正程序,提醒大家注意這部分的內(nèi)容美國專利局(USPTO)并不會以單獨的通知書形式告知,而是在Notice of Allowability中標(biāo)記,極容易被忽略,所以收到準(zhǔn)許通知書時需要仔細閱讀通知書的內(nèi)容
根據(jù)美國專利法細則 37 C.F.R 1.53 款的要求,如在申請階段未遞交申請轉(zhuǎn)讓、發(fā)明人聲明、優(yōu)先權(quán)證明文本或先前遞交的文件不符合審查要求,USPTO在此階段仍會通知申請人補交完整無誤的文件。上述補正文件不得晚于繳納授權(quán)費日期,且期限不可延期。逾期未補正,則申請視為放棄。
根據(jù)美國專利法細則 37 C.F.R 1.85 款的要求,如預(yù)授權(quán)文本中的附圖不符合審查要求,審查員則會通知申請人于準(zhǔn)許通知發(fā)文日起三個月內(nèi)補交正確合格的附圖。該期限不可延期。逾期未補正,則申請視為放棄。
根據(jù)美國專利法細則 37 C.F.R 1.809 款的要求,如一件美國申請已具備授權(quán)的條件,但尚未收到生物保藏證明,然而審查員已收到申請人的關(guān)于將會準(zhǔn)備合格保藏證明的書面保證,則USPTO可在核準(zhǔn)通知書中通知申請人于該通知書發(fā)文日起三個月內(nèi)遞交生物保藏證明。此期限不可延期。逾期未補交,則申請視為放棄。
4. 信息披露義務(wù)(IDS)
根據(jù)美國專利法細則37 C.F.R 1.56 款的要求,申請人有義務(wù)在申請過程中隨時告知USPTO影響本申請新穎性和創(chuàng)造性的國內(nèi)外任何對比文獻或信息。如果美國專利局發(fā)現(xiàn)申請人有隱瞞不報的情況,將可能造成專利權(quán)喪失等后果。因此,申請人如在授權(quán)階段發(fā)現(xiàn)任何影響申請新創(chuàng)性的任何對比文獻或信息,仍需履行信息披露(IDS)的義務(wù)。
一件實用專利申請,如果在收到核準(zhǔn)通知書后,尚未繳納授權(quán)費前需要遞交IDS,應(yīng)盡早在授權(quán)費繳納期限前提交IDS,此階段將會產(chǎn)生一定的官費;如果在繳納授權(quán)費后專利授權(quán)日前需要遞交IDS,則需要提出撤回授權(quán)的請求并同時提交RCE(Request for Continued Examination,繼續(xù)審查)請求,通過RCE程序重啟審查,進行IDS的提交,自2012年,美專局實行了QPIDS項目(Quick Path Information Disclosure Statement)為申請人提供了一種更便捷、成本更低的在支付授權(quán)費后提交IDS的途徑、目前QPIDS項目延期至2018年9月30日。如果在專利授權(quán)日后,當(dāng)遇到關(guān)鍵性的IDS資料需要提交時,可以考慮通過領(lǐng)證后的補充審查程序,或者再頒專利程序。
5. 確認發(fā)明人信息
根據(jù)美國專利法細則 37 C.F.R 1.56 款的要求,申請人有義務(wù)向USPTO明確各位發(fā)明人參與各項權(quán)利要求的時間,以協(xié)助審查員在找到潛在的、可以影響在后發(fā)明的符合美國專利法 35 U.S.C. 102(a)(2)) 新穎性的現(xiàn)有技術(shù)時,考慮是否適用美國專利法 35 U.S.C. 102(b)(2)(C) 款這一不破壞新穎性的例外情況。
基于上述細則,如申請涉及不止一位發(fā)明人,申請人則有必要核查當(dāng)前的權(quán)利要求是否為所有發(fā)明人共有。如有發(fā)明人有變化,需在辦理授權(quán)登記手續(xù)前向美專局遞交變更請求。美專局如未收到變更請求,則假定至該申請的所有權(quán)利至有效申請日為止為所有發(fā)明人共有。
此外,美國專利法有發(fā)明人優(yōu)先原則,此階段我們建議申請人仔細核對發(fā)明人信息是否準(zhǔn)確無誤,以避免后續(xù)專利權(quán)的歸屬陷入糾紛。
6. 授權(quán)決定通知書(Issue Notification)
繳費成功且補正文件通過審查后,美專局將會在1~3周內(nèi)下發(fā)授權(quán)決定通知書。該通知書上會載明該專利的專利號及即將公告的日期。
以上是我們在以往作業(yè)中總結(jié)的實操經(jīng)驗點滴,如有不妥之處,歡迎各位業(yè)界同仁指正和交流。