作者：潘一諾 專利代理人

根據(jù)專利法第二十二條第一款的規(guī)定，授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型應(yīng)當(dāng)具備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。因此，申請專利的發(fā)明和實(shí)用新型具備創(chuàng)造性是授予其專利權(quán)的必要條件之一，也是專利審查意見中經(jīng)常被提及的問題之一。

同時，技術(shù)問題及技術(shù)效果的確定又是創(chuàng)造性審查中的關(guān)鍵性衡量要素。

○根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定：

創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術(shù)相比，該發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，該實(shí)用新型具有實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和進(jìn)步。

○根據(jù)《審查指南》第二部分第四章：

發(fā)明有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，是指對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗(yàn)可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。

發(fā)明有顯著的進(jìn)步，是指發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。例如，發(fā)明克服了現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點(diǎn)和不足，或者為解決某一技術(shù)問題提供了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢。

○同時《審查指南》中規(guī)定：判斷要求保護(hù)的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進(jìn)行：1）確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)；2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；3）判斷要求保護(hù)的發(fā)明對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。

確定區(qū)別技術(shù)特征和發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，是上述三個步驟中的第二步，在創(chuàng)造性的顯而易見性判斷中具有承上啟下的關(guān)鍵作用，對創(chuàng)造性審查結(jié)論有直接影響。

因此，根據(jù)審查員在審查意見中提供的對比文件確定區(qū)別技術(shù)特征并重新確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題是答復(fù)審查意見時，常用的答辯方式之一。

下面將以一具體實(shí)例來說明，審查意見答復(fù)中，發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題的確定。

該案（申請?zhí)?01210536531.3）公開了一種“單杠變頻壓縮機(jī)的變?nèi)萘靠刂品椒ā保錂?quán)利要求1：

一種單缸變頻壓縮機(jī)的變?nèi)萘靠刂品椒?，其特征在于：單缸變頻壓縮機(jī)采用吸氣旁通，壓縮機(jī)氣缸1側(cè)設(shè)置多個旁通孔2，多個旁通孔2通過電磁閥3控制與氣缸吸氣腔4和排氣腔5的通斷，多個旁通孔2與氣缸吸氣腔連通時，壓縮機(jī)變?nèi)萘窟\(yùn)行，多個旁通孔2與氣缸排氣腔5連通時，壓縮機(jī)全容量運(yùn)行。

其結(jié)構(gòu)參見該案公開文本圖1

該案圖1

該案說明書中公開的預(yù)期要解決的技術(shù)問題為：

本發(fā)明在單缸變頻壓縮機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)頻率容許的范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)更小的制冷量/制熱量，增加壓縮機(jī)容量變化的范圍，保證了壓縮機(jī)在多種工況下的穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

審查員在第一次審查意見中提供對比文件1（KR10-2006-0065801A），對比文件1公開了如下內(nèi)容：單缸變頻壓縮機(jī)3采用吸氣旁通（氣缸側(cè)通過一旁通閥124設(shè)置有旁通孔31a），壓縮機(jī)3的氣缸114側(cè)設(shè)置一個旁通管31，一個旁通管31通過三通閥30控制與氣缸吸氣管21和排氣管22的通斷，旁通管31與吸氣管21連通時，壓縮機(jī)3變?nèi)萘窟\(yùn)行，旁通管31與氣缸114排氣管22連通時，壓縮機(jī)3全容量運(yùn)行。

其結(jié)構(gòu)參見對比文件1圖1

對比文件1圖1

由此可見，對比文件1公開的內(nèi)容，實(shí)際上與權(quán)利要求1公開的內(nèi)容幾乎相同，其區(qū)別技術(shù)特征僅在于：1）設(shè)置有多個旁通孔；2）旁通孔并未設(shè)置有旁通閥。

若單獨(dú)針對該兩個區(qū)別技術(shù)特征本身來與審查員進(jìn)行爭辯，會由于該兩個區(qū)別技術(shù)特征的設(shè)置過于簡單，從而被審查員評述為本領(lǐng)域技術(shù)人員所易于想到的。同時，該案預(yù)期要解決的技術(shù)問題（增加壓縮機(jī)容量變化的范圍，保證了壓縮機(jī)在多種工況下的穩(wěn)定可靠運(yùn)行）由于過于上位，也與對比文件1所要解決的問題相同。

為了能夠解決這一問題，我們可以將該兩個區(qū)別技術(shù)特征帶入整個結(jié)構(gòu)及整個運(yùn)行過程來重新確定該兩個技術(shù)特征帶來的發(fā)明所實(shí)際解決的技術(shù)問題，以便說服審查員。

由于本案與對比文件1預(yù)期解決的技術(shù)問題都是容量變化和容量切換，因此，可以對該案權(quán)利要求1所要求保護(hù)的結(jié)構(gòu)與對比文件1的結(jié)構(gòu)在容量切換的過程進(jìn)行比對分析：

在容量切換的過程中，根據(jù)對比文件1的結(jié)構(gòu)，其壓縮機(jī)3是直接切換到全/小容量狀態(tài)下工作；

而該案的壓縮機(jī)由于設(shè)置了多個旁通孔，且旁通孔并未設(shè)置有旁通閥（區(qū)別技術(shù)特征），從而使得該案的壓縮機(jī)是在緩沖過程后再切換到全/小容量狀態(tài)下工作的。

通過對容量變化和容量切換過程的分析，在與審查員爭辯時，將發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題落地并具體化確定為：如何使得壓縮機(jī)在緩沖過程后再切換到全/小容量狀態(tài)下工作，進(jìn)而緩解壓縮機(jī)的壽命和性能的降低。

盡管，該案的結(jié)構(gòu)幾乎與對比文件相同，其區(qū)別技術(shù)特征也非常簡單，但在答復(fù)審查意見時，通過將發(fā)明預(yù)期解決的技術(shù)問題依據(jù)區(qū)別技術(shù)特征重新確定為更為具體的發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，并由此說服了審查員，最終獲得了授權(quán)。

通過上述具體實(shí)例，在收到針對創(chuàng)造性的答復(fù)審查意見時，可以通過如下方式來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題，以增加說服審查員的可能性：

1、從技術(shù)方案整體分析區(qū)別技術(shù)特征

即，不單獨(dú)比對區(qū)別技術(shù)特征本身，而是將區(qū)別技術(shù)特征融入整個結(jié)構(gòu)和運(yùn)行過程中分析，來確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題；

2、技術(shù)問題具體化

即，根據(jù)分析結(jié)果使發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問題相比發(fā)明預(yù)期要解決的技術(shù)問題更加具體化，便于審查員更準(zhǔn)確的了解區(qū)別技術(shù)特征所能實(shí)際解決的技術(shù)問題及可以帶來的功能或效果。