作者：董天寶 專利代理人

本文擬對分案申請作些初步探討，歡迎批評指正。

《中華人民共和國專利法實施細則》第四十二條第一款規(guī)定：一件專利申請包括兩項以上發(fā)明、實用新型或者外觀設計的，申請人可以在本細則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前，向國務院專利行政部門提出分案申請；但是，專利申請已經(jīng)被駁回、撤回或者視為撤回的，不能提出分案申請。

其中，本細則第五十四條第一款是指：國務院專利行政部門發(fā)出授予專利權的通知后，申請人應當自收到通知之日起2個月內(nèi)辦理登記手續(xù)。

在目前的專利實踐中，申請人可以根據(jù)審查員提出的不具有單一性的審查意見提出分案申請，也可以主動提出分案申請。本文中主要針對“主動提出”分案申請的情形進行探討。

一、提出分案申請的期限

根據(jù)《專利審查指南》的規(guī)定，申請人最遲應當在收到專利局對原申請作出授予專利權通知書之日起兩個月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請，即原專利申請受理后至辦理（授權）登記手續(xù)期限屆滿前之前的任何時間。需要注意的是，即使申請人在兩個月期限屆滿之前提前辦理了辦登手續(xù)，仍可根據(jù)上述規(guī)定在辦登之后、兩個月期限屆滿之前提出分案申請。

對于審查期間視撤的申請，需要在辦理恢復權利手續(xù)之后才能提出分案申請。

對于被駁回的申請，自申請人收到駁回決定的三個月內(nèi)，不論申請人是否提出復審請求，均可以提出分案申請。同時，在復審及后續(xù)的行政訴訟期間，申請人也可提出分案申請。

對于已提出過分案申請，申請人需要針對該分案申請再次提出分案申請的，再次提出的分案申請的遞交時間仍應當根據(jù)原申請審核。

由此可見，分案申請的提出時間范圍非常廣，遠比優(yōu)先權制度的12個月長。

此外，根據(jù)《專利審查指南》第一部分第一章5.1.2的規(guī)定，分案申請適用的各種法定期限，例如提出實質(zhì)審查請求的期限，應當從原申請日起算。對于已經(jīng)屆滿或者自分案申請遞交日起至期限屆滿日不足兩個月的各種期限，申請人可以自分案申請遞交日起兩個月內(nèi)或者自收到受理通知書之日起十五日內(nèi)補辦各種手續(xù)；期滿未補辦的，審查員應當發(fā)出視為撤回通知書。

對于某些分案申請，可能會出現(xiàn)在期限到期前尚未確定權利要求保護范圍的情形。為盡可能延長準備的時間，申請人可以在期限前提交一份初步確定的權利要求，之后待該分案申請收到《進入實質(zhì)審查階段通知書》之日起三個月內(nèi)提出主動修改，從而得到期望的保護范圍。

二、通過分案申請可以處理的實際問題

申請人可以利用分案申請的規(guī)則通過主動提出分案申請來爭取更多利益。

1、要求保護未寫入權利要求書中的發(fā)明

原說明書中公開了若干項發(fā)明，但是在原申請的權利要求書中由于種種原因僅要求保護了其中的幾項發(fā)明。在這種情況下可以依據(jù)原始公開在說明書中的發(fā)明撰寫新的權利要求書并提出分案申請。這是主動分案申請的一個最主要的動因。

為避免出現(xiàn)分案申請超范圍的問題，申請人在撰寫申請文件的階段最好將所有的發(fā)明都寫入權利要求書中，即使他們明顯不具有單一性。即使不想將其寫入原申請的權利要求書，如果有日后分案的打算，也要在撰寫申請文件的時候埋下伏筆。具體地說，至少要在發(fā)明內(nèi)容部分公開所有發(fā)明的技術方案，并且在具體實施方式部分與其呼應。否則在后續(xù)的分案申請權利要求撰寫中，申請人就不得不將具體實施方式中與該項發(fā)明相關的所有特征都加入權利要求中，造成保護范圍非常小的不利后果。

2、擴大專利保護范圍

基于《專利審查指南》第二部分第八章5.2.1.3的規(guī)定：主動刪除獨立權利要求中的技術特征，擴大了該權利要求請求保護的范圍?？芍?，在答復審查意見通知書的被動修改時，是不能隨意刪除權利要求的非必要技術特征，盡管修改內(nèi)容符合專利法第三十三條的規(guī)定，由于不利于節(jié)約審查程序，審查員通常不會接受。

如此，可以采用另行提出分案申請的方式，刪除權利要求中的非必要技術特征或者上位技術方案，由于分案申請的技術方案沒有超出原始公開的范圍，同時滿足分案申請與原申請要求保護不同的發(fā)明的條件，因此可以順利得獲得授權。

相較于提交優(yōu)先權來說，采用分案申請的方式，一則保存了原申請，二則可操作時間大大延長。

3、克服公開不充分的缺陷

審查員可能在審查意見通知書中指出某項技術特征在說明書中公開不充分，若確實公開不充分，則在某些情況下可通過分案的方式刪除該技術特征，以克服上述缺陷。

4、盡快獲得授權

例如在一件包括10項權利要求的專利申請中，審查員在審查意見中認為獨立權利要求1～3沒有新穎性和創(chuàng)造性，而其他權利要求具有專利性。這時申請人在答復審查意見時可以放棄權利要求1～3，而保留審查員未拒絕的權利要求4～10，從而獲得盡快授權。對于放棄的獨立權利要求1～3，申請人可以另外提出分案申請，在分案申請中爭辯其具有專利性的詳細理由。這樣申請人一方面可以盡快獲得權利，以保護其產(chǎn)品，另一方面可以爭取盡可能大的保護范圍。

此外，原申請與分案申請的權利要求的技術特征不完全相同，保護范圍不同，因此滿足不相同的發(fā)明創(chuàng)造的條件，符合分案申請的要求并可以在授權后兩個專利可以同時存在。

5、延長案件的審查時間

通過分案的方式，來延長審查時間，以達到某些商業(yè)目的。

6、重新進行審查

當答復審查意見出現(xiàn)“人為困難”時，可嘗試通過分案申請更換審查員。盡管按分類號向各審查部門派案，但是每一審查部門的派案通常是隨機的，特別是在當前的有多個審查協(xié)作中心存在的情況下，分案申請在分配到母案審查員手中的概率不大。這樣，通過換人，有時可以達到克服“人為困難”的效果。

總而言之，申請人通過主動提出分案申請往往可以為申請人帶來其他方面的好處，因此如何巧妙利用分案申請為申請人爭取最大的利益是代理人需要思考的。