作者：林彥光 涉外專利代理部經(jīng)理
近年來，伴隨國內(nèi)企業(yè)海外的發(fā)展，涉外專利布局亦逐漸形成不可擋的趨勢。由于美國是全球主要市場之一，再加上美國專利訴訟高額的損害賠償以及求償美國境外專利侵權(quán)損失的可能，美國專利申請應(yīng)是國內(nèi)企業(yè)涉外專利申請的必選國家之一。美國專利制度于審查階段，對發(fā)明專利申請案具有不同的分案態(tài)樣，國內(nèi)企業(yè)于申請美國發(fā)明專利時，應(yīng)對各種分案有一定的了解，而能靈活運用此分案制度以增加企業(yè)專利的家族數(shù)量及增加自身專利的多樣化。因此，筆者針對美國專利分案的態(tài)樣提供以下淺析。
接續(xù)案(Continuation Application, 簡稱CA案)
CA案是母案(美國原發(fā)明申請案)尚處于審查階段而提出的另一件專利申請案。
企業(yè)運用接續(xù)案的情況如下:
第一種情況，企業(yè)于美國專利母案審查階段，如遇到原母案的權(quán)利要求可專利性前景極低的情況下。此時，企業(yè)可考慮在原母案未放棄的期間，以原母案說明書為基礎(chǔ)，重新撰寫權(quán)利要求并以另一新申請案進(jìn)行提交，以避免提高額的接續(xù)審查請求(RCE)費用。
第二種情況，原母案獲準(zhǔn)領(lǐng)證前，如原母案的實施例揭露的技術(shù)具有其他可專利性的技術(shù)特征，企業(yè)亦可考慮將所述可專利性技術(shù)特征撰寫成立新的權(quán)利要求，再行申請另一新申請案，以增加同族專利的數(shù)量。其中，許多歐美廠商經(jīng)常使用第二種情況，于市場上出現(xiàn)跟自家專利技術(shù)相關(guān)的競爭產(chǎn)品且自家專利仍處于審查階段，歐美廠商會依據(jù)競爭產(chǎn)品的技術(shù)特征與自家相關(guān)專利技術(shù)進(jìn)行技術(shù)比對后，依據(jù)比對后的結(jié)果再撰寫一份權(quán)利要求進(jìn)行提交。如最終同族專利皆獲準(zhǔn)，則未來可以同族專利對競爭對手進(jìn)行專利侵權(quán)的訴訟或授權(quán)，以加大專利侵權(quán)損害賠償金或授權(quán)金。
第三種情況，原母案于審查階段期間，如發(fā)現(xiàn)原母案的專利稿件有缺失(例:翻譯有問題)，于不超過原母案的揭露范圍前提下，將說明書進(jìn)行改寫后再提出申請。
另外，對國內(nèi)企業(yè)而言，如第一案為國內(nèi)申請的話，上述三種情況的CA案專利有效期是以第一案申請日起算。
部分連續(xù)案(Continuation In Part Application, 簡稱CIP案)
CIP案是美國專利制度一種特別的發(fā)明專利申請態(tài)樣，CIP案包含了母案揭露的部分技術(shù)特征及新研發(fā)的技術(shù)特征。
專利申請人于專利審查階段期間，申請人無法增加母案說明書揭露的技術(shù)內(nèi)容。如發(fā)明人運用了母案的部分技術(shù)而產(chǎn)生了新技術(shù)特征，在這種情況下申請人可以提出CIP案進(jìn)行申請。CIP案的說明書揭露內(nèi)容會包含母案部分技術(shù)特征也包含了新技術(shù)特征。然而，需注意的是，CIP案的新技術(shù)特征并不享有母案的優(yōu)先權(quán)，但對于新技術(shù)特征的申請日是以CIP所提出之日期。另外，對國內(nèi)企業(yè)而言，如第一案是國內(nèi)申請的話，CIP案專利有效期是以第一案申請日起算。
分割案(Divisional Application, 簡稱DA案)
DA案與母案說明書揭露的內(nèi)容一致，唯有權(quán)利要求不同。
DA案是于專利審查階段，當(dāng)審查員認(rèn)定在審查專利包含兩個或兩個以上個別獨立且不同的發(fā)明，審查員將會發(fā)出「限縮請求」(Requirement for Restriction)，要求專利申請人選擇其中一組發(fā)明進(jìn)行審查，而申請人則可依據(jù)35U.S.C.121對未被選擇的發(fā)明提交DA案。DA案可以保有與母案相同的申請日而有相同的專利有效期。同樣地，對國內(nèi)企業(yè)而言，如第一案是國內(nèi)申請的話，DA案專利有效期是以第一案申請日起算。
此外，CA案與DA案相當(dāng)類似，兩種分案皆為將說明書揭露的技術(shù)特征從母案切割出來。兩種分案最大的不同點在于，DA案是母案中的權(quán)利要求包含兩個以上的發(fā)明，申請人想要提交兩個發(fā)明專利時的產(chǎn)物，而CA案則是基于專利申請布局需要或彌補原母案缺失而產(chǎn)生的產(chǎn)物。
美國專利分案制度提供了申請人不同的分案選擇，如申請人能依自身需求運用美國的分案制度以豐富同族專利的數(shù)量及增強專利技術(shù)堡壘，并于企業(yè)拓展海外市場期間遭遇專利訴訟時提供進(jìn)可攻、退可守的應(yīng)對寶典。