作者：于磊 專利代理人

專利法第二十六條第三款規(guī)定，說明書應(yīng)當對發(fā)明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠?qū)崿F(xiàn)為準。該法條規(guī)定了說明書應(yīng)當滿足充分公開發(fā)明或者實用新型的要求，這一要求通常被簡稱為充分公開要件。

根據(jù)上述法條規(guī)定，充分公開要件包括清楚、完整和能夠?qū)崿F(xiàn)三要素。清楚和完整的含義不言自明，能夠?qū)崿F(xiàn)是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或者實用新型的技術(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果。能夠?qū)崿F(xiàn)是滿足充分公開要求的充分而必要的條件。清楚、完整從屬于能夠?qū)崿F(xiàn)，是能夠?qū)崿F(xiàn)的程度要求。

筆者分析導(dǎo)致公開不充分的原因主要包括：在申請專利時，申請人可能出于保密的心理，既想追求一個較大的范圍又想最大限度地保留不公開自己的技術(shù)方法，在撰寫申請文件的時候沒有把握好撰寫的公開程度，從而導(dǎo)致說明書公開不充分；在撰寫文件時，申請人使用了不規(guī)范術(shù)語，且未對這種術(shù)語給予定義，而本領(lǐng)域技術(shù)人員并不知曉該術(shù)語所指涵義，從而導(dǎo)致公開不充分；或者由于審查員在審查申請文件時，對發(fā)明創(chuàng)造所屬技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)和/或發(fā)明內(nèi)容出現(xiàn)解讀錯誤，從而評判說明書具有公開不充分的缺陷。

在實踐中，一旦審查員發(fā)出了說明書未充分公開發(fā)明的審查意見，答復(fù)往往很困難。由于專利法第三十三條的規(guī)定，公開不充分的缺陷是不能夠通過向申請文件中補加實施例和/或補充技術(shù)特征來克服的。因此，對說明書進行實質(zhì)性修改的余地并不大，申請人如若不想刪除相關(guān)技術(shù)方案，只能進行爭辯。

在爭辯過程中，申請人需認真理解說明書和權(quán)利要求書的內(nèi)容，力求說明和爭辯本領(lǐng)域的技術(shù)人員根據(jù)原申請文件記載的內(nèi)容能夠?qū)嵤┰摷夹g(shù)方案，必要時提供相關(guān)的證據(jù)加以佐證。

常用的爭辯方向包括以下幾方面：

判斷審查員是否過于嚴苛地解讀了公開充分法條。對此，申請人可以詳細解釋法條內(nèi)容，把握住“能夠?qū)崿F(xiàn)”這個關(guān)鍵詞，圍繞法條基本要求正面闡述說明書公開的內(nèi)容足以使本領(lǐng)域技術(shù)人員在無需創(chuàng)造性勞動的情況下即可實施技術(shù)方案，解決技術(shù)問題，達到預(yù)期的技術(shù)效果。

判斷審查員是否對發(fā)明內(nèi)容的理解不夠充分、準確。如果是審查員錯誤解讀了發(fā)明內(nèi)容，申請人應(yīng)在答復(fù)意見中予以指出并進行進一步釋明，以使審查員確信本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠理解本發(fā)明，能夠?qū)嵤┘夹g(shù)方案，解決技術(shù)問題并實現(xiàn)相應(yīng)的技術(shù)效果。

針對審查員所指出的技術(shù)手段沒有解決技術(shù)問題的審查意見，申請人應(yīng)當著重于確定所解決的技術(shù)問題。技術(shù)問題包括說明書中明確記載的技術(shù)問題；通過閱讀說明書能夠直接確定的技術(shù)問題，例如從背景技術(shù)部分提到的現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷可以判斷出發(fā)明所要解決的技術(shù)問題是克服該現(xiàn)有技術(shù)存在的缺陷；以及根據(jù)說明書中記載的技術(shù)效果能夠確定的技術(shù)問題。只要解決了其中任何一個技術(shù)問題，都可以認為滿足了“解決其技術(shù)問題”的要求。

針對審查意見中所指出的技術(shù)術(shù)語或者技術(shù)手段含糊不清的內(nèi)容，可以爭辯其屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的公知常識，或者屬于申請日前的現(xiàn)有技術(shù)，因而無需在說明書中加以詳細說明。對于這種爭辯方式，往往需要提供證據(jù)來證明所主張的觀點?？捎玫淖C據(jù)包括教科書、技術(shù)手冊、正規(guī)出版物等證明的現(xiàn)有技術(shù)或公知常識。需要注意的是，審查員一般不予考慮的證據(jù)包括：實驗數(shù)據(jù)或補充的實施例、非出版物的證據(jù)、在申請日或之后公開的出版物。還需要注意，提供證據(jù)時要考慮證據(jù)可能對創(chuàng)造性產(chǎn)生的影響。

關(guān)于審查員所指出的技術(shù)手段沒有實現(xiàn)技術(shù)效果的審查意見的爭辯。技術(shù)效果是由技術(shù)方案中技術(shù)特征以及技術(shù)特征之間的關(guān)系總和所產(chǎn)生的通常產(chǎn)生了預(yù)期的技術(shù)效果，即證明發(fā)明解決了技術(shù)問題。證明方式有兩種：一是申請文件中明確記載的試驗；二是根據(jù)已有事實進行邏輯分析及推理。

利用舉證責任進行爭辯。審查指南規(guī)定審查員如果質(zhì)疑發(fā)明或者實用新型沒有達到充分公開的要求，應(yīng)當有合理的理由，因此如果審查意見通知書中的結(jié)論缺少實際事實的支撐，可爭辯審查員未盡到舉證責任，要求審查員提供證據(jù)證明其觀點。

不可否認，上述爭辯均有其局限性。解決公開不充分的問題最根本的方法是從源頭抓起，即在撰寫階段就使說明書對技術(shù)內(nèi)容的公開達到所需的程度，即達到所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員按照說明書記載的內(nèi)容，不付出創(chuàng)造性勞動就能夠?qū)崿F(xiàn)該發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案，解決其技術(shù)問題，并且產(chǎn)生預(yù)期的技術(shù)效果的程度。