作者：姚南 知識產權分析師

新的美國發(fā)明法案（America Invents Act, AIA）2011年9月16日由時任總統(tǒng)奧巴馬簽署，其中的一些內容直接生效。更多的法案內容，例如授權后程序，在一年后的2012年9月16日生效。最重要的內容，“先申請制”在2013年3月16日生效。與大多數(shù)國家不一樣，在這之前，美國專利法采取“先發(fā)明制”，即先發(fā)明者有權優(yōu)先獲取專利授權。其中的體現(xiàn)包括第102條款內容的改變。下文對新舊102條款內容做了簡要介紹。在下文中，舊美國專利法中的102條款用pre-AIA 102表示，新美國專利法中的102條款用AIA 102表示。

一、舊美國發(fā)明法案中的102條款

Pre-AIA 102條款包括pre-AIA 102(a)~(g)七條。審查員可以基于pre-AIA 102(a)~(g)中的任一條判斷是否可以授予美國專利申請專利權。其內容分別如下：

1.Pre-AIA 102(a)：在美國專利申請的發(fā)明日以前，如果該申請的發(fā)明內容（實質上是權利要求內容，下同）被全球被其他人的專利或印刷出版物披露，或在美國被其他人知道或使用，則不授予該申請專利權。

2.Pre-AIA 102(b)：在美國專利申請的申請日一年以前，如果該申請的發(fā)明內容被全球范圍內的印刷出版物披露，或在美國境內被公開使用或銷售，則不授予該申請專利權。

Pre-AIA 102(a)和pre-AIA 102(b)分別限定了什么可以作為現(xiàn)有技術，兩者看上去相似，但是有很多不同。Pre-AIA 102(a)限定了披露、知道或使用的主體是“其他人”，而pre-AIA 102(b)則沒有對主體作限定。在pre-AIA 102(b)下，即使發(fā)明人自己的披露行為也會構成現(xiàn)有技術，也有可能導致無法獲得專利授權。Pre-AIA 102(b)是一年寬限期的體現(xiàn)，即在公開發(fā)明內容后，發(fā)明人有一年的時間決定是否進行專利申請。兩者對印刷出版物沒有地域限制，而對“知道或使用”，或“公開使用或銷售”，都限制在了美國境內。

兩者還有有效日期的不同，有效日期之前的披露才可以作為現(xiàn)有技術。這里將印刷出版物、知道、使用、公開使用或銷售等統(tǒng)稱為披露。Pre-AIA 102(a)中有效日期是發(fā)明日，而Pre-AIA 102(b)中有效日期是申請日前一年。在美國專利法中，發(fā)明日和申請日可以是不同的。發(fā)明日由美國專利法和專利判例限定，是由構思（conception）、付諸實施（reduction to practice）和兩者之間的勤勉（diligence）確定，一般會早于申請日，而最晚，是申請日。后面的幾條內容也涉及發(fā)明日，這說明美國以前的審查體系是“先發(fā)明制”。

3.Pre-AIA 102(c)：如果發(fā)明人公開陳述過放棄發(fā)明，則發(fā)明人不能被授予該發(fā)明的申請的專利權。實踐中這一條從未被使用過。

4.Pre-AIA 102(d)：在美國專利申請的申請日一年以前，在其他國家就同樣的發(fā)明內容進行了專利申請，并在美國申請日以前該非美國專利申請獲得授權，則不授予該申請專利權。

5.Pre-AIA 102(e)：對于一件美國專利申請，如果其發(fā)明內容被其他人的公開的美國授權專利、美國專利申請或PCT申請（以下統(tǒng)稱“A公開”）披露，而且A公開的申請日在該美國專利申請的發(fā)明日之前，則不授予該申請專利權。其中，對于PCT申請，還應滿足：國際申請日在2000年11月29日之后、指定美國和英文公開。

與pre-AIA 102(a)一樣，pre-AIA 102(e)也限定了“其他人”和有效日期是美國專利申請的發(fā)明日。在pre-AIA 102(a)或pre-AIA 102(b)中，若一件公開的專利申請要成為現(xiàn)有技術，需要其公開日在美國專利申請的有效日期之前（發(fā)明日前、申請日一年之前）；而在pre-AIA 102(e)中，A公開的申請日在美國專利申請發(fā)明日之前便可以作為現(xiàn)有技術。

圖1pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)內容圖例

Pre-AIA 102(a)、pre-AIA 102(b)和pre-AIA 102(e)是審查專利或無效專利時常引用的內容，上圖表明了三者之間的關系和區(qū)別。以公開出版物或公開的申請為例，在pre-AIA 102(a)中，發(fā)明日前的其他人的公開可以作為現(xiàn)有技術；在pre-AIA 102(b)中，申請日一年以前的任何人的公開可以作為現(xiàn)有技術；在pre-AIA 102(e)中，申請日在發(fā)明日之前的其他人的公開的申請（即，A公開）可以作為現(xiàn)有技術。在圖中pre-AIA 102(e)的時間軸上，有兩個申請日，最左邊的申請日是現(xiàn)有技術的申請日，而右邊的發(fā)明日和申請日是審查中的美國專利申請的發(fā)明日和申請日。

6.Pre-AIA 102(f)：對于一件美國專利申請，如果發(fā)明人不是該發(fā)明的真正發(fā)明人，則不授予該申請專利權。

7.Pre-AIA 102(g)：若在同一天遞交的兩件美國專利申請具有同樣的發(fā)明內容，美國專利局會確定哪個發(fā)明人較早地做出了發(fā)明，而且沒有放棄、廢止或隱藏該發(fā)明，則對該發(fā)明人的專利申請授予專利權。這也是美國先前執(zhí)行“先發(fā)明制”審查體系的體現(xiàn)。

二、新美國發(fā)明法案中的102條款

新102條款包括四條：AIA 102(a)~AIA 102(e)。AIA 102(a)規(guī)定了什么是現(xiàn)有技術；AIA 102(b)規(guī)定了AIA 102(a)中確定的現(xiàn)有技術的例外；AIA 102(c)規(guī)定了什么是共同擁有；AIA 102(d)規(guī)定了什么是有效申請日。在AIA 102中，不用再考慮發(fā)明日，而只用考慮有效申請日；還去除了pre-AIA 102中銷售或公開使用等公開披露的地域限制，滿足條件的世界范圍內的公開披露都可以作為現(xiàn)有技術。

1. AIA 102(a)包括如下兩點：

1.1 AIA 102(a)(1)：對于一件美國專利申請，在其有效申請日之前，若其發(fā)明內容被專利或印刷出版物披露、被公開使用、被銷售或通過其他方式為公眾所知，則該美國專利申請不能被授予專利權。

1.2 AIA 102(a)(2)：對于一件美國專利申請，若其發(fā)明內被其他人的美國專利、公開的美國專利申請或公開的PCT申請（以下統(tǒng)稱“B公開”）公開，并B公開的有效申請日在該美國專利申請的有效申請日之前，則不授予該申請專利權。對于公開的PCT申請，僅需其指定美國，沒有申請日和公開語言限制。

2. AIA 102(b)規(guī)定了AIA 102(a)條件下現(xiàn)有技術的例外。即，對于一件美國申請，滿足AIA 102(a)條件的披露若同時也滿足AIA 102(b)，則該披露不成為該美國專利申請的現(xiàn)有技術。這里，將被專利或印刷出版物披露、被公開使用、被銷售或通過其他方式為公眾所知統(tǒng)稱為披露。AIA 102(b)與pre-AIA 102(b)相似，實質上是規(guī)定了在一年寬限期內，發(fā)明人自己或關聯(lián)方的公開披露不應成為發(fā)明人的專利申請的現(xiàn)有技術。但AIA 102(b)考慮的是美國專利申請和現(xiàn)有技術的有效申請日。有效申請日可見下文AIA 102(d)的描述。

2.1 AIA 102(a)(1)下現(xiàn)有技術的例外：AIA 102(b)(1)，包括兩點：

AIA 102(b)(1)(A)：滿足AIA 102(a)(1)條件的披露，若其披露時間在該美國申請的有效申請日前一年以內，而且被發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人披露。而且其他人是直接或間接從該發(fā)明人或共同發(fā)明人處獲得該披露內容（下同）。則該披露不成為該美國申請的現(xiàn)有技術。

AIA 102(b)(1)(B)：滿足AIA 102(a)(1)條件的披露，該披露由第三方做出，但是在披露的披露時間前和一年寬限期內，發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人已做出過該披露。則該披露不成為該美國申請的現(xiàn)有技術。

2.2 AIA 102(a)(2)下現(xiàn)有技術的例外：AIA 102(b)(2)，包括三點：

AIA 102(b)(2)(A)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開，若其內容是直接或間接從發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人處獲得。則該B公開不成為該美國申請的現(xiàn)有技術。

AIA 102(b)(2)(B)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開，若在B公開的有效申請日之前和一年寬限期內，B公開的內容已被發(fā)明人、共同發(fā)明人或其他人披露。則該B公開不成為該美國申請的現(xiàn)有技術。

AIA 102(b)(2)(C)：滿足AIA 102(a)(2)條件的B公開，在美國專利申請的有效申請日之前，若B公開與美國專利申請被共同擁有，則B公開不成為該美國申請的現(xiàn)有技術。共同擁有可見下文AIA 102(c)的描述。

AIA 102(a)和AIA 102(b)及其他相關內容的框架和相互關系可見如下的表1。

表1 AIA 102(a)和AIA 102(b)內容示意

3.AIA 102(c)：規(guī)定了發(fā)明內容在合作研究協(xié)議下的共同擁有，共同擁有需滿足下述三個條件：（1）B公開披露的內容和美國專利申請的發(fā)明內容是由一個合作研究協(xié)議的參與方完成而且該合作研究協(xié)議在美國專利申請的有效申請日或之前已生效；（2）美國專利申請的發(fā)明內容是該合作研究協(xié)議的范圍內采取的研究活動的結果；（3）美國專利申請必須披露該合作研究協(xié)議的參與方的名字。

4.AIA 102(d)：規(guī)定了有效申請日。對于美國專利申請，若其沒有優(yōu)先權，則有效申請日是其實際申請日；若有優(yōu)先權，則其有效申請日是優(yōu)先權日。對于現(xiàn)有技術，首先需要求其是授權美國專利、公開的美國專利申請、公開的PCT申請（指定美國），即B公開。若B公開沒有優(yōu)先權，則其有效申請日是實際申請日；若B公開有優(yōu)先權，則其有效申請日是優(yōu)先權日。這里，B公開對應的美國申請或PCT申請的申請時間不需要在2013年3月16日之后。

例如，作為現(xiàn)有技術，一件公開的美國專利申請，其要求了中國申請的優(yōu)先權，則該美國專利申請的有效申請日是中國申請的申請日。再例如，一件公開的中國專利申請，若其未作為優(yōu)先權在美國申請并公開或進行了PCT申請并公開，則該中國專利申請的申請日不能作為有效申請日。若其要成為現(xiàn)有技術，需要其公開日在審查中的美國專利申請的有效申請日之前，即滿足AIA 102(a)(1)的要求。

三、總結

上文用簡單的語言介紹了pre-AIA 102和AIA 102的內容，感興趣的讀者可以在初步理解后查詢美國專利局官網上對于該條款內容的更多說明。總的來說，相較于pre-AIA 102條款，AIA 102條款不再考慮發(fā)明日，而只考慮有效申請日；去除了先前存在的地域限制；并規(guī)定了什么是共同擁有和有效申請日。