作者：隋萍 律師、資深商標(biāo)代理人

我方當(dāng)事人美國(guó)梅西商貿(mào)集團(tuán)公司（Macy's Marchedising Group, Inc.）（中國(guó)大眾習(xí)慣稱之為“梅西百貨”，一家老牌的美國(guó)百貨公司），于1998年在中國(guó)注冊(cè)了第1192709號(hào)“CHARTER CLUB”商標(biāo)，指定商品為第25類主要與“服裝”相關(guān)的產(chǎn)品。

2012年2月，一家南非公司對(duì)我方當(dāng)事人的上述商標(biāo)基于連續(xù)三年不使用提起了撤銷申請(qǐng)。我方當(dāng)事人積極答辯，2013年9月商標(biāo)局做出裁決，支持了我方提交的使用證據(jù)，裁決維持我方當(dāng)事人的商標(biāo)注冊(cè)。

但對(duì)方不服，于2013年11月向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“商評(píng)委”）提起了撤銷復(fù)審申請(qǐng)。商評(píng)委于2015年1月做出決定，裁決撤銷我方當(dāng)事人的商標(biāo)注冊(cè)。我方當(dāng)事人不服，于2015年2月向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院（以下簡(jiǎn)稱“知產(chǎn)法院”）提起了撤銷復(fù)審行政訴訟，請(qǐng)求知產(chǎn)法院維持其商標(biāo)的注冊(cè)。

本案進(jìn)入訴訟階段時(shí)，已是2015-2017年間，但我方要證明的仍是我方當(dāng)事人原告的訴爭(zhēng)商標(biāo)在2009-2012年間在中國(guó)的使用證據(jù)。

本案開庭時(shí)已是2017年，距離要求提供證據(jù)的時(shí)間段較久，當(dāng)時(shí)再重新收集要求時(shí)間段內(nèi)的新證據(jù)非常困難，且由于原告在全球的關(guān)聯(lián)公司眾多，證據(jù)的收集過程中涉及到原告的美國(guó)、臺(tái)灣、香港、大陸等多個(gè)關(guān)聯(lián)公司及辦事處，涉及到我方與原告各方不同人員的溝通與協(xié)調(diào)，證據(jù)的再收集難度很高，工作量也非常大。

此外本案對(duì)我方不利的點(diǎn)在于，原告之前提供的證據(jù)都是訴爭(zhēng)商標(biāo)“CHARTER CLUB”在中國(guó)OEM（貼牌加工）的證據(jù)，實(shí)踐中OEM證據(jù)能否被中國(guó)官方認(rèn)定為有效的使用證據(jù)，目前在中國(guó)仍有很大爭(zhēng)議。

鑒于本案的上述難點(diǎn)，我方?jīng)Q定我方的工作重點(diǎn)在于對(duì)現(xiàn)有證據(jù)鏈進(jìn)行梳理完善和加強(qiáng)擴(kuò)充，以及對(duì)關(guān)鍵證據(jù)的補(bǔ)充說明。

本案我方當(dāng)事人原告在商標(biāo)局撤三階段以及商評(píng)委撤三復(fù)審階段提交的使用證據(jù)都是訴爭(zhēng)商標(biāo)“CHARTER CLUB”在2009-2012年間在中國(guó)的OEM（貼牌加工）證據(jù)，在這樣的情況下，訴訟階段我方重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了對(duì)于訴爭(zhēng)商標(biāo)產(chǎn)品所涉的出口行為而言，產(chǎn)品的加工生產(chǎn)、貼牌、貨運(yùn)、報(bào)關(guān)出口、以及原告與供應(yīng)商的合同行為均發(fā)生在大陸境內(nèi)。

而且出口程序包括多個(gè)環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)都有相關(guān)中國(guó)企業(yè)，甚至中國(guó)海關(guān)等機(jī)構(gòu)的參與，因此很明顯訴爭(zhēng)商標(biāo)“CHARTER CLUB”在這一過程中已起到識(shí)別商品來源的作用，而該識(shí)別作用發(fā)生地也是在大陸境內(nèi)。

此外，除原有的OEM（貼牌加工）證據(jù)之外，訴訟階段中，在我方的建議及幫助下，原告搜集到了在2011-2015年間訴爭(zhēng)商標(biāo)產(chǎn)品在中國(guó)加工出口美國(guó)后，再通過原告美國(guó)官網(wǎng)銷售給中國(guó)消費(fèi)者的數(shù)據(jù)，其中2011-2012年的幾個(gè)訂單是在要求的時(shí)間段2009-2012年的。

但原告的這些數(shù)據(jù)是通過第三方平臺(tái)Borderfree進(jìn)行管理的，由于出于成本的考慮，這些數(shù)據(jù)保存的時(shí)間僅為三個(gè)月，因此在本案訴訟期間原告已無法提供要求的時(shí)間段內(nèi)的第三方平臺(tái)提供的客觀銷售證據(jù)，而僅僅可以提供原告自行進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的一個(gè)銷售數(shù)據(jù)列表。

為了輔助證明上述原告客觀陳述的真實(shí)性，我方在中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)上收集到了有關(guān)原告與第三方平臺(tái)Borderfree以及人民幣支付平臺(tái)支付寶合作的新聞報(bào)道，以及原告從第三方平臺(tái)獲取了其2015年調(diào)取數(shù)據(jù)時(shí)前推三個(gè)月時(shí)間段內(nèi)通過原告美國(guó)官網(wǎng)銷售并直接郵寄至中國(guó)的訂單數(shù)據(jù)。

再者，我方搜集提供了原告目前在中國(guó)天貓開設(shè)有海外旗艦店，該在線商店上有近一兩年內(nèi)原告對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)產(chǎn)品的大量銷售情況。雖然所涉時(shí)間段非要求的時(shí)間段，但我方想借此證據(jù)說明訴爭(zhēng)商標(biāo)并未被閑置，而是原告目前仍在積極地在中國(guó)使用該商標(biāo)，且在中國(guó)消費(fèi)者中已具有一定的知名度，只是由于時(shí)間久遠(yuǎn)，一些證據(jù)的原始數(shù)據(jù)無法提供。

上述的客觀證據(jù)也正可以展示出原告作為一家老牌美國(guó)百貨公司，隨著其全球市場(chǎng)擴(kuò)張，一步步進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)所經(jīng)歷的過程。

并且，為了將原告訴爭(zhēng)商標(biāo)“CHARTER CLUB”的上述使用現(xiàn)狀及在中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展情況敘述地更清楚，我方向知產(chǎn)法院申請(qǐng)了原告香港關(guān)聯(lián)公司的資深員工作為證人出席庭審，該證人一直負(fù)責(zé)原告與中國(guó)企業(yè)之間加工訂單的管理及產(chǎn)品質(zhì)量的審核。

但申請(qǐng)?jiān)撟C人出庭，我方需要提供大量的公認(rèn)證材料，包括該證人所在香港公司與原告美國(guó)公司之間關(guān)系的客觀證據(jù)的公認(rèn)證，以及證人所在公司董事會(huì)決議授權(quán)該證人出庭的公認(rèn)證材料等，這些材料的公認(rèn)證需要在香港完成，而證人所在香港公司的部分高層董事身在美國(guó)，因此需要部分文件在美國(guó)簽署之后拿到香港進(jìn)行公認(rèn)證或者部分董事從美國(guó)來到香港做公證，為完成該公認(rèn)證，中間出現(xiàn)了不少困難，但原告和我方都沒有放棄，盡力尋找不同的方案進(jìn)行解決，最終在開庭前拿到了法院需要的公認(rèn)證文件。

綜合上述所有證據(jù)，我方對(duì)證據(jù)鏈進(jìn)行了完善與補(bǔ)充，并且對(duì)關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了加強(qiáng)說明，在陳述中我方強(qiáng)調(diào)商標(biāo)的使用是一個(gè)連續(xù)持久的行為，我方提供的證據(jù)可以相互佐證，證明原告對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)“CHARTER CLUB”在中國(guó)一直被持續(xù)使用。

最終，本案成功爭(zhēng)取到北京知產(chǎn)法院認(rèn)可我方提供的證據(jù)構(gòu)成有效的使用證據(jù)。北京知產(chǎn)法院在判決書中認(rèn)定，“原告與中國(guó)大陸企業(yè)簽訂的合同、發(fā)票、貨運(yùn)收據(jù)、報(bào)關(guān)單、載貨清單等證據(jù)可以形成完整的證據(jù)鏈，證明在訴爭(zhēng)期間對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用”。

知產(chǎn)法院在判決書中還評(píng)述到，“注冊(cè)商標(biāo)連續(xù)三年停止使用撤銷制度的立法目的在于鼓勵(lì)和促使商標(biāo)權(quán)人使用商標(biāo)，避免商標(biāo)資源閑置、浪費(fèi)，保障商標(biāo)制度良好運(yùn)轉(zhuǎn)。訴爭(zhēng)商標(biāo)在中國(guó)已實(shí)際投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，雖商品直接出口至國(guó)外，未進(jìn)入中國(guó)大陸市場(chǎng)流通領(lǐng)域，但其生產(chǎn)行為仍發(fā)生在中國(guó)大陸地區(qū)，這種行為實(shí)質(zhì)上是在積極使用商標(biāo)，而非閑置商標(biāo)，故符合商標(biāo)撤銷制度有關(guān)使用的要求。

且使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的涉案行為實(shí)質(zhì)上是貼牌加工貿(mào)易的體現(xiàn)，是一種對(duì)外貿(mào)易行為。如果貼牌加工行為不認(rèn)定為商標(biāo)使用行為，貼牌加工貿(mào)易生產(chǎn)的產(chǎn)品將無法正常出口，而導(dǎo)致該貿(mào)易無法在中國(guó)繼續(xù)。故認(rèn)定使用訴爭(zhēng)商標(biāo)的涉案行為屬于商標(biāo)使用行為，也是基于公平原則，符合我國(guó)拓展對(duì)外貿(mào)易政策的要求”。

本案的意義在于，成功爭(zhēng)取到了北京知產(chǎn)法院認(rèn)定OEM證據(jù)構(gòu)成在中國(guó)的有效使用，尤其是使用主體還是涉外當(dāng)事人的情況下，所以我們不能簡(jiǎn)單地相信OEM證據(jù)一定構(gòu)成有效商標(biāo)使用或者一定不構(gòu)成商標(biāo)使用的說辭，需要具體案件具體分析，并搜集提供有力證據(jù)支持，爭(zhēng)取對(duì)自己當(dāng)事人有利的結(jié)果。