作者：石健麗 專利代理人

根據專利法第二十二條第二款的規(guī)定，在發(fā)明或者實用新型新穎性的判斷中，由任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向專利局提出并且在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件損害該申請日提出的專利申請的新穎性。為描述簡便，在判斷新穎性時，將這種損害新穎性的專利申請，稱為抵觸申請。

由于抵觸申請能夠損害在后申請專利的新穎性，故被訴侵權人應當有權利主張其實施的是屬于抵觸申請的專利，可稱之為抵觸申請抗辯。

下述案例，幫助我們了解抵觸申請抗辯的審查判斷標準。

再審申請人博生公司因與被申請人侵害實用新型專利權糾紛一案，不服浙江省高級人民法院（2014）浙知終字第26號民事判決，向最高人民法院申請再審。

再審申請人稱：二審判決對再審申請人提出的抵觸申請抗辯不予支持錯誤。1.申請?zhí)枮?01120157568.6、名稱為“用于手壓式旋轉拖的拖把底盤和脫水桶”實用新型專利（以下簡稱568專利）的申請日在涉案專利申請日之前，公開日在涉案專利申請日之后，構成涉案專利的抵觸申請。涉案專利與568專利相比，除增加了拖把桿的具體結構外，其他技術特征完全相同。2.568專利中明確提及專利文獻206專利，206專利中的拖把桿結構應視為已被568專利公開。3.再審申請人向二審法院提交了17份中國專利，足以證明涉案專利中的拖把桿結構是本領域的公知常識，涉案專利屬于公知常識和抵觸申請的結合。4.抵觸申請能夠損害涉案專利的新穎性，并導致涉案專利不能獲得授權，與現(xiàn)有技術性質相同。因此，再審申請人實施抵觸申請的，不構成侵犯涉案專利權。二審法院應當參照適用現(xiàn)有技術抗辯的相關法律規(guī)定進行審理。博生公司請求本院：撤銷二審判決，改判駁回被申請人的全部訴訟請求。

最高人民法院審查認為：如果被訴侵權技術方案已被抵觸申請公開，則相較于抵觸申請不應被授予專利權，也不應該被納入本案專利權的保護范圍。因此，被訴侵權人以其實施的技術方案屬于抵觸申請為由，主張未侵害本案專利權的，人民法院可以參照有關現(xiàn)有技術抗辯的規(guī)定，對抵觸申請抗辯能否成立進行審查。但是，由于抵觸申請與現(xiàn)有技術的含義和性質存在一定差異，故抵觸申請抗辯的審查判斷標準應與抵觸申請的性質相適應。即抵觸申請僅可以被用來單獨評價本案專利的新穎性，既不能與現(xiàn)有技術或者公知常識結合，更不能用于評價本案專利的創(chuàng)造性。且只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才能夠認定抵觸申請抗辯成立。本案中，在先申請專利沒有公開被訴侵權產品中的技術特征“拖把桿包括內桿和外桿”“內外桿間相互套裝”，因此，被訴侵權產品的技術方案并未被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請具有新穎性。此外，博生公司有關將在先申請專利與公知常識結合后進行抵觸申請抗辯的主張，缺乏法律依據，其抵觸申請抗辯主張不能成立。

綜上，由于抵觸申請抗辯與現(xiàn)有技術抗辯的審查判斷標準存在一定差異，只有在被訴侵權技術方案的各項技術特征均已被抵觸申請單獨、完整地公開，相對于抵觸申請不具有新穎性時，才可以認定抵觸申請抗辯成立。如果被訴侵權的技術方案相較于抵觸申請存在差異并具有新穎性，或者被訴侵權人主張將抵觸申請與現(xiàn)有技術或者公知常識結合后進行抗辯的，抵觸申請抗辯均不能成立。