作者：王曉璐

《專利法》第九條第一款：“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權(quán)。但是，同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利，先獲得的實用新型專利權(quán)尚未終止，且申請人聲明放棄實用新型專利權(quán)的，可以授予發(fā)明專利權(quán)。”

誤區(qū)：同日申請發(fā)明和實用新型專利只能獲得一個專利權(quán)

如果同日申請的權(quán)利要求保護范圍相同則只能獲得一個專利權(quán)，如果權(quán)利要求保護范圍不同，則不屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造，可以分別獲得授權(quán)。實務(wù)中一般實用新型專利審批周期短會先獲得授權(quán)，在發(fā)明專利實審過程中，修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求與同日實用新型專利的保護范圍不同并滿足發(fā)明授權(quán)的其他條件則可以分別獲得專利權(quán)。

誤區(qū)：同日申請發(fā)明和實用新型專利發(fā)明人必須相同

同日申請有三個相同，申請人相同，發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容相同，申請日相同，對于發(fā)明人并沒有要求必須相同。按照常理，如果發(fā)明和實用新型專利申請的發(fā)明內(nèi)容是相同的，那么做出同樣發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人也應該是相同的。

那發(fā)明人是否可以部分相同呢？當然可以，如果實用新型保護的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，發(fā)明的權(quán)利要求既有結(jié)構(gòu)又有方法，有的發(fā)明人參與結(jié)構(gòu)改進，有的發(fā)明人參與方法改進，這也是很正常的。但是如果同日申請的發(fā)明人完全不同就有悖常理了，申請人還是應該按照研發(fā)活動的真實情況填寫發(fā)明人，避免后期進行不必要的發(fā)明人變更。

誤區(qū)：提交專利申請時沒有在請求書中勾選【同日申請】，專利局會根據(jù)申請日和發(fā)明主題自行判斷是否為同日申請

同日申請的發(fā)明和實用新型專利，其中一件申請的請求書中沒有勾選【同日申請】或是都沒有勾選【同日申請】，您同日提交的發(fā)明和實用新型專利申請將不能夠視為《專利法》第九條第一款（以下也簡稱為“法九條”）的同日申請，也就喪失了二選一的權(quán)利，即不能通過放棄實用新型專利權(quán)獲得同樣保護范圍的發(fā)明專利權(quán)。

這種情況下，在發(fā)明專利申請的實質(zhì)審查階段，如果實用新型專利已經(jīng)公告，申請人只能通過修改發(fā)明專利申請權(quán)利要求與實用新型專利保護范圍不同來規(guī)避法九條，否則發(fā)明專利申請將因為重復授權(quán)而駁回；如果發(fā)明審查速度更快，在進入實質(zhì)審查階段實用新型尚未授權(quán)公告，審查員也會檢索同樣發(fā)明內(nèi)容的實用新型申請通知申請人放棄重復的專利申請或者修改發(fā)明申請的權(quán)利要求。

當然也有可能審查過程中存在失誤，專利局分別授予了相同技術(shù)內(nèi)容的實用新型專利權(quán)和發(fā)明專利權(quán)，但是這樣的專利權(quán)是不穩(wěn)定的，后期無效階段無效請求人可以依據(jù)法九條提出發(fā)明或者實用新型專利的無效。

【案例】

發(fā)明專利：三輪摩托車、電動三輪車及柴油三輪車輛的人力，專利號：ZL201210054636.5

復審決定日：2018年7月26日

案件情況：申請人于2012年2月25日提交了本發(fā)明和實用新型專利申請，實用新型專利申請?zhí)?01220075136.5，申請人在申請時未說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請另一專利（未在請求書中勾選），在本發(fā)明實質(zhì)審查階段審查員以權(quán)利要求不符合專利法第九條第一款的規(guī)定做出駁回決定。申請人未修改權(quán)利要求提出復審，復審委最終維持了專利局的駁回決定。

誤區(qū)：同日申請發(fā)明和實用新型專利，實用新型專利授權(quán)后因未繳納年費而終止相當于主動放棄實用新型專利符合《專利法》第九條第一款的規(guī)定

有的申請人看到發(fā)明專利申請有授權(quán)前景，覺得同日的實用新型專利最終也要放棄就不用維護實用新型專利了，所以會出現(xiàn)在發(fā)明專利申請審查意見答復期間，同日實用新型專利的年費期限將至，專利權(quán)人不繳納年費讓實用新型專利終止的情況。

申請人認為這種不繳費放棄專利權(quán)的行為等同于主動放棄實用新型專利權(quán)，符合法九條關(guān)于重復授權(quán)例外情況的規(guī)定。但實際并非如此，法九條的例外情形只限定在發(fā)明專利申請授權(quán)前，實用新型專利尚未終止的情況，其他情況不適用。

如果遇到上述的情形該怎么處理呢？一般來說，實質(zhì)審查階段的審查員發(fā)現(xiàn)同日的實用新型專利已經(jīng)處于終止狀態(tài)或者失效狀態(tài)，會在審查意見中指出發(fā)明專利申請存在重復授權(quán)，要求申請人對發(fā)明的權(quán)利要求進行修改否則將不能授予專利權(quán)駁回專利申請。

如果實用新型專利還在恢復期內(nèi)，申請人可以先辦理恢復手續(xù)使實用新型處于有效狀態(tài)再提出放棄實用新型專利權(quán)從而保留與實用新型專利相同的發(fā)明專利權(quán)利要求。如果實用新型專利已經(jīng)過了恢復期，申請人只能通過修改發(fā)明專利申請的權(quán)利要求使之不同于實用新型專利才有可能獲得授權(quán)。

【案例】

發(fā)明專利ZL201110222488.9，一種單纖雙向收發(fā)器，無效決定號34931，無效決定日2018年2月1日

案件情況：

涉案發(fā)明專利：ZL201110222488.9， 申請日：2011年08月04日，授權(quán)公告日：2016年05月11日，無效請求人使用本發(fā)明專利的同日申請，實用新型專利 201120281616.2，授權(quán)公告日為2012年05月09日作為證據(jù)，依據(jù)法九條向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提起無效。復審委認為在本專利授權(quán)日2016年05月11日之前，在先獲得授權(quán)的實用新型專利權(quán)已經(jīng)于2013年08月04日終止，其實際已進入公有領(lǐng)域，可供公眾自由實施應用，如果專利權(quán)人后來就此發(fā)明創(chuàng)造又獲得發(fā)明專利權(quán)，對公眾來說是有失公平的，這是專利法第九條所不允許的。

由此可見，本專利并不符合以放棄實用新型專利權(quán)的方式避免重復授權(quán)的條件，本專利并不屬于專利法第九條規(guī)定的例外情形。因此由于屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的實用新型在本專利授權(quán)公告日之前獲得過專利權(quán)，因而本專利不能被再次授予專利權(quán)。

小結(jié)

《專利法》第九條第一款的同日申請要通過放棄實用新型專利權(quán)來解決重復授權(quán)的問題，需要有三個必要條件：

1、同日提交發(fā)明和實用新型專利申請時都在【同日申請】處進行了勾選；

2、發(fā)明專利申請授權(quán)前，同日的實用新型專利尚未終止，即處于專利有效狀態(tài)；

3、申請人聲明放棄同日實用新型專利權(quán)。

同日申請本是同樣的發(fā)明創(chuàng)造被授予了兩次專利權(quán)，是專利局對于禁止重復授權(quán)的例外規(guī)定，所以會在專利法中有明確的限制條件。三個條件缺少任何一個都將不構(gòu)成專利法第九條第一款的情形，無法享受法九條一款的二選一機會。

文章中涉及案例來源于專利復審委員會口審公告及決定，感興趣的朋友可以在http://www.sipo-reexam.gov.cn/搜索完整決定書。