作者：蔣姝泓 專利代理人

《專利法》第二十九條規(guī)定，申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國(guó)務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

該條款可以將優(yōu)先權(quán)分為國(guó)際優(yōu)先權(quán)和本國(guó)優(yōu)先權(quán)，針對(duì)大部分國(guó)內(nèi)申請(qǐng)人而言，充分利用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度，可以給申請(qǐng)人帶來(lái)極大的便利和優(yōu)勢(shì)。以下筆者對(duì)可以使用優(yōu)先權(quán)的主要情況進(jìn)行簡(jiǎn)要介紹。

01發(fā)明專利和實(shí)用新型專利類型的轉(zhuǎn)換

按照《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十二條的規(guī)定，申請(qǐng)人要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)，在先申請(qǐng)是發(fā)明專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)；在先申請(qǐng)是實(shí)用新型專利申請(qǐng)的，可以就相同主題提出實(shí)用新型或者發(fā)明專利申請(qǐng)。因此，可以通過(guò)優(yōu)先權(quán)制度對(duì)在先申請(qǐng)的類型進(jìn)行轉(zhuǎn)換。

例如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)案件A保護(hù)的是一種方法，但由于遞交失誤，導(dǎo)致遞交成實(shí)用新型專利。按照實(shí)用新型專利的保護(hù)客體，案件A會(huì)被駁回。此時(shí)，申請(qǐng)人可以在A申請(qǐng)后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，類型是發(fā)明專利，要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，從而避免技術(shù)方案被浪費(fèi)。

再如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)案件A保護(hù)的是一種設(shè)備，申請(qǐng)的類型是發(fā)明專利。但是經(jīng)過(guò)后期深入檢索，發(fā)現(xiàn)該設(shè)備很多技術(shù)特征已經(jīng)被公開，創(chuàng)造性不足，授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)較大，但是還是具備新穎性。此時(shí)，申請(qǐng)人可以在A申請(qǐng)后的一年內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，類型是實(shí)用新型，要求在先申請(qǐng)A的優(yōu)先權(quán)，從而取得實(shí)用新型專利權(quán)，避免技術(shù)方案被浪費(fèi)。

02對(duì)權(quán)利要求進(jìn)行重新布局和調(diào)整

按照審查指南的規(guī)定，在后申請(qǐng)的權(quán)利要求是否符合優(yōu)先權(quán)，即判斷在后申請(qǐng)中各項(xiàng)權(quán)利要求所述的技術(shù)方案是否清楚地記載在上述在先申請(qǐng)的文件（說(shuō)明書和權(quán)利要求書，不包括摘要）中。因此，原則上，只要在先申請(qǐng)的說(shuō)明書和權(quán)利要求書有記載的內(nèi)容，都可以在在后申請(qǐng)的權(quán)利要求中進(jìn)行重新的布局。

比如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A，涉及一種新材料。在A的權(quán)利要求書中，只保護(hù)了該新材料的組分及其比例，并未將其制備方法也寫入權(quán)利要求中，但是在說(shuō)明書中有詳細(xì)的記載。在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，申請(qǐng)人發(fā)現(xiàn)該新材料的制備方法也是需要保護(hù)的。此時(shí)，可以以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，將制備方法也寫入權(quán)利要求書中，就可以達(dá)到將制備方法也進(jìn)行保護(hù)的目的。

再如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A，由于時(shí)間倉(cāng)促，權(quán)利要求的技術(shù)方案中包括了很多非必要技術(shù)特征，使得保護(hù)范圍很小。此時(shí)，可以以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，可以對(duì)獨(dú)權(quán)中的非必要技術(shù)特征進(jìn)行刪減，以增加保護(hù)范圍。

03對(duì)文件進(jìn)行修改和調(diào)整

如果在先申請(qǐng)中，技術(shù)方案記載的很詳細(xì)清楚，但是撰寫上有很多形式問(wèn)題，也可以通過(guò)優(yōu)先權(quán)進(jìn)行調(diào)整和修改，彌補(bǔ)早期申請(qǐng)產(chǎn)生的缺陷。比如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A時(shí)，發(fā)現(xiàn)說(shuō)明書中的多個(gè)實(shí)施例布局不合理，時(shí)序或者步驟之間有點(diǎn)混亂。申請(qǐng)人可以在優(yōu)先權(quán)期限內(nèi)以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，在新申請(qǐng)B中，對(duì)實(shí)施例進(jìn)行調(diào)整，以便更好得支持權(quán)利要求書的技術(shù)方案。再如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)案件A時(shí)，權(quán)利要求撰寫范圍較寬，而實(shí)施例撰寫數(shù)量的較少，如果申請(qǐng)人在在先申請(qǐng)日后12個(gè)月的研發(fā)過(guò)程中又發(fā)現(xiàn)了更多的實(shí)施方式，則可以通過(guò)要求優(yōu)先權(quán)的方式將新的實(shí)施方式補(bǔ)充到首次申請(qǐng)的說(shuō)明書中，以更加充分支持權(quán)利要求書的保護(hù)范圍。需要注意的是，對(duì)文件進(jìn)行修改和調(diào)整不應(yīng)當(dāng)超過(guò)原權(quán)利要求書和說(shuō)明書范圍。若超出則超出部分不能享受優(yōu)先權(quán)。

04將符合單一性的多個(gè)案件合并到一個(gè)案件

在符合單一性要求的條件下，申請(qǐng)人可以通過(guò)要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)，將若干在先申請(qǐng)合并到一份在后申請(qǐng)中，從而減少以后需要繳納的專利官費(fèi)，達(dá)到節(jié)約開支的目的。例如，申請(qǐng)人在同一個(gè)發(fā)明構(gòu)思下，為了提高申報(bào)數(shù)量，先后申請(qǐng)了三個(gè)案子A、B和C分別保護(hù)的是某產(chǎn)品的配方、制備方法及其使用方法。如果這三個(gè)案件后期陸續(xù)提實(shí)質(zhì)審查或是授權(quán)，則需要繳納三份實(shí)質(zhì)審查費(fèi)和三份年費(fèi)。

后期不考慮專利數(shù)量的情況下，為了節(jié)約成本，申請(qǐng)人可以在A、B和C申請(qǐng)的一年內(nèi)，以與A、B和C相同主題提出一個(gè)案件D，分別向A、B和C提出本國(guó)優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求，則A、B和C會(huì)被視為撤回，只保留一件申請(qǐng)D，后續(xù)的審查或授權(quán)只需要維護(hù)一個(gè)案件的費(fèi)用即可。

05延長(zhǎng)專利保護(hù)期

按照專利法的第四十二條規(guī)定，發(fā)明專利權(quán)的期限為二十年，實(shí)用新型專利權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的期限為十年，均自申請(qǐng)日起計(jì)算。另外，專利法第十三條規(guī)定：發(fā)明專利申請(qǐng)公布后，申請(qǐng)人可以要求實(shí)施其發(fā)明的單位或者個(gè)人支付適當(dāng)?shù)馁M(fèi)用。本條確定了我國(guó)專利法的臨時(shí)保護(hù)制度。

例如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)一個(gè)發(fā)明案件A，申請(qǐng)日為2016年4月1日，公開日為2016年8月1日。那么如果該案授權(quán)，則A的保護(hù)期為2016年4月1日到2036年3月31日。如果申請(qǐng)人在2017年3月31日，以與A相同主題提交一個(gè)案件B，要求案件A的優(yōu)先權(quán)，則案件B授權(quán)之后，保護(hù)期為2017年3月31日到2037年3月30日，同時(shí)，在案件A的公開日2016年8月1日至案件B的申請(qǐng)日2017年3月31日之間的8個(gè)月內(nèi)，由于案件A處于以申請(qǐng)公開狀態(tài)，可以獲得臨時(shí)保護(hù)，因此，該技術(shù)方案的保護(hù)期不僅延長(zhǎng)了8個(gè)月還延長(zhǎng)至2037年，給申請(qǐng)人帶來(lái)了額外的收益。

06挽回視為撤回的專利申請(qǐng)

申請(qǐng)人想挽救視為撤回的專利申請(qǐng)，又不想通過(guò)高額的恢復(fù)費(fèi)挽救，可以通過(guò)優(yōu)先權(quán)要求。

比如，申請(qǐng)人申請(qǐng)了一個(gè)實(shí)用新型專利A，由于沒有及時(shí)繳費(fèi)，該案件被視為撤回。如果申請(qǐng)人還想保留該案件，如果請(qǐng)求權(quán)利進(jìn)行恢復(fù)的話，按照目前的規(guī)費(fèi)，需要繳納1000元，而如果在優(yōu)先權(quán)期間內(nèi)，以與A相同主題提出新申請(qǐng)B，要求A的優(yōu)先權(quán)，則只需要繳納申請(qǐng)費(fèi)和優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)，符合減免條件的話，申請(qǐng)費(fèi)只需75元，優(yōu)先權(quán)要求費(fèi)一項(xiàng)80元，對(duì)于要求項(xiàng)數(shù)少的申請(qǐng)，如此操作可大大降低成本。

再如，如果在先申請(qǐng)A由于沒有及時(shí)繳費(fèi)被視為撤回，且已經(jīng)過(guò)了恢復(fù)期無(wú)法恢復(fù)，則可以通過(guò)要求優(yōu)先權(quán)的形式挽回該申請(qǐng)。

07補(bǔ)充實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)

優(yōu)先權(quán)的12個(gè)月給予申請(qǐng)人充分完善該技術(shù)方案的時(shí)間，這對(duì)化學(xué)和醫(yī)藥等需要實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來(lái)支持其專利性的技術(shù)領(lǐng)域尤為重要?，F(xiàn)實(shí)中，如果按部就班地研究到最后再申請(qǐng)專利，該主題可能早已被他人搶先申請(qǐng)而使自己失去了獲得授權(quán)的機(jī)會(huì)。而實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)往往難以通過(guò)修改在先申請(qǐng)進(jìn)行補(bǔ)充，因此申請(qǐng)人如能利用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度提出不含效果試驗(yàn)的在先申請(qǐng)，并保證在12個(gè)月內(nèi)提交公開充分的在后申請(qǐng)，則可最大程度的搶占申請(qǐng)先機(jī)。例如，申請(qǐng)人在先申請(qǐng)案件A保護(hù)的是一種化學(xué)產(chǎn)品及其制備方法，案件A里記載了該產(chǎn)品的光敏特性得到了改善，但是沒有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)證實(shí)。效果實(shí)驗(yàn)完成后，則可以通過(guò)要求優(yōu)先權(quán)的方式將效果實(shí)驗(yàn)補(bǔ)充到首次申請(qǐng)的說(shuō)明書中，確保申請(qǐng)文件完整以通過(guò)審查。

需要注意的是，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)是由記載在在先案件A中的技術(shù)手段客觀決定的，即在技術(shù)手段的結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化的情況下，其功能不變，案件B中補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)僅是對(duì)該特定功能的進(jìn)一步驗(yàn)證，例如上述案例中的效果實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。如果在先案件A中因?yàn)槿狈δ承?shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)而導(dǎo)致說(shuō)明書公開不充分，則案件A難以作為要求優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)。因此，實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是否能通過(guò)要求優(yōu)先權(quán)的方式補(bǔ)充應(yīng)當(dāng)慎重判斷。

以上對(duì)可以適用本國(guó)優(yōu)先權(quán)制度的七種常見情況進(jìn)行了簡(jiǎn)要介紹，當(dāng)然還有其他適用情形有待繼續(xù)總結(jié)。無(wú)論代理人還是申請(qǐng)人，如果對(duì)優(yōu)先權(quán)的制度操作得當(dāng)，將對(duì)專利的申請(qǐng)、布局以及戰(zhàn)略制定帶來(lái)靈活的操作空間。