作者：馬長玉 專利代理人

近年來，隨著中國知識產權的不斷發(fā)展，越來越多的中國企業(yè)開始加大向海外、例如美國、日本、歐洲等的申請專利量，以在國外市場中占領一席之地。另一方面，涉外代理人的內外（中國到其他國家）代理業(yè)務隨之增長。其中，很多從事日本業(yè)務的代理人最初都是從學習中國專利法、通過中國專利代理人資格考試開始步入專利代理行業(yè)，此后，通過自身掌握的第一二外語展開涉外業(yè)務的代理工作。

由于專利制度的地域性，各國基于本國專利法的專利審查制度有所不同，因此，本文會陸續(xù)列舉說明日本專利審查制度中相對于中國的不同點以及注意事項，供從事日本代理業(yè)務的代理人參考。

1. 日本審查意見的名稱以及種類

以發(fā)明申請為例，日本常見的審查意見主要是“拒絶理由通知書”、“特許査定”、“拒絶査定”、“補正の卻下の決定”以及“審決”等幾種。

其中，“拒絶理由通知書”相當于中國的“第X次審查意見通知書”，“特許査定”相當于“授權通知”，“拒絶査定”相當于實審駁回決定，“補正の卻下の決定”是駁回修改（修改不符合規(guī)定）的通知，“審決”是由日本復審委做出的判決（授權或者駁回）。

需要注意的是，日本的實審被稱為“審査”，復審被稱為“審判”。這與中國有所不同。通過“審査”以及“審判”可以判斷是實審還是復審階段的相關內容。例如，當接到“拒絶理由通知書”時，如果下面寫的是“特許庁審査官某某”，則可知該審查意見是實審階段的審查意見通知書，如果是“審判官某某”則可知是復審階段的審查意見通知書。

2. 日本實審階段的特定以及注意點

相信很多代理人最初處理日本審查意見時都有一個相同的感受，即，日本實審階段能夠答辯的次數較少。具體來講，實際中，日本的一份發(fā)明專利通過初審后能夠收到實審“拒絶理由通知書”（審查意見通知書）的次數通常不會超過兩次，而其中大部分在收到第一次“拒絶理由通知書”后，經過答辯，下一次就會收到授權通知或者駁回決定。這是日本高效的專利審查機制所決定的，因此，代理人在處理日本審查意見時特別需要注意第一次“拒絶理由通知書”的處理方式。

2. 1 第一次“拒絶理由通知書”的注意點

如上所述，第一次“拒絶理由通知書”的爭辯可能會在很大程度決定此后該發(fā)明申請的答辯方向以及授權前景，以下，主要分兩種情況說明“拒絶理由通知書”的方式以及注意事項。

2. 1.1 第一次“拒絶理由通知書”中審查員指出不具有創(chuàng)造性

日本審查員在第一次“拒絶理由通知書”中指出該發(fā)明申請不具有創(chuàng)造性的問題，此時，代理人經過分析發(fā)現相對于對比文件而言，說明書中存在有說服力的技術特征或者申請人希望爭辯的說明書中的某些技術特征（這些技術特征未記載在權利要求書中），同時，權利要求中也存在可爭辯的其他技術特征，在這種情況下，作為第一次的答辯意見，筆者建議將說明書中的該技術特征添加到權利要求書中，即，可以根據實際情況和要求，將說明書中的該部分技術特征作為從屬權利要求寫到權利要求中或者追加到現有權利要求中。

具體來講，實審階段，在日本審查員發(fā)出第一次“拒絶理由通知書”中指出該發(fā)明申請不具有創(chuàng)造性的情況下，此時可能是添加說明書中的技術特征的最好時機也是最后時機。其原因在于，審查員接到針對第一次“拒絶理由通知書”的創(chuàng)造性的答辯后，可能不再發(fā)出拒絶理由通知書而直接做出實審駁回的決定，根據日本專利法，在接到實審駁回的決定后，申請復審時只能有條件地允許添加說明書中的技術特征，而且該條件比較苛刻（后續(xù)的文章中會從法理上具體解釋這種規(guī)定以及修改條件），因此，可能會導致實審階段喪失添加說明書中的技術特征的機會。雖然在進入復審后接到復審委的“拒絶理由通知書”時還可以添加說明書中的技術特征，但這種情況下會使申請成本過高且拖長戰(zhàn)線。并且，進入復審后存在更多的不確定因素，例如，復審階段并不是必然會發(fā)“拒絶理由通知書”，復審委針對復審請求也可能直接做出判決而不給申請人修改權利要求書的機會，因此，不建議將說明書中有力的可爭辯的內容保留。

另外，即使實審審查員接到針對第一次“拒絶理由通知書”的創(chuàng)造性的答辯后，會發(fā)出了第二次“拒絶理由通知書”，該第二次“拒絶理由通知書”通常是最終OA（在“拒絶理由通知書”的下面會標注“<<<<最後>>>”的提示，針對最終OA的答辯中同樣只能有條件地允許添加說明書中的技術特征，而對不符合條件的情況，也意味著喪失添加說明書中的技術特征的機會。

此處，順便說明在什么情況下審查員會給出第二次“拒絶理由通知書”。根據實際經驗，常見情況為：（1）審查員接受申請人的第一次意見陳述，但申請依然不符合授權條件，因此更換或者添加新的對比文件再次評價創(chuàng)造性（例如，第一次OA中有可授權項，但申請人未采納而直接爭辯）；（2）審查員第一次使用的對比文件不適當，重新檢索使用新的對比文件再次認定創(chuàng)造性；（3）變更了審查員。

2. 1.2 第一次“拒絶理由通知書”中審查員僅指出創(chuàng)造性以外的問題

日本審查員在第一次“拒絶理由通知書”中沒有指出創(chuàng)造性的問題，而指出不清楚、沒有以說明書為依據、專利無法實施等問題。代理人需要確認是否是所有權利要求存在這些問題而導致審查員無法理解發(fā)明內容，從而無法評價創(chuàng)造性問題（部分權利為可授權項的情況除外）。如果是，那么針對第一次“拒絶理由通知書”應該著重解決這些不清楚問題，這種情況下，審查員針對意見陳述通常會發(fā)出第二次“拒絶理由通知書”。

這里特別需要注意的是，上述情況中，在針對第一次“拒絶理由通知書”的意見陳述中，代理人應該與發(fā)明人充分溝通以全面、清楚地解釋這些不清楚問題，如上所述，日本審查意見通知書的次數較少，如果意見陳述后，審查員仍然認為無法消除不清楚問題，雖然還未涉及（未評價或者由于不清楚無法評價）創(chuàng)造性問題，但也會給出駁回決定，至此，該發(fā)明申請在實審階段僅由于不清楚問題而被駁回，可能會導致申請人對代理人的能力有所質疑。

2.2 針對第一次“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的注意點

很多代理人在收到“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）時很苦惱不知道原因以及如何處理。例如，剛剛接觸日本OA的代理人有時很不解：我的修改方案明明是以說明書為依據，而審查員卻做出修改不符合規(guī)定的審查意見。

首先，我們說明收到“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的常見的兩種情況。

2.2.1   針對最終OA的修改，仍然不具有創(chuàng)造性

如上所述，在第二次“拒絶理由通知書”為最終OA的情況下，只有在符合條件的情況下才允許添加說明書中的技術特征。假定該修改符合允許添加說明書中的技術特征的規(guī)定條件，但審查員審查后認為該發(fā)明申請仍然不具有創(chuàng)造性，則會在下達“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知的基礎上，同時下達駁回決定，即，這種沒有消除創(chuàng)造性問題的修改也不符合規(guī)定。其實，該“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知并不是不具有創(chuàng)造性的原因，可以將其看做為下發(fā)駁回決定做出鋪墊的一個通知書即可。

2.2.1   最終OA以及申請復審時的修改不符合規(guī)定

如上所述，在答復最終OA或者申請復審時會有不允許添加說明書中的技術特征的情況，也可能會收到審查員的“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知。

為什么是可能收到呢？近年來，隨著日本專利法的不斷改進，通過實務中的嘗試以及與日本代理所的溝通，發(fā)現這種情況存在不確定性，不是一定會收到“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知，即，某些案件中或者某些情況下，審查員可能會接受或者默許了這種修改方式，也就是說，實務中需要個案判斷。

筆者認為，作為代理人還是需要知曉這種風險，以避免申請人對代理人的誤解。例如，當針對最終OA或者申請復審時，存在多個方案，而申請人很希望添加說明書中技術特征，此時，代理人一定要向申請人說明這種風險，即，這種修改存在不被接受的可能性，但可以嘗試。如果代理人事先沒有向申請人提示，在收到“補正の卻下の決定”（修改不符合規(guī)定）的通知時，申請人可能會認為代理人水平不夠專業(yè)或者認為浪費了答辯的機會。另外，代理人也可以向申請人說明，在不被接受的情況下，復審階段如果收到復審委的第一次“拒絶理由通知書”時還可以將明書中的該技術特征添加到權利要求中進行爭辯，但也存在復審委不發(fā)出“拒絶理由通知書”而直接判決的可能。

以上，說明了日本實審中代理人需要注意的一些問題，此后，筆者還會陸續(xù)講解一些日本專利審查中常見的問題以及需要注意小事項，例如、日本審查意見中的常見的“方法無執(zhí)行主體”的問題、可授權項的處理方式、日本復審與實審的不同點以及注意事項等。同時，也歡迎從事日本專利業(yè)務的代理人來此交流。