作者：周正 專利工程師
在現(xiàn)今的專利創(chuàng)造性審查中，“容易想到”是最為頻繁出現(xiàn)的評述理由之一，此招看似空洞綿軟卻又往往令代理人深陷泥沼，且變化多樣，“本領(lǐng)域常規(guī)設(shè)置”、“慣用技術(shù)手段”、“無需付出創(chuàng)造性勞動”等均為其一派，更具成本較低（無需檢索對比文件）的優(yōu)勢，因此審查者樂此不疲。與基于對比文件公開現(xiàn)有技術(shù)的你來我往不同，“容易想到”此招一出，好似“秀才遇見兵”，僅憑“三步法”的慣常套路往往無力招架。江湖數(shù)載，本人遭受了此招的反復(fù)蹂躪，鼻青臉腫地總結(jié)了一些應(yīng)對之法。
“容易想到”等評價理由往往存在一定主觀性，且主觀思想一旦形成，無法短時間內(nèi)輕易改變。因此在答復(fù)審查意見的過程中，與其一味退守縮限求權(quán)，不妨考慮采用實審階段爭辯獨權(quán)中“容易想到”的區(qū)別特征，而將認為是重磅的附加特征置于復(fù)審階段提出，謀求一招致勝。
○案例：
本案：集裝箱墻板，權(quán)1限定“墻板沿縱向分為至少兩個區(qū)域，兩個區(qū)域的抗彎模量不同，受力大的區(qū)域的抗彎模量大于受力小的區(qū)域的抗彎模量”。
對比文件：大型箱體，公開箱板沿縱向具有多個區(qū)域，箱板的位于不同區(qū)域的部分具有數(shù)量不同的立柱支撐。
審查意見：立柱數(shù)量不同則必然具有抗彎模量不同的效果。則區(qū)別僅在于“受力大的區(qū)域的抗彎模量大于受力小的區(qū)域的抗彎模量”，而該設(shè)計“容易想到”。
○答復(fù)過程概述：
1OA：未做修改，陳述理由包括本案與對比文件領(lǐng)域不同，對比文件的箱板為具有立柱的框架式結(jié)構(gòu)，其箱板是由立柱提供支撐功能。而本案的墻板為板狀結(jié)構(gòu)，不具有對比文件的立柱，墻板是以整體結(jié)構(gòu)提供支撐功能。據(jù)此，對比文件不具有做出“受力大的區(qū)域的抗彎模量大于受力小的區(qū)域的抗彎模量”這一設(shè)計的需求和動機。本次答復(fù)審查員未予接受，并在2OA中進一步以“無需付出創(chuàng)造性勞動”為由評述。
2OA：未作修改，結(jié)合本案所在領(lǐng)域的特殊需求及相關(guān)行業(yè)標準，說明本案的相關(guān)設(shè)計須付出創(chuàng)造性勞動。本次答復(fù)后收到駁回決定。
復(fù)審理由：將從權(quán)中的重要特征并入權(quán)1，“對應(yīng)集裝箱的前、中、后三個區(qū)域，墻板頂梁在中部的截面積大于其在前、后部的截面積”，與“受力大的區(qū)域的抗彎模量比受力小的區(qū)域的抗彎模量”相結(jié)合陳述創(chuàng)造性。
本案提出復(fù)審請求后，隨即獲得授權(quán)。
○答復(fù)思路梳理：
1OA時，本人已經(jīng)發(fā)現(xiàn)相關(guān)從權(quán)存在較為重要的支持權(quán)1區(qū)別特征的附加特征（亦已被主觀評價）。然而，由于僅為1OA，且權(quán)1尚存在明顯區(qū)別特征，為了盡量保持權(quán)1范圍，同時為了試探審查員對區(qū)別特征“容易想到”認定的堅持程度，在與申請人討論確定后，嘗試采用了不修改而具體論述權(quán)1區(qū)別特征的方式答復(fù)。
2OA時，審查員進一步堅持了其主觀評價，此時1OA的試探成果初現(xiàn)，此時如貿(mào)然加入在1OA中同樣被主觀評價的附加特征，恐效果不佳甚至徒勞無功。因此，2OA堅持采用不修改的方式答復(fù)，繼續(xù)對獨權(quán)區(qū)別特征據(jù)理力爭。
果不其然，審查員在收到2OA答復(fù)后發(fā)出了駁回決定。
提復(fù)審時，并入相關(guān)附加特征進行答復(fù)，直接獲得授權(quán)。
該案的答復(fù)工作在之后給本人帶來了一些新的啟發(fā)。獨權(quán)在撰寫過程中，往往會為了追求范圍最大化，僅保留一些原理性的限定作為區(qū)別特征，而將結(jié)合實際產(chǎn)品的具體設(shè)計在從權(quán)中限定或在說明書中記載。
在此基礎(chǔ)上，當(dāng)獨權(quán)的技術(shù)方案被主觀評價時，根據(jù)申請人的需求與確認，可以在前1-2次的答復(fù)中，采用不修改或象征性修改的方式答復(fù)，對區(qū)別特征的“非顯而易見性”進行充分陳述，而不急于并入附加特征進行答復(fù)。
之所以不并入附加特征，是為避免由于審查員堅持其主觀評價（往往如此），而在后續(xù)OA將附加特征一并評價，且在此類審查意見中，1OA往往已經(jīng)對全部從權(quán)已被公開或“容易想到”為由評價。因此在該類案件中，急于并入附加特征可能非但無法得到積極結(jié)果，還會弱化附加特征可能存在的答復(fù)能量。
針對前文中提及的“主觀思想一旦形成，無法短時間內(nèi)輕易改變”，能夠令實審階段的原審查員在復(fù)審階段前置審查中重新審視自己的主觀評價，此時歷經(jīng)了數(shù)次OA，相對于為審查員提供了一段較長的時間，增加其推翻自己主觀評價的幾率?；蛘?，至少還可以得到在復(fù)審階段，由與實審階段不同的審查員對技術(shù)方案重新評價的機會。
選擇在復(fù)審階段提出附加特征，并以此結(jié)合區(qū)別特征和本方案實際產(chǎn)品的具體設(shè)計打出一套“組合拳”，合議組或?qū)彶閱T在新的審查階段中，勢必會對修改后的新獨權(quán)進行更加客觀的審視，此時縮限能夠使并入的附加特征所發(fā)揮的作用趨于最大化。
正所謂后發(fā)制人，置之危局而后生。
以上方法通常針對現(xiàn)有原理結(jié)合特定領(lǐng)域產(chǎn)品進行再設(shè)計的發(fā)明創(chuàng)造的創(chuàng)造性答復(fù)，具體運用時還需全盤考慮各方面因素，包括技術(shù)方案本身（例如現(xiàn)有原理是否在特定領(lǐng)域產(chǎn)品中已有其他設(shè)計實現(xiàn)）、附加特征是否已在審查意見中評價及如何評價、附加特征與對比文件是否存在不可結(jié)合的技術(shù)障礙、申請人對審查周期和審查成本的綜合需求，等等。
另外，上述案例中，并未采用專利審查指南第二部分第四章6.2部分，即“事后諸葛亮”的內(nèi)容。與其糾結(jié)對方是否主觀，不如提供全面細致的客觀分析。在此類情況中，可以具體衡量對比文件給出的技術(shù)啟示究竟能夠達到何種程度，如能依審查者的思路給出一個“根據(jù)對比文件的啟示結(jié)合現(xiàn)有原理而得出的結(jié)構(gòu)應(yīng)該是這樣，而非本案這樣”的例子，在心理角度可能讓審查員更為接受。即，且放下審查者未舉證而涉主觀之嫌不論，可以提供證明非顯而易見的客觀證據(jù)，輔助審查者的審查。
當(dāng)然，本人認為，對于此類有涉主觀評價的審查意見，雖為老生常談，每每也應(yīng)積極認真地對待。作為代理人，既要充分了解技術(shù)方案，秉持對技術(shù)方案的絕對信心，又需正視現(xiàn)有技術(shù)的客觀事實，理解審查者的審查意圖。以此，在為委托人出謀劃策，據(jù)理力爭的同時，也為專利質(zhì)量的整體提升貢獻力量。
寥寥數(shù)言，僅如管中窺豹，資歷雖淺，但求拋磚引玉，還望各位讀者不吝指正。