作者：鄧思涵 律師助理
盡職調(diào)查（Due Diligence），最早起源于美國《1933年證券法》。我國法律最早對于法律盡職調(diào)查的規(guī)定是2001年證監(jiān)會發(fā)布的《公開發(fā)行證券公司信息披露的編報規(guī)則第12號-公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告》，該規(guī)則第五條規(guī)定:“律師在律師工作報告中應(yīng)詳盡、完整地闡述所履行盡職調(diào)查的情況，在法律意見書中所發(fā)表的意見或結(jié)論的依據(jù)、進(jìn)行有關(guān)核查驗證的過程、所涉及的必要資料或文件?！北M職調(diào)查的目的在于解決信息真實性以及交易各方擁有的信息不對稱問題，要了解事實的本來面目和真實情況，就需要進(jìn)行盡職調(diào)查。
盡職調(diào)查的種類和形式多種多樣，可以分為財務(wù)盡職調(diào)查、法律盡職調(diào)查、稅務(wù)盡職調(diào)查、技術(shù)盡職調(diào)查、內(nèi)控盡職調(diào)查、知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查等專項盡職調(diào)查。本文主要介紹盡職調(diào)查的一般步驟與幾種知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查中的常見法律問題。
在開展盡職調(diào)查之前，首先需要了解委托方的需求，以并購為例，即委托方擬實施本次并購最看重目標(biāo)公司的什么事項。如果委托方看重的是目標(biāo)公司的技術(shù)及其研發(fā)團(tuán)隊，則知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)作為盡職調(diào)查的重點，包括目標(biāo)公司的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、域名、商業(yè)秘密等。
盡職調(diào)查一般分為六個步驟：
1.發(fā)出盡職調(diào)查清單。律師應(yīng)當(dāng)向目標(biāo)公司中配合盡調(diào)與負(fù)責(zé)提供材料的人員逐條溝通，使對方充分了解所需材料的內(nèi)容及形式。
2.目標(biāo)公司準(zhǔn)備材料。
3.律師向政府部門調(diào)取相關(guān)資料。比起從委托公司及目標(biāo)公司獲取的書面材料，來自于第三方的資料文件及信息更應(yīng)得到重視，知識產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查也不例外。委托方與目標(biāo)公司提供的材料有可能是經(jīng)篩選過的，不一定能真實反映全部內(nèi)容。所以，律師需要去專利局調(diào)取專利檔案、對專利穩(wěn)定性進(jìn)行核查、查詢版權(quán)、商標(biāo)登記情況及域名注冊情況等。
4.現(xiàn)場調(diào)查及訪談。書面資料無法直觀反映目標(biāo)公司的情況，律師需要采取實地調(diào)查、現(xiàn)場勘查等手段，實地核實業(yè)務(wù)流程、生產(chǎn)經(jīng)營場所等。同時應(yīng)當(dāng)制作查驗記錄，并進(jìn)行拍照、攝像，留作工作底稿。訪談的對象包括實際控制人、高級管理人員、研發(fā)人員等，設(shè)置的問題圍繞委托方的目的要具有針對性，切忌格式化。無論是正式的訪談或是以聊天形式進(jìn)行的訪談，都應(yīng)制作訪談筆錄并請被訪談人簽字確定訪談內(nèi)容。
5.草擬盡職調(diào)查報告初稿。
6.提交正式盡職調(diào)查報告。
一、商標(biāo)常見法律問題
1. 目標(biāo)公司的商標(biāo)權(quán)的穩(wěn)定性。
目標(biāo)公司的商標(biāo)若違反《商標(biāo)法》第十三條第二款和第三款、第十五條、第十六條第一款、第三十條、第三十一條、第三十二條規(guī)定的，自商標(biāo)注冊之日起五年內(nèi)，在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人可以請求商標(biāo)評審委員會宣告該注冊商標(biāo)無效。對惡意注冊的，馳名商標(biāo)所有人不受五年的時間限制。
2. 目標(biāo)公司持有某商標(biāo)，并于某年被認(rèn)定為馳名商標(biāo)。外方公司將并購目標(biāo)公司，并將目標(biāo)公司的控制性股權(quán)轉(zhuǎn)移至境外。目標(biāo)公司未向商務(wù)部進(jìn)行申報。
面臨的風(fēng)險：根據(jù)《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》第十二條，商務(wù)部認(rèn)定擬議交易對國家經(jīng)濟(jì)安全造成或可能造成重大影響，可以會同相關(guān)部門要求當(dāng)事人終止交易或采取轉(zhuǎn)讓相關(guān)股權(quán)、資產(chǎn)等措施消除并購行為對國家經(jīng)濟(jì)安全的影響。
此事項可通過審閱目標(biāo)公司馳名商標(biāo)證明文件獲悉。
3. 目標(biāo)公司受讓取得的商標(biāo)尚未辦理轉(zhuǎn)讓核準(zhǔn)公告手續(xù)。
《商標(biāo)法》第四十二條規(guī)定轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)經(jīng)核準(zhǔn)后，予以公告。受讓人自公告之日起享有商標(biāo)專用權(quán)。
面臨的風(fēng)險則包括：（1）如第三方在同一種商品或類似商品上使用與目標(biāo)公司的商標(biāo)相同或相近的商標(biāo)，目標(biāo)公司因不享有商標(biāo)專用權(quán)，目標(biāo)公司商標(biāo)受到的法律保護(hù)有限。（2）如上述行為被工商行政管理機(jī)關(guān)認(rèn)定為自行轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)的行為，目標(biāo)公司可能被工商行政管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正；拒不改正，工商行政管理機(jī)關(guān)有權(quán)報請商標(biāo)局撤銷其注冊商標(biāo)。此事項可通過審閱目標(biāo)公司商標(biāo)清單、注冊文件、商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同獲悉。
4. 目標(biāo)公司使用的商標(biāo)未辦理注冊手續(xù)，或已經(jīng)申請注冊但尚未取得商標(biāo)注冊證。目標(biāo)公司都不享有注冊商標(biāo)專用權(quán)。
二、專利常見法律問題
1. 目標(biāo)公司專利的穩(wěn)定性及價值性評估。
面臨的風(fēng)險：穩(wěn)定性越低，對抗無效請求的能力就越弱。技術(shù)不夠先進(jìn)，則容易被其他專利替代。
2. A與B共有一項專利，A許可目標(biāo)公司排他使用此專利，但未取得B同意，A與B之間也無行使專利權(quán)的約定文件。
面臨的風(fēng)險：根據(jù)《專利法》第十五條規(guī)定，A作為專利權(quán)共有人，只有權(quán)單獨以普通許可方式許可目標(biāo)公司實施專利。目標(biāo)公司實施專利的行為存在潛在法律風(fēng)險。
此事項可通過審閱專利實施許可合同、專利權(quán)證書等文件獲悉。
3. 目標(biāo)公司受讓取得的專利權(quán)尚未辦理轉(zhuǎn)讓備案手續(xù)。
面臨的風(fēng)險：根據(jù)《專利法》第十條規(guī)定，轉(zhuǎn)讓專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的，應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院專利行政部門登記，由國務(wù)院專利行政部門予以公告。專利申請權(quán)或?qū)＠麢?quán)的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效。目標(biāo)公司因為辦理登記備案手續(xù)，不享有專利權(quán)，如第三方實施專利，目標(biāo)公司權(quán)益得不到法律保護(hù)。
此事項可通過審閱專有技術(shù)清單與專利權(quán)、專利申請權(quán)清單、轉(zhuǎn)讓合同、專利權(quán)證書等文件獲悉。
4. 目標(biāo)公司未及時繳納年費。其繳納年費時需補繳滯納金，期滿未繳納的，目標(biāo)公司享有的專利權(quán)自應(yīng)當(dāng)繳納年費期滿之日起終止。
此事項可通過審閱專利權(quán)證書、年費繳納憑證等文件獲悉。
5. 職務(wù)發(fā)明的專利權(quán)歸屬。
應(yīng)當(dāng)首先審核發(fā)明人與目標(biāo)公司或前雇主有無約定，有約定從其約定，無約定則根據(jù)《專利法》第六條的規(guī)定確定權(quán)屬，即執(zhí)行本單位的任務(wù)或者主要是利用本單位的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的發(fā)明創(chuàng)造為職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造。職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造申請專利的權(quán)利屬于該單位；申請被批準(zhǔn)后，該單位為專利權(quán)人。
三、商號常見法律問題
目標(biāo)公司突出使用的商號侵犯第三方商標(biāo)權(quán)或著作權(quán)，有可能面臨被法院要求規(guī)范使用商號并賠償權(quán)利人損失的風(fēng)險。
四、著作權(quán)常見法律問題
1. 職務(wù)作品的權(quán)屬
應(yīng)當(dāng)先審核有無約定，有約定從其約定，無約定情況下，職務(wù)作品著作權(quán)由作者享有，公司只能在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)優(yōu)先使用。作品完成兩年內(nèi)，未經(jīng)單位同意，作者不得許可第三人以與單位使用的相同方式使用該作品。主要是利用公司物質(zhì)技術(shù)條件創(chuàng)作，并由公司承擔(dān)責(zé)任的工程設(shè)計圖、產(chǎn)品設(shè)計圖、地圖、計算機(jī)軟件著作權(quán)歸公司所有。
2. 雖然著作權(quán)自作品完成之日獲得，但著作權(quán)登記證書是著作權(quán)人主張權(quán)利的證明，對于計算機(jī)軟件著作權(quán)人來說《軟件著作權(quán)登記證書》尤為重要，根據(jù)《鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》第三十二條：國務(wù)院著作權(quán)行政管理部門要規(guī)范和加強(qiáng)軟件著作權(quán)登記制度，鼓勵軟件著作權(quán)登記，并依據(jù)國家法律對已經(jīng)登記的軟件予以重點保護(hù)。
五、商業(yè)秘密常見法律問題
首先審核目標(biāo)公司是否采取了保密措施，比如與員工或與外部方是否簽訂了保密協(xié)議；目標(biāo)公司高級管理人員、高級技術(shù)人員和其他負(fù)有保密義務(wù)的人員是否與目標(biāo)公司或前雇主簽訂了競業(yè)限制協(xié)議等。
六、保 密 原 則
最后，在盡職調(diào)查過程中，應(yīng)當(dāng)遵循保密原則，范圍包括從委托方及目標(biāo)公司獲取的資料以及在盡職調(diào)查過程中了解到的信息。當(dāng)然在于委托方與目標(biāo)公司簽訂保密協(xié)議時仍會將例外情況除外，比如已經(jīng)或正在為公眾所知悉的信息；經(jīng)委托方或目標(biāo)公司授權(quán)向第三方披露的信息；從委托方或目標(biāo)公司獲得前，已經(jīng)掌握的信息等。保密期限則是律師在委托關(guān)系終止后仍負(fù)有保密義務(wù)，除非相關(guān)信息已為公眾知曉或已進(jìn)入公眾領(lǐng)域。
以商業(yè)秘密為例，一旦泄露，有可能失去其價值，帶來極大損失，故律師只有嚴(yán)格遵循保密義務(wù)，才能打消目標(biāo)公司對披露信息的顧慮從而保障順利、高效地開展盡職調(diào)查事務(wù)。