作者：李鎮(zhèn)江 資深專利代理人 訴訟代理人
美國(guó)的限制性審查意見(jiàn)（Restriction Requirement）是為了減少美國(guó)審查員的檢索負(fù)擔(dān)而設(shè)置的要求。如果美國(guó)審查員認(rèn)為一個(gè)專利申請(qǐng)中包含了兩個(gè)以上不同的或獨(dú)立的發(fā)明，那么就會(huì)要求申請(qǐng)人選擇一個(gè)發(fā)明。選擇的發(fā)明在本申請(qǐng)中繼續(xù)審查。其它的不被選擇的發(fā)明只有提交了分案或繼續(xù)申請(qǐng)時(shí)才會(huì)被繼續(xù)審查。
它有點(diǎn)類似于中國(guó)的單一性審查意見(jiàn)，但與中國(guó)的單一性審查意見(jiàn)不同的是，它考慮的并非是獨(dú)立權(quán)利要求之間是否具有相同或相應(yīng)的特定技術(shù)特征，它唯一的出發(fā)點(diǎn)就是是否這多個(gè)不同的發(fā)明給審查員帶來(lái)了額外的檢索負(fù)擔(dān)。因此，其答復(fù)的方式也與答復(fù)中國(guó)的單一性審查意見(jiàn)截然不同。下面就針對(duì)美國(guó)限制性審查意見(jiàn)，討論一下其答復(fù)時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)和處理技巧。
眾所周知，中國(guó)的單一性審查意見(jiàn)的答復(fù)，有三種處理方式：
（1）選擇審查員認(rèn)為沒(méi)有單一性的多組權(quán)利要求中的一組權(quán)利要求保留在申請(qǐng)文件中，對(duì)于其它組的權(quán)利要求可以分案或不分案；
（2）爭(zhēng)辯審查員認(rèn)為沒(méi)有單一性的多組權(quán)利要求實(shí)際上是有單一性的；
（3）對(duì)審查員認(rèn)為沒(méi)有單一性的多組權(quán)利要求進(jìn)行修改，使其具有單一性。
但對(duì)于答復(fù)美國(guó)限制性審查意見(jiàn)，中國(guó)的后兩種方式都是不適用的。也就是說(shuō)，必須要采用第一種方式，在審查員指出的多組權(quán)利要求之間選擇一組保留在申請(qǐng)文件中。在此基礎(chǔ)上，可以提出對(duì)審查員意見(jiàn)的反駁，或者不提出對(duì)審查員意見(jiàn)的反駁。但無(wú)論是否反駁，一定要在審查員指出的多組權(quán)利要求中選擇一組保留。
其背后的原因是，美國(guó)的限制性審查意見(jiàn)不同于中國(guó)的單一性審查意見(jiàn)，其著眼于審查員的檢索負(fù)擔(dān)。是否給審查員造成檢索負(fù)擔(dān)，更重要的考量可能在于審查員，不是在于申請(qǐng)人，因此，申請(qǐng)人對(duì)于檢索負(fù)擔(dān)的爭(zhēng)辯會(huì)變得蒼白和無(wú)意義，因?yàn)閷?duì)于檢索負(fù)擔(dān)來(lái)說(shuō)，基本上都是檢索的審查員才能判斷的事情。
雖然申請(qǐng)人對(duì)于美國(guó)限制性審查意見(jiàn)的反駁多半會(huì)沒(méi)有意義，但在選擇一組權(quán)利要求的同時(shí)一般還是建議申請(qǐng)人進(jìn)行反駁。這樣做的好處是，可以保留向技術(shù)中心主管申訴以對(duì)限制性審查意見(jiàn)進(jìn)行重新考慮的權(quán)利。如果申請(qǐng)人不同時(shí)反駁，就相當(dāng)于放棄了申訴權(quán)。
但是，由于上述檢索負(fù)擔(dān)基本上都是檢索的審查員才能判斷的原因，申請(qǐng)人同時(shí)做出的反駁應(yīng)該簡(jiǎn)短。從實(shí)踐上，不管申請(qǐng)人的反駁如何強(qiáng)有力，審查員仍然在檢索負(fù)擔(dān)的判斷方面具有很大的自由裁量權(quán)。而且，反駁的真正目的如上所述只是為了保留申訴權(quán)，因此，一般情況下，不應(yīng)投入太多的精力去準(zhǔn)備對(duì)限制性審查意見(jiàn)的反駁。
另外，如果申請(qǐng)人已經(jīng)針對(duì)限制性審查意見(jiàn)進(jìn)行了分案，就不建議同時(shí)對(duì)該限制性審查員作出反駁。這是因?yàn)?，這樣的反駁給了審查員對(duì)母案中的限制性審查意見(jiàn)撤回的借口。
在美國(guó)，當(dāng)母案中的限制性審查意見(jiàn)被撤回時(shí)，分案中的權(quán)利要求可能會(huì)受到重復(fù)授權(quán)駁回的限制。為了克服分案中的重復(fù)授權(quán)駁回，申請(qǐng)人可能需要提交期末放棄（disclaimer）。但在美國(guó)，要求提交了期末放棄的分案和母案，必須為共同所有，才能夠?qū)嵤＠麢?quán)。這樣，就對(duì)申請(qǐng)人對(duì)母案和分案申請(qǐng)進(jìn)行單獨(dú)的轉(zhuǎn)讓造成了障礙。
對(duì)美國(guó)限制性審查意見(jiàn)的答復(fù)不能象答復(fù)中國(guó)單一性審查意見(jiàn)那樣，去分析各獨(dú)立權(quán)利要求是否具有相同或相應(yīng)特定技術(shù)特征，因?yàn)槊绹?guó)的限制性審查意見(jiàn)著眼于檢索負(fù)擔(dān)，不著眼于特定技術(shù)特征。
在答復(fù)限制性審查意見(jiàn)時(shí)，可以從多組權(quán)利要求的檢索分類號(hào)相同或相近，檢索關(guān)鍵詞類似等檢索角度進(jìn)行答辯，強(qiáng)調(diào)同時(shí)審查多組權(quán)利要求不會(huì)給審查員帶來(lái)檢索負(fù)擔(dān)。絕不能爭(zhēng)辯其中一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求是另一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求的明顯變形，或基于同一構(gòu)思。這樣的答復(fù)并不能克服限制性審查意見(jiàn)，同時(shí)，由于禁止反悔原則，它會(huì)使審查員認(rèn)為一組權(quán)利要求相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)沒(méi)有新穎性或創(chuàng)造性時(shí)，認(rèn)為另一種權(quán)利要求也沒(méi)有新穎性或創(chuàng)造性。
美國(guó)的限制性審查意見(jiàn)分為發(fā)明限制和種類限制兩種。發(fā)明限制可以理解為審查員認(rèn)為多個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求是不同或獨(dú)立的發(fā)明，需要額外檢索。種類限制可以理解為審查員認(rèn)為多個(gè)從屬權(quán)利要求是不同或獨(dú)立的發(fā)明，需要額外檢索。對(duì)于種類限制，雖然審查員指出了多個(gè)從屬權(quán)利要求是不同的獨(dú)立的發(fā)明，要求申請(qǐng)人進(jìn)行選擇，并不意味著申請(qǐng)人沒(méi)有選擇的從屬權(quán)利要求此時(shí)就已經(jīng)放棄掉了。
限制性審查意見(jiàn)一般是早于引用現(xiàn)有技術(shù)的實(shí)質(zhì)性的審查意見(jiàn)，例如非最終（non-final）和最終（final）審查意見(jiàn)。在限制性審查意見(jiàn)時(shí)，審查員并沒(méi)有開(kāi)始檢索。因此，對(duì)于獨(dú)立權(quán)利要求的新穎性或創(chuàng)造性并沒(méi)有給出評(píng)判。如果在后續(xù)的審查中，審查員發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)人沒(méi)有選擇的從屬權(quán)利要求引用的獨(dú)立權(quán)利要求是有新穎性或創(chuàng)造性的，這時(shí)由于這些從屬權(quán)利要求的引用關(guān)系，它們也是有新穎性或創(chuàng)造性的，能夠重新加入，最終授權(quán)，并不因?yàn)樯暾?qǐng)人曾經(jīng)在答復(fù)限制性審查意見(jiàn)時(shí)沒(méi)有選擇這些從屬權(quán)利要求而不被授權(quán)。
在美國(guó)，申請(qǐng)人在撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)，如果有多個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求，盡量設(shè)置一個(gè)基礎(chǔ)的獨(dú)立權(quán)利要求，讓其它的獨(dú)立權(quán)利要求采用引用該基礎(chǔ)獨(dú)立權(quán)利要求的形式去撰寫，因?yàn)檫@樣可以避免限制性審查意見(jiàn)。
如果不按照采用引用該基礎(chǔ)獨(dú)立權(quán)利要求的形式去撰寫，盡量讓其它獨(dú)立權(quán)利要求包含該基礎(chǔ)獨(dú)立權(quán)利要求的所有限定。這樣，即使在答復(fù)限制性審查意見(jiàn)的時(shí)候，申請(qǐng)人選擇基礎(chǔ)獨(dú)立權(quán)利要求保留在申請(qǐng)文件中，不選擇其它獨(dú)立權(quán)利要求，只要在后續(xù)審查過(guò)程中，基礎(chǔ)獨(dú)立權(quán)利要求獲得授權(quán)，其它獨(dú)立權(quán)利要求由于包含了該基礎(chǔ)獨(dú)立權(quán)利要求的所有限定，申請(qǐng)人就可以將未選的獨(dú)立權(quán)利要求重新加入（rejoin）到申請(qǐng)文件中。