作者：徐明霞 專(zhuān)利代理人

目前，審查員傾向于通過(guò)涉案專(zhuān)利的區(qū)別技術(shù)特征是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段，來(lái)論述涉案專(zhuān)利的技術(shù)方案是本領(lǐng)域的技術(shù)人員容易想到的，從而否定涉案專(zhuān)利的創(chuàng)造性。

尤其在軟件通信領(lǐng)域，由于技術(shù)方案沒(méi)有實(shí)體而使得技術(shù)特征較為抽象，導(dǎo)致審查員在指明涉案專(zhuān)利的區(qū)別技術(shù)特征是“常用技術(shù)手段”時(shí)，并不會(huì)給出相應(yīng)證據(jù)證明。

基于此，筆者將結(jié)合一個(gè)案例來(lái)探討代理人如何答復(fù)審查意見(jiàn)，以克服“常用技術(shù)手段”的問(wèn)題。

案例簡(jiǎn)介：

本案：一種終端設(shè)備中進(jìn)行軟件之間數(shù)據(jù)共享的方法，權(quán)1的技術(shù)方案為：運(yùn)行于終端設(shè)備中的軟件發(fā)起數(shù)據(jù)共享請(qǐng)求的廣播，以請(qǐng)求共享其它軟件中的數(shù)據(jù)；接收目標(biāo)軟件對(duì)該廣播進(jìn)行的響應(yīng)；共享目標(biāo)軟件所持有的數(shù)據(jù)。

對(duì)比文件：一種用于在移動(dòng)終端上運(yùn)行的多個(gè)應(yīng)用之間共享數(shù)據(jù)的方法，所公開(kāi)的技術(shù)方案為：通過(guò)在移動(dòng)終端的操作系統(tǒng)層面構(gòu)建共享區(qū)，以共享區(qū)為中介，來(lái)實(shí)現(xiàn)由第二應(yīng)用訪問(wèn)第一應(yīng)用中的第一數(shù)據(jù)。

審查意見(jiàn)：本案權(quán)1與對(duì)比文件相比，區(qū)別技術(shù)特征在于“軟件是以廣播的形式發(fā)起數(shù)據(jù)共享請(qǐng)求”。而軟件以廣播的方式給其他程序發(fā)送消息是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段，本領(lǐng)域的技術(shù)人員容易想到軟件以廣播的形式對(duì)其他軟件發(fā)起數(shù)據(jù)請(qǐng)求以尋找可以共享數(shù)據(jù)的軟件。

常規(guī)的答復(fù)思路如下：先分析審查員認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征是否正確，如果正確，通過(guò)合并從權(quán)或者在獨(dú)權(quán)中增加說(shuō)明書(shū)中記載的技術(shù)特征來(lái)重新認(rèn)定獨(dú)權(quán)的區(qū)別技術(shù)特征；如果不正確，則在意見(jiàn)陳述書(shū)中反駁。再基于區(qū)別技術(shù)特征，重新定義本案實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。通過(guò)分析對(duì)比文件是否具有解決該技術(shù)問(wèn)題的技術(shù)啟示，根據(jù)“三步法”得出創(chuàng)造性結(jié)論。

但是，審查員在后續(xù)的審查意見(jiàn)中，經(jīng)常以代理人重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征是“常用技術(shù)手段”而駁回代理人的意見(jiàn)陳述。

為了避免出現(xiàn)此類(lèi)問(wèn)題，代理人可以在意見(jiàn)陳述書(shū)中詳細(xì)闡明以下方面：

1、解決本申請(qǐng)實(shí)際所解決技術(shù)問(wèn)題已有的慣用手段。

正如審查意見(jiàn)中所指出，軟件以廣播的形式向其他軟件發(fā)送請(qǐng)求是終端設(shè)備中很正常的進(jìn)程間通信方式，因此軟件以廣播的形式發(fā)起數(shù)據(jù)共享請(qǐng)求是本領(lǐng)域常用的技術(shù)手段。

2、重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征與慣用手段的不同。

筆者在修改本案獨(dú)權(quán)后，重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征在于：軟件以廣播的形式獲取目標(biāo)軟件依賴(lài)于各軟件設(shè)置的標(biāo)識(shí)ID，并且依賴(lài)于目標(biāo)軟件的標(biāo)識(shí)ID實(shí)現(xiàn)目標(biāo)軟件所持有數(shù)據(jù)的獲取。

本案重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征與上述慣用手段相比，重要的不同點(diǎn)在于：本案對(duì)于各軟件設(shè)置的標(biāo)識(shí)ID。

3、重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征所具備特殊的技術(shù)效果。

在修改得到的獨(dú)權(quán)中，軟件以廣播形式發(fā)送數(shù)據(jù)共享請(qǐng)求后，根據(jù)響應(yīng)軟件的標(biāo)識(shí)ID來(lái)識(shí)別目標(biāo)軟件，并根據(jù)目標(biāo)軟件的標(biāo)識(shí)ID來(lái)獲取目標(biāo)軟件持有的數(shù)據(jù)，由此實(shí)現(xiàn)目標(biāo)軟件中數(shù)據(jù)的自適應(yīng)獲取，無(wú)需用戶(hù)操作的介入。

因此，本案重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征能夠?qū)崿F(xiàn)以上特殊技術(shù)效果，能夠證明這些區(qū)別技術(shù)特征是申請(qǐng)人為了解決本案的技術(shù)問(wèn)題而獨(dú)特想到的，不屬于本領(lǐng)域的常用技術(shù)手段。

通過(guò)在意見(jiàn)陳述書(shū)中詳細(xì)描述以上3點(diǎn)，能夠有效阻斷審查員以本案重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征是“常用技術(shù)手段”來(lái)駁回代理人所作答復(fù)。

即使審查員在后續(xù)的審查意見(jiàn)中堅(jiān)持本案重新認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征是“常用技術(shù)手段”，也必須給出相應(yīng)證據(jù)證明，使得代理人在審查意見(jiàn)答復(fù)中掌握了主動(dòng)權(quán)。