作者：陳曦博士 專利代理師

日本專利法與中國專利法有很多類似的地方，但在實(shí)務(wù)的具體細(xì)節(jié)上也存在不少區(qū)別，筆者結(jié)合個(gè)人在實(shí)務(wù)中遇到的問題，從申請(qǐng)文件的提交時(shí)間、申請(qǐng)文本的準(zhǔn)備以及文本修改等方面整理出如下幾點(diǎn)注意事項(xiàng)，供參考。

外國語書面申請(qǐng)制度

在日本，直接向?qū)＠诌f交專利申請(qǐng)（或通過巴黎公約途徑申請(qǐng)）時(shí)，已能夠用外語（2016年改法前僅限英語，2016年改法后不限于英語）進(jìn)行專利申請(qǐng)（參考日本專利法第36條之2）。

在申請(qǐng)人沒有充分的時(shí)間完成日文翻譯文本時(shí)，可利用外國語書面申請(qǐng)制度，先提交用日文填寫的專利申請(qǐng)請(qǐng)求書，同時(shí)附上外文申請(qǐng)文件（外文說明書、權(quán)利要求書、必要的附圖以及外文摘要）進(jìn)行申請(qǐng)，以及時(shí)獲得申請(qǐng)日。

需要說明的是，申請(qǐng)人須在申請(qǐng)日起（有優(yōu)先權(quán)的，從優(yōu)先權(quán)日起）1年4個(gè)月內(nèi)提交申請(qǐng)文件的日語譯文，只有在正式提交了該譯文后才能啟動(dòng)審查程序。

相比之下，中國沒有這樣的外國語書面申請(qǐng)制度。這種外國語書面申請(qǐng)制度能夠確保申請(qǐng)人獲得更早的申請(qǐng)日。而且，在提交譯文后，如果發(fā)現(xiàn)譯文存在錯(cuò)誤，申請(qǐng)人可以在外文申請(qǐng)文件記載的范圍內(nèi)修改譯文錯(cuò)誤。

關(guān)于權(quán)利要求

在醫(yī)藥、化學(xué)、材料類發(fā)明領(lǐng)域，有時(shí)會(huì)涉及到疾病的治療方法、以及方法特征表述的產(chǎn)品權(quán)利要求等，需要提醒申請(qǐng)人注意日本對(duì)此的規(guī)定與原則。

1.疾病的治療方法

與中國的情況類似，在日本，對(duì)疾病的治療方法也不授予專利權(quán)。

日本將疾病的治療方法歸入醫(yī)療行為，所謂醫(yī)療行為，是指“通過外科手術(shù)或治療處置人體的方法和在人體上實(shí)施診斷的方法”。其施用對(duì)象是人體，包括人類的避孕、分娩等處理方法，并且包含醫(yī)生（包括由醫(yī)生指導(dǎo)的人）的治療行為和/或?qū)Σ∪诉M(jìn)行作用的步驟。

鑒于上述規(guī)定，在日本申請(qǐng)專利時(shí)，對(duì)于權(quán)利要求中存在的“通過外科手術(shù)或治療處置人體的方法和在人體上實(shí)施診斷的方法”，可以考慮將其刪除，以避免不必要的實(shí)質(zhì)審查費(fèi)用。

2.方法特征表述的產(chǎn)品權(quán)利要求

一般而言，在產(chǎn)品權(quán)利要求中，通常用產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行表述；而在化學(xué)、材料類發(fā)明中，有時(shí)由于受到技術(shù)水平、分析手段的限制而難以用結(jié)構(gòu)、特性等特征來描述，也存在用制造方法特征表述的產(chǎn)品權(quán)利要求（即，在產(chǎn)品權(quán)利要求中包含制造產(chǎn)品的方法特征，例如工藝條件、步驟或流程，也簡稱為PBP權(quán)利要求），這種權(quán)利要求存在著清楚性缺陷。

在中國實(shí)務(wù)中，一般不對(duì)PBP權(quán)利要求的清楚性進(jìn)行審查，而在日本審查中，由于一件最高法院的判例而對(duì)PBP權(quán)利要求的審查標(biāo)準(zhǔn)（尤其是清楚性）做出了詳細(xì)規(guī)定。對(duì)此可具體參考日本最高法院針對(duì)專利權(quán)人Teva制藥工業(yè)公司（Teva Pharmaceutical Industries Ltd.（日本專利NO.3737801））起訴協(xié)和發(fā)酵麒麟公司（Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. ）侵權(quán)一案的判決（參見: Recent Supreme Court case: interpretation of product-by-process claim）。

簡言之，在該判決中，對(duì)于PBP權(quán)利要求，在判定其保護(hù)范圍時(shí)，適用“產(chǎn)品相同理論”，即PBP權(quán)利要求的保護(hù)范圍不限于通過該權(quán)利要求中的制造方法制造的產(chǎn)品，而是涵蓋任何與之具有相同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。

與此同時(shí)，對(duì)于“清楚性”的審查，日本采取了“不可能性/不切實(shí)際性”的標(biāo)準(zhǔn)。關(guān)于“不可能性”，是指對(duì)本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在申請(qǐng)時(shí)從技術(shù)上對(duì)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)或特性進(jìn)行鑒定和分析是不可能的；關(guān)于“不切實(shí)際性”，是指對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行鑒定和分析需耗費(fèi)巨大經(jīng)費(fèi)、時(shí)間，從而不切實(shí)際，即對(duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員而言，在技術(shù)高速發(fā)展、國際競爭激烈背景下獲取專利時(shí)過于嚴(yán)峻。

實(shí)際上，只有能夠滿足上述“不可能性/不切實(shí)際性”的標(biāo)準(zhǔn)的PBP權(quán)利要求才符合清楚性的要求。

可見，日本對(duì)PBP權(quán)利要求的審查十分嚴(yán)格，實(shí)際上很難授權(quán)，申請(qǐng)人應(yīng)謹(jǐn)慎使用PBP撰寫方式。而在日本提交申請(qǐng)時(shí)，應(yīng)注意申請(qǐng)中是否包括PBP權(quán)利要求，可以考慮將其刪除、或者改寫為相應(yīng)的制造方法權(quán)利要求。

3.技術(shù)用語的調(diào)整

從中國向日本申請(qǐng)專利時(shí)，因語言習(xí)慣、文字翻譯等問題而引起的權(quán)利要求記載不清楚的情況較多。按照筆者的經(jīng)驗(yàn)，翻譯時(shí)應(yīng)在理解了技術(shù)用語所處背景下涵義的基礎(chǔ)上適當(dāng)選擇譯文，而不是簡單地進(jìn)行詞與詞之間的直譯。

例如，中文原文中記載有“至少一個(gè)耦合支節(jié)具有開口”，在將“開口”（如下圖中紅色方框所圈出的部位）翻譯成日文時(shí)，如果直譯成“開口”，雖然不會(huì)構(gòu)成翻譯上的錯(cuò)誤，但存在記載不清楚的可能性。

比如，對(duì)于該“開口”，審查員指出：當(dāng)“開口”與形狀有關(guān)時(shí)，其不是構(gòu)成發(fā)明的物品本身，而是由物品包圍的空間、區(qū)域，根據(jù)說明書（特別是附圖）能夠解釋出多種涵義，因此不能唯一確定開口的構(gòu)成，使得發(fā)明不清楚。故筆者將此處的“開口”翻譯為“（間隙）間隙”。

在一些專業(yè)術(shù)語的表達(dá)上，中文和日語之間也存在微妙的差異，翻譯時(shí)很難完全考慮清楚。因此，在存在因語言等問題引起記載不清楚的缺陷時(shí)，如果不好把握如何修改，可以積極地與日方審查員溝通，通過傳真?zhèn)魉托薷姆桨?。基于該修改方案，審查員告知代理人記載不清楚的缺陷是否能消除。即使未能消除，也能從審查員那里獲得修改提示，通過這種方式能夠減少拒絕理由的次數(shù)，從而減少費(fèi)用。

關(guān)于翻譯文本中譯文錯(cuò)誤訂正

在基于外語的PCT申請(qǐng)?zhí)峤缓蟀l(fā)現(xiàn)日文翻譯文本出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，在進(jìn)入日本國家階段之后、申請(qǐng)授權(quán)之前的任何時(shí)間，在提出誤譯訂正書并繳納了誤譯訂正手續(xù)費(fèi)的情況下，可以在不超出國際申請(qǐng)?jiān)挠涊d的范圍內(nèi)對(duì)譯文錯(cuò)誤進(jìn)行訂正，允許修改為與原文相同的譯文，而譯文錯(cuò)誤修改的依據(jù)是國際申請(qǐng)的原文文本而非進(jìn)入國家階段時(shí)最初提交的譯文文本。

但是，在審查過程中，通常對(duì)那些與拒絕理由相關(guān)的翻譯錯(cuò)誤，很容易發(fā)現(xiàn)，但與拒絕理由無關(guān)的翻譯錯(cuò)誤則容易遺漏。而存在翻譯錯(cuò)誤的申請(qǐng)一旦被授權(quán)，就可能帶來不可彌補(bǔ)的損失。

在日本，授權(quán)之后專利權(quán)人還有修改專利內(nèi)容的機(jī)會(huì)，即所謂的“訂正審判制度”。在日本訂正審判制度中，訂正對(duì)象為權(quán)利要求書、說明書和附圖。所允許的修改內(nèi)容包括：權(quán)利要求保護(hù)范圍的縮減；筆誤或者翻譯錯(cuò)誤的修改；不清楚內(nèi)容的解釋說明；引用其他權(quán)利要求的某項(xiàng)權(quán)利要求變更為不引用上述其他權(quán)利要求。

此時(shí)的修改受到嚴(yán)格限制，僅限于規(guī)定范圍，例如，上述筆誤或翻譯錯(cuò)誤的修改，不得超出原始申請(qǐng)文件所記載的范圍，而以上所有的修改，均不能實(shí)質(zhì)上擴(kuò)張或變更權(quán)利要求保護(hù)范圍。

可見，即便發(fā)現(xiàn)了譯文錯(cuò)誤，也可能因超出了所處時(shí)期允許的修改范圍而不被認(rèn)可。因此，依賴譯文錯(cuò)誤的訂正并不能完全挽救翻譯質(zhì)量較差的PCT國際申請(qǐng)，應(yīng)當(dāng)對(duì)在國外提交專利申請(qǐng)的翻譯質(zhì)量予以高度重視，避免對(duì)申請(qǐng)人的利益造成難以挽回的損失。

關(guān)于修改

修改主要包括主動(dòng)修改、答復(fù)最初及最后的拒絕理由通知時(shí)進(jìn)行的修改，此外包括在提出復(fù)審請(qǐng)求時(shí)、以及授權(quán)后對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行訂正時(shí)所作的修改。

將各修改的時(shí)機(jī)、可修改的范圍整理如下。

相比于在中國的申請(qǐng)，申請(qǐng)人在日本進(jìn)行主動(dòng)修改的時(shí)機(jī)比較寬松，在答復(fù)最初及最后的拒絕理由通知時(shí)，日本所設(shè)定的答復(fù)期限對(duì)國外申請(qǐng)人也較為寬松，此外，在答復(fù)最初及最后的拒絕理由通知時(shí)，針對(duì)可修改的范圍有著不同的規(guī)定，需要加以注意。

參考文獻(xiàn)：

1.  陳淑珍等：關(guān)于日本疾病治療方法專利審查的探討，《中國發(fā)明與專利》；

2. 河野英仁：中國企業(yè)在日本申請(qǐng)專利時(shí)應(yīng)當(dāng)注意的要點(diǎn)；

3. Recent Supreme Court case: interpretation of product-by-process claim.

https://www.lawyerissue.com/interpretation-of-product-by-process-claims-in-japan/