作者：梁忠益 專利代理師

在近來的專利代理實(shí)踐中，越來越容易陷入“審查員認(rèn)為是公知常識(shí)-代理人堅(jiān)持不是公知常識(shí)-駁回-提復(fù)審堅(jiān)持不是公知常識(shí)-合議組堅(jiān)持公知常識(shí)維持駁回”的死循環(huán)和怪圈，因此針對(duì)新的審查形勢(shì)，改變答辯思路，從更多的角度考慮更多其他的答辯方式很有必要。

正如審查指南第二部分第四章中所說的：“本節(jié)（第二部分第四章第3節(jié)）中發(fā)明類型的劃分主要是依據(jù)發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別特征的特點(diǎn)作出的，這種劃分僅是參考性的，審查員在審查申請(qǐng)案時(shí)，不要生搬硬套，而要根據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況，客觀地做出判斷”，因此相對(duì)應(yīng)地，代理人也很有必要根據(jù)每項(xiàng)發(fā)明的具體情況靈活地進(jìn)行創(chuàng)造性答辯。

一、三步法以外的創(chuàng)造性判斷的類型（審查指南第二部分第四章第4-5節(jié)）（一）、幾種不同類型發(fā)明的創(chuàng)造性判斷（審查指南第二部分第四章第4節(jié)）

１、開拓性發(fā)明是指一種全新的技術(shù)方案，在技術(shù)史上未曾有過先例，它為人類科學(xué)技術(shù)在某個(gè)時(shí)期的發(fā)展開創(chuàng)了新紀(jì)元。 開拓性發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

２、組合發(fā)明是指將某些技術(shù)方案進(jìn)行組合，構(gòu)成一項(xiàng)新的技術(shù)方案，以解決現(xiàn)有技術(shù)客觀存在的技術(shù)問題。在進(jìn)行組合發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時(shí)通常需要考慮：組合后的各技術(shù)特征在功能上是否彼此相互支持、組合的難易程度、現(xiàn)有技術(shù)中是否存在組合的啟示以及組合后的技術(shù)效果等。

３、選擇發(fā)明 是指從現(xiàn)有技術(shù)中公開的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術(shù)中未提到的窄范圍或個(gè)體的發(fā)明。 在進(jìn)行選擇發(fā)明創(chuàng)造性的判斷時(shí)，選擇所帶來的預(yù)料不到的技術(shù)效果是考慮的主要因素。

４、轉(zhuǎn)用發(fā)明是指將某一技術(shù)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)轉(zhuǎn)用到其他技術(shù)領(lǐng)域中的發(fā)明。通常需要考慮：轉(zhuǎn)用的技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、是否存在相應(yīng)的技術(shù)啟示、轉(zhuǎn)用的難易程度、是否需要克服技術(shù)上的困難、轉(zhuǎn)用所帶來的技術(shù)效果等。

５、已知產(chǎn)品的新用途發(fā)明是指將已知產(chǎn)品用于新的目的的發(fā)明。通常需要考慮：新用途與現(xiàn)有用途技術(shù)領(lǐng)域的遠(yuǎn)近、新用途所帶來的技術(shù)效果等。

６、要素變更的發(fā)明 要素變更的發(fā)明，包括要素關(guān)系改變的發(fā)明、要素替代的發(fā)明和要素省略的發(fā)明。通常需要考慮：要素關(guān)系的改變、要素替代和省略是否存在技術(shù)啟示、其技術(shù)效果是否可以預(yù)料等。

（二）、判斷發(fā)明創(chuàng)造性時(shí)需考慮的其他因素（審查指南第二部分第四章第5節(jié)）

當(dāng)申請(qǐng)屬于以下情形時(shí)，審查員應(yīng)當(dāng)予以考慮，不應(yīng)輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結(jié)論。相應(yīng)的在答辯中，代理人也可以以下情形為理由爭辯發(fā)明具備創(chuàng)造性。

１、發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題 如果發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題，這種發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

２、發(fā)明克服了技術(shù)偏見  技術(shù)偏見，是指在某段時(shí)間內(nèi)、某個(gè)技術(shù)領(lǐng)域中，技術(shù)人員對(duì)某個(gè)技術(shù)問題普遍存在的、偏離客觀事實(shí)的認(rèn)識(shí)，它引導(dǎo)人們不去考慮其他方面的可能性，阻礙人們對(duì)該技術(shù)領(lǐng)域的研究和開發(fā)。如果發(fā)明克服了這種技術(shù)偏見，采用了人們由于技術(shù)偏見而舍棄的技術(shù)手段，從而解決了技術(shù)問題，則這種發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

３、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果 發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果，是指發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)效果產(chǎn)生“質(zhì)”的變化，具有新的性能；或者產(chǎn)生“量”的變化，超出人們預(yù)期的想象。這種“質(zhì)”的或者“量”的變化，對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說，事先無法預(yù)測或者推理出來。當(dāng)發(fā)明產(chǎn)生了預(yù)料不到的技術(shù)效果時(shí)，一方面說明發(fā)明具有顯著的進(jìn)步，同時(shí)也反映出發(fā)明的技術(shù)方案是非顯而易見的，具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。

４、發(fā)明在商業(yè)上獲得成功 當(dāng)發(fā)明的產(chǎn)品在商業(yè)上獲得成功時(shí)，如果這種成功是由于發(fā)明的技術(shù)特征直接導(dǎo)致的，則一方面反映了發(fā)明具有有益效果，同時(shí)也說明了發(fā)明是非顯而易見的，因而這類發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性。

以上可統(tǒng)稱為三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型。

二、需要進(jìn)行三步法以外的創(chuàng)造性判斷的可能情形

由于采用三步法以外的方式進(jìn)行創(chuàng)造性答辯，其被審查員認(rèn)可的可能性或者說發(fā)明被授權(quán)的前景具有很大的不確定性，因此這樣的答辯方式在大多數(shù)情況下顯然并非代理人的首選，因此我們建議通常只有遇到以下幾種情形時(shí)可以考慮采用三步法以外的方式進(jìn)行創(chuàng)造性答辯：

1、當(dāng)發(fā)明明顯屬于典型的上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型之一，在答辯中自然應(yīng)該明確向?qū)彶閱T指出該發(fā)明屬于上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型之一從而應(yīng)該具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步因此具備創(chuàng)造性，由此應(yīng)該能夠明顯提高該發(fā)明被授權(quán)的可能性。

2、當(dāng)發(fā)明按照常規(guī)的答辯方法進(jìn)行答辯明顯已經(jīng)難以說服審查員改變沒有創(chuàng)造性的觀點(diǎn)時(shí)，有必要考慮和挖掘發(fā)明是否屬于上述的三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型之一，也就是說盡量往這十種類型上靠。

3、很多時(shí)候，可以采取兩種答辯方式（三步法和三步法以外）同時(shí)進(jìn)行，以進(jìn)一步提高該發(fā)明被授權(quán)的可能性。

三、案例分享

雖然以上一共列出了三步法以外的創(chuàng)造性判斷的十種類型，但其中實(shí)際上在專利代理實(shí)踐中相對(duì)更常見的是發(fā)明克服了技術(shù)偏見、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果、要素變更（主要是省略）的發(fā)明以及轉(zhuǎn)用發(fā)明等幾種情形，以下為相關(guān)的案例：

1、發(fā)明克服了技術(shù)偏見的案例（案號(hào)：132154TW01，已授權(quán)）

主要答辯過程如下：

獨(dú)立權(quán)利要求1相比于對(duì)比文件1（CN101123460）至少包括如下區(qū)別技術(shù)特征：于依據(jù)該頻譜分析結(jié)果來調(diào)整該傳送端的該至少一校正系數(shù)之前，在該至少一校正系數(shù)具有一預(yù)設(shè)初始設(shè)定之下，依據(jù)該頻譜分析結(jié)果來調(diào)整該測試信號(hào)；其中若該頻譜分析結(jié)果指出所接收到的該測試信號(hào)的功率小于一預(yù)定功率，則通知該傳送端增加該測試信號(hào)的功率；以及若該頻譜分析結(jié)果指出該測試信號(hào)的多個(gè)諧波功率大于背景噪聲，則通知該傳送端減少該測試信號(hào)的功率。

在審查意見中，審查員在評(píng)述申請(qǐng)人前次的意見陳述時(shí)認(rèn)為“本領(lǐng)域技術(shù)人員熟知，測試信號(hào)的功率過大或者過小都會(huì)影響校正的準(zhǔn)確性，而測試信號(hào)功率的大小是通過接收方的反饋獲得的，即需要根據(jù)接收信號(hào)方的反饋來調(diào)整測試信號(hào)。因此，在通過測試信號(hào)調(diào)整校正系數(shù)之前，本領(lǐng)域技術(shù)人員很容易想到先根據(jù)接收方的反饋，將測試信號(hào)調(diào)整到合適的范圍，這不需要克服技術(shù)上的障礙，其取得的技術(shù)效果也是本領(lǐng)域技術(shù)人員可以預(yù)期的”。

對(duì)此審查意見，申請(qǐng)人不能認(rèn)同，并陳述理由如下（摘抄主要部分）：無論是從對(duì)比文件1給出的技術(shù)啟示還是從本領(lǐng)域技術(shù)人員甚至是普通人的思維慣性來看，為了實(shí)現(xiàn)校正的目的通常都是會(huì)想到不斷地根據(jù)頻譜分析的結(jié)果來不斷地增加或者減?。ɑ蛘哒f調(diào)整）校正系數(shù)以使結(jié)果不斷地逼近理想值，而不會(huì)想到去調(diào)整測試信號(hào)的功率，因此從這個(gè)意義上來說可以說本申請(qǐng)打破了人們的思維慣性或者說克服了技術(shù)偏見。由此可見，根據(jù)審查指南第二部分第四章關(guān)于創(chuàng)造性的審查原則和評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，無論是從非顯而易見性還是從打破了人們的思維慣性（或者說克服了技術(shù)偏見）的角度來說，本申請(qǐng)權(quán)利要求1所要求保護(hù)的技術(shù)方案都具有創(chuàng)造性。

2、發(fā)明取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果的案例（案號(hào)：134700TW01，已授權(quán)）

主要答辯過程如下：

修改后的權(quán)利要求4與對(duì)比文件1和2相比至少存在區(qū)別技術(shù)特征“在一除塵模態(tài)下，該第一風(fēng)扇進(jìn)行反轉(zhuǎn)操作，以提供除塵效果”。基于“該第一風(fēng)扇進(jìn)行反轉(zhuǎn)操作，以提供除塵效果”的區(qū)別技術(shù)特征，本申請(qǐng)可實(shí)現(xiàn)“外部空氣流動(dòng)可以改變方向，因此即使有塵附著現(xiàn)象，也會(huì)因空氣流動(dòng)的反向而被吹落，塵堆積問題可以被大幅改善”（參見說明書第4頁第16-18行）這一出人預(yù)料的技術(shù)效果，因?yàn)閷?duì)于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說，為了改善除塵效果，往往只會(huì)想到加大風(fēng)力或者減小風(fēng)阻使風(fēng)流動(dòng)更順暢而不會(huì)想到反吹。由于出人預(yù)料的技術(shù)效果因此具有創(chuàng)造性。

3、要素省略的發(fā)明的案例（案號(hào)：144443TW01，已授權(quán)）

主要答辯過程如下：

對(duì)比文件2的主要反相器串接的是（由對(duì)置的兩個(gè)晶體管構(gòu)成的）可變延遲單元而不是本申請(qǐng)的電阻，而且比本申請(qǐng)還多了與前饋反相器串接的晶體管。

最關(guān)鍵的是，就對(duì)比文件2中的可變延遲單元與本申請(qǐng)中的電阻所起的作用而言明顯不同，兩者無法相互替代。對(duì)比文件2中的可變延遲單元利用的是其中的高阻抗晶體管從開啟到建立飽和電流需要一定的時(shí)間（或者說晶體管的等效電容的充放電時(shí)間）而起到的對(duì)信號(hào)傳輸?shù)难舆t作用（參見對(duì)比文件2說明書第[0041]段等）；而本申請(qǐng)主要是使用了電阻的分壓作用（而晶體管完全導(dǎo)通后集-射電壓/電阻幾乎可以忽略不計(jì)）從而使某一主要反相器與相應(yīng)的前饋反相器不會(huì)共享一個(gè)共同的輸出電壓V0而避免了爭用現(xiàn)象，當(dāng)然本申請(qǐng)的電阻也和對(duì)比文件2中的可變延遲單元一樣起到了可變延遲（通過選擇不同的電阻值）的作用，但總體來說本申請(qǐng)的電阻起到了一舉兩得的作用，達(dá)到了比對(duì)比文件2更多更好的技術(shù)效果。也就是說，本申請(qǐng)通過比對(duì)比文件2更少的器件、更簡單的電路、更簡單容易的控制/操作方法/邏輯和更低的功耗及成本實(shí)現(xiàn)了比對(duì)比文件2更多更好的技術(shù)效果，單就這一點(diǎn)（省略要素的發(fā)明）來說，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于對(duì)比文件2就具有創(chuàng)造性。

4、轉(zhuǎn)用發(fā)明的案例（案號(hào)：LZ140390CN01，審查員更換對(duì)比文件）

主要答辯過程如下：

本申請(qǐng)屬于典型的轉(zhuǎn)用發(fā)明申請(qǐng)，申請(qǐng)人認(rèn)為本申請(qǐng)符合轉(zhuǎn)用發(fā)明的創(chuàng)造性條件，因而具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性，具體理由如下。

1、首先，本申請(qǐng)轉(zhuǎn)用的是通信領(lǐng)域的技術(shù)，而本申請(qǐng)屬于電鏟設(shè)備領(lǐng)域或者說礦產(chǎn)挖掘設(shè)備領(lǐng)域，顯然兩者的技術(shù)領(lǐng)域相距很遠(yuǎn)，并不類似或相近。

2、其實(shí)最重要的是，根據(jù)《審查指南》第二部分第四章4.4節(jié)（2）的規(guī)定：“如果這種轉(zhuǎn)用能夠產(chǎn)生預(yù)料不到的技術(shù)效果，或者克服了原技術(shù)領(lǐng)域中未曾遇到的困難，則這種轉(zhuǎn)用發(fā)明具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)和顯著的進(jìn)步，具備創(chuàng)造性”，也就是轉(zhuǎn)用發(fā)明申請(qǐng)只要滿足上述帶下劃線的兩個(gè)條件之一即具備創(chuàng)造性。而首先，從技術(shù)效果來說，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)能產(chǎn)生以下技術(shù)效果：1) 由于礦用電鏟上下車信號(hào)傳輸采用了無線通信方式，使得滑環(huán)高度可以降低，從而使結(jié)構(gòu)更加簡單、實(shí)用，在拆裝時(shí)更加方便；2) 礦用電鏟上下車部分通信信息量不受滑環(huán)數(shù)量限制；3) 增強(qiáng)了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性，降低滑環(huán)維護(hù)難度和成本；4) 藍(lán)牙通信保證了電鏟上下車之間通信的可靠性及快速響應(yīng)。上述技術(shù)效果相對(duì)于通過滑環(huán)進(jìn)行上、下車之間的信息交換及控制的現(xiàn)有技術(shù)來說顯然是預(yù)料不到的技術(shù)效果。第二，從克服原技術(shù)領(lǐng)域中未曾遇到的困難來說，本申請(qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案克服許多通信領(lǐng)域不會(huì)遇到的困難，比如強(qiáng)烈的聲光電的干擾、高濕度的環(huán)境、劇烈的震動(dòng)以及超高溫和超低溫（如-40°C~80°C）的影響等?？梢姡旧暾?qǐng)權(quán)利要求1的技術(shù)方案克服了許多技術(shù)上的困難，且取得了極好的效果，所以無論從上述兩個(gè)條件的哪個(gè)方面來說都具備創(chuàng)造性。

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