作者：周志全 專利工程師

在專利申請的實質(zhì)審查中，審查員經(jīng)常將專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求與對比文件的一個或多個區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定為本領(lǐng)域的“公知常識”，從而采取“對比文件結(jié)合本領(lǐng)域的“公知常識”可以容易得到專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求所要保護(hù)的技術(shù)方案”的審查意見，來否定專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求的創(chuàng)造性。因此，在答復(fù)此類審查意見通知書時需要面對如何應(yīng)對“公知常識”的問題。

另外，有時審查員在評價了專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求的創(chuàng)造性后，將其從屬權(quán)利要求均認(rèn)定為本領(lǐng)域的“公知常識”，以至于在想要利用從屬權(quán)利要求來限定獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案時，也不得不面對“公知常識”的問題。而且，審查員在利用“公知常識”與對比文件結(jié)合來評價專利申請的創(chuàng)造性時，幾乎不會提供證據(jù)，也不會說明足夠的理由，可以說“公知常識”已經(jīng)成為創(chuàng)造性的一大“殺手”。

下面，主要介紹一些涉及“公知常識”的審查意見通知書的答復(fù)思路，以供大家參考。

首先，持懷疑的態(tài)度認(rèn)真地分析專利申請和對比文件的技術(shù)方案，以確認(rèn)審查員關(guān)于對比文件與專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求的區(qū)別技術(shù)特征的認(rèn)定是否正確。如果審查員的認(rèn)定不正確，即，專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求與對比文件除了被指出的區(qū)別技術(shù)特征以外，還具有其他的區(qū)別技術(shù)特征，在沒有充分的證據(jù)表明被認(rèn)定的區(qū)別技術(shù)特征不是“公知常識”的情況下，可以主要圍繞其他的區(qū)別技術(shù)特征來進(jìn)行論述，而不必糾結(jié)于被認(rèn)定為“公知常識”的區(qū)別技術(shù)特征的論述。

如果專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求與對比文件沒有其他的區(qū)別技術(shù)特征，則應(yīng)該分析被認(rèn)定為“公知常識”的區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中所要解決的技術(shù)問題，并判斷對比文件是否記載有相應(yīng)的技術(shù)問題。如果對比文件與專利申請所要解決的技術(shù)問題完全不同，那么很顯然，本領(lǐng)域技術(shù)人員沒有動機(jī)將被認(rèn)定為“公知常識”的區(qū)別技術(shù)特征與對比文件相結(jié)合，來解決專利申請所要解決的技術(shù)問題，即，對比文件和“公知常識”沒有結(jié)合的啟示。換言之，專利申請的技術(shù)方案對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是非顯而易見的。

如果專利申請與對比文件所要解決的技術(shù)問題相同，可以分析該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中所達(dá)到的技術(shù)效果和“公知常識”所達(dá)到的技術(shù)效果是否相同，如果完全不同，則可以向?qū)彶閱T表明該區(qū)別技術(shù)特征在專利申請中產(chǎn)生了意想不到的技術(shù)效果，以論述該專利申請的技術(shù)方案具備創(chuàng)造性。

此外，還可以進(jìn)一步分析對比文件和“公知常識”能不能結(jié)合，如果對比文件和被認(rèn)定為“公知常識”的區(qū)別技術(shù)特征在技術(shù)或結(jié)構(gòu)上存在結(jié)合的矛盾或困難，即，兩者根本無法結(jié)合，那么可以以對比文件和被認(rèn)定為“公知常識”的區(qū)別技術(shù)特征無法結(jié)合為由來進(jìn)行論述。

例如，專利申請涉及一種顯示裝置，圖1是該顯示裝置的外觀的立體圖，圖2是沿圖1的II線的縱剖視圖，如圖1、2所示，該顯示裝置具有：透光體23，使光源22發(fā)出的光擴(kuò)散并射出；框體25，包括加強(qiáng)筋251，該加強(qiáng)筋251與透光體23的側(cè)面相對且與伸出部21相對并抵接，在透光體23因隨著光源22所產(chǎn)生的熱而發(fā)生熱膨脹時，透光體23將加強(qiáng)筋251向右按壓（即，所述加強(qiáng)筋通過來自所述透光體的按壓力而能夠彎曲變形）。

對比文件公開了一種液晶顯示裝置，審查員指出：對比文件與專利申請的區(qū)別技術(shù)特征在于：該加強(qiáng)筋251與透光體23的側(cè)面相對且與伸出部21相對并抵接，并且通過來自透光體23的按壓力而能夠彎曲變形，并指出這些技術(shù)特征為慣用技術(shù)手段（公知常識）。

如上面的對比文件的圖1所示，在對比文件中，由于在導(dǎo)光板5的一側(cè)面?zhèn)仍O(shè)置有光源6，光源6的光從導(dǎo)光板5的一側(cè)面入射至導(dǎo)光板5，如果像本申請那樣設(shè)置加強(qiáng)筋，則會擋住光源6的光。因此，加強(qiáng)筋的配置部位受到了限制，從而無法在一側(cè)面上設(shè)置加強(qiáng)筋。因此，可以主張對比文件和被認(rèn)定為“公知常識”的關(guān)于加強(qiáng)筋的技術(shù)特征難以結(jié)合。

當(dāng)然，也可以考慮對“公知常識”進(jìn)行例證的方式來進(jìn)行答復(fù)。在該情況下，可以充分利用檢索報告書中所記載的相關(guān)專利文獻(xiàn)，這些專利文獻(xiàn)是審查員檢索出的與專利申請的技術(shù)方案相似的現(xiàn)有技術(shù)中具有代表性的技術(shù)文獻(xiàn)，這些專利文獻(xiàn)中所記載的技術(shù)特征很可能是本技術(shù)領(lǐng)域所采用的慣用技術(shù)手段（公知常識），由此，可以推斷出本領(lǐng)域的“公知常識”是什么。

當(dāng)然，僅從幾篇專利文獻(xiàn)未必能夠準(zhǔn)確地推斷出本領(lǐng)域的“公知常識”，在該情況下，可以向申請人確認(rèn)自己的推斷是否正確。當(dāng)然，也可以直接向申請人詢問本領(lǐng)域的“公知常識”是什么，相比代理人而言，申請人應(yīng)該更加了解本領(lǐng)域所采用的慣用技術(shù)手段（公知常識）。如果能夠表明專利申請與對比文件的區(qū)別技術(shù)特征不是本領(lǐng)域的“公知常識”，并例證出本領(lǐng)域的“公知常識”，以此來進(jìn)行論述，那么審查員就不會輕易地只利用“公知常識”來評價專利申請的獨(dú)立權(quán)利要求的創(chuàng)造性了。

此外，2019年4月4日國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布“關(guān)于就《專利審查指南修改草案（征求意見稿）》公開征求意見的通知”，發(fā)布了審查指南修改草案（征求意見稿），其中修改了關(guān)于“公知常識”舉證的規(guī)定。

具體而言，修改為：審查員在審查意見通知書中引用的本領(lǐng)域的公知常識應(yīng)當(dāng)是確鑿的，如果申請人對審查員引用的公知常識提出異議，審查員應(yīng)當(dāng)能夠提供相應(yīng)的證據(jù)予以證明或說明理由。在審查意見通知書中，審查員將權(quán)利要求中對技術(shù)問題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識時，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明（第二部分第八章第4.10.2.2節(jié)（4））。這樣一來，將會大大規(guī)范審查員在創(chuàng)造性評述時對“公知常識”的引用，當(dāng)然，如果有需要，可以在答復(fù)過程中要求審查員對“公知常識”予以舉證。

以上僅是本人基于實務(wù)對涉及“公知常識”的審查意見通知書的答復(fù)的一些理解和答復(fù)思路的總結(jié)，希望能夠?qū)Υ蠹矣兴鶐椭．?dāng)然，本人資歷尚淺、水平有限，答復(fù)此類的審查意見也有限，以上內(nèi)容若有不妥之處，還請各位專家批評指教。