作者：馬凱華 資深專利代理師

在答復審查意見的實踐中，使用兩篇對比文件結(jié)合來評述一項權(quán)利要求的創(chuàng)造性是一種常見的審查意見，在大多情況下，構(gòu)成權(quán)利要求的技術(shù)特征分別公開于兩篇對比文件中，但是，這兩篇對比文件往往并不屬于完全相同的技術(shù)領(lǐng)域。在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，不僅要考慮發(fā)明的技術(shù)方案本身，還要考慮發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果，將發(fā)明作為一個整體看待。

根據(jù)《專利審查指南》第二部分第2.2.3節(jié)規(guī)定，在發(fā)明或者實用新型說明書的背景技術(shù)部分應當寫明對發(fā)明或者實用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)，并且，在說明書的背景技術(shù)部分中，還要客觀地指出背景技術(shù)中存在的問題和確定，但是，僅限于涉及由本發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)方案所要解決的問題和缺點。因此，根據(jù)說明書中“背景技術(shù)”記載的內(nèi)容即可以確定該申請的發(fā)明目的。

申請人在答復審查意見時，首先應要從技術(shù)角度分析本申請與對比文件之間的技術(shù)領(lǐng)域的差異是否會導致存在特定的技術(shù)差異，是否能夠結(jié)合，然后再重點關(guān)注另一篇對比文件在這種技術(shù)領(lǐng)域的差異的基礎(chǔ)上能否給所屬技術(shù)領(lǐng)域人員帶來相應的技術(shù)啟示。

對于對比文件是否能夠結(jié)合，其實質(zhì)就是，當所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員采用其中一篇對比文件公開的技術(shù)方案并發(fā)現(xiàn)其存在的技術(shù)不足時，是否有動機把另一篇對比文件中公開的相應技術(shù)手段結(jié)合進來。因此，兩篇對比文件是否能夠相互結(jié)合的判斷基礎(chǔ)是：具有相同或相似的技術(shù)不足，具有相同或相似的發(fā)明目的。如果通過分析發(fā)現(xiàn)兩篇對比文件之間存在影響相互制約的因素，并由此使得這種直接結(jié)合無法形成有效的技術(shù)方案，那么就找到了這兩篇對比文件無法顯而易見結(jié)合的最具有說服力的理由。

但是，代理人在收到審查意見之后，大多忽略了判斷對比文件的技術(shù)領(lǐng)域之間是否存在差異，直接進行技術(shù)特征的對比、分析。然而，在意見陳述中關(guān)于本申請與對比文件的任何比對和分析，都應建立在本申請與對比文件具有相同或相似的發(fā)明目的之上。由此，對于發(fā)明目的的確認在答復審查意見階段非常重要。

由此，反觀代理人在新申請中關(guān)于背景技術(shù)的撰寫：根據(jù)專利法實施細則第二十條第二款規(guī)定，獨立權(quán)利要求應當記載解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征，這里所提到的技術(shù)問題即與背景技術(shù)部分所闡述的技術(shù)問題相對應。代理人應要注意對于說明書“背景技術(shù)”的撰寫，如果“背景技術(shù)”撰寫不當，很容易會導致獨立權(quán)利要求存在“缺少必要技術(shù)特征”的問題。

對于說明書“背景技術(shù)”的撰寫，首先，說明書的“背景技術(shù)”部分需要分析目前傳統(tǒng)技術(shù)的缺點，并根據(jù)該缺點對應地指明本申請要解決的技術(shù)問題是什么。在描述目前傳統(tǒng)技術(shù)的時候應要客觀、有目的性的對其缺點進行分析和論述，以為引出本申請所要解決的技術(shù)問題而服務(wù)。并且，所引出的本申請所要解決的技術(shù)問題應與本申請的獨立權(quán)利的技術(shù)方案相對應。

對于目前傳統(tǒng)技術(shù)的描述角度及詳細程度，也需要代理人認真考慮。代理人需要根據(jù)本申請的技術(shù)方案，確定最接近的對比文件，確定相對于最接近的對比文件的區(qū)別技術(shù)特征是什么，該區(qū)別技術(shù)特征的難易度、對應的新創(chuàng)性的高低進行不同角度及程度的描述。

關(guān)于技術(shù)問題的描述角度要符合普通技術(shù)人員的思維邏輯，不要生搬硬套一個技術(shù)問題，犯類似“事后諸葛亮”的毛病。對于有些發(fā)明人提供的原技術(shù)問題，有嫌落入“非技術(shù)問題”的時候，代理人更應該認真考慮描述角度的問題，如何巧妙的、換角度描述將其描述成“技術(shù)問題”。

關(guān)于對傳統(tǒng)技術(shù)的描述的詳細程度，其中，一種描述方法可以為，將本申請作為開拓性、首創(chuàng)型發(fā)明進行“背景技術(shù)”的描述，本申請的技術(shù)方案認定為全新的技術(shù)方案，對于“背景技術(shù)”的描述只需大概描述該技術(shù)產(chǎn)生的環(huán)境即可。

其次，如果本申請的區(qū)別技術(shù)特征為較為細節(jié)的技術(shù)特征，“背景技術(shù)”也應盡量避免對過多細節(jié)的描述。撰寫“背景技術(shù)”同時，應考慮獨立權(quán)利要求的保護范圍，使“背景技術(shù)”能夠與獨立權(quán)利要求的上位概念呼應。

并且，為避免“背景技術(shù)”公開較多的技術(shù)特征，對本申請的具體技術(shù)方案產(chǎn)生暗示或隱含的啟示；或者，由于公開較多細節(jié)特征，影響本申請方案的新創(chuàng)性的高度。對此，代理人可以將對于“背景技術(shù)”中所涉及的較為具體的技術(shù)方案放置于說明書的具體實施方式部分進行詳細分析描述，以備在后續(xù)審查工作中發(fā)揮作用，并避免由于“背景技術(shù)”的公開對后續(xù)審查工作產(chǎn)生爭議。

因此，代理人無論是在處理審查意見的答復過程中，還是在申請文件的撰寫過程中，甚至在后續(xù)的侵權(quán)糾紛以及無效審查過程中，代理人都應重視說明書的背景技術(shù)部分的撰寫。代理人不能簡單的根據(jù)交底內(nèi)容中發(fā)明人聲稱的背景技術(shù)進行申請文件的說明書的背景技術(shù)的撰寫，也不能直接完全按照最接近的對比文件作為背景技術(shù)進行撰寫，代理人應在撰寫時對申請文件的整體思路進行把握，以形成更高質(zhì)量的專利申請文件，更好地維護申請人的利益。