作者：王綠韻 資深商標代理人

近日，筆者代理的“JCB”沖擊鎬海關(guān)查處案被中華商標協(xié)會評為2018-2019優(yōu)秀商標代理案例，該案件也是全國27件獲獎案例中唯一一件涉及海關(guān)查處的商標案件，對如何運用海關(guān)行政行為來實現(xiàn)商標權(quán)的保護問題上具有一定的典型性和參考性。

在此，筆者針對該案件的具體情況梳理如下：

案件基本情況：

隆天客戶J.C.班福德挖土機有限公司，生產(chǎn)的挖掘裝載機和伸縮臂叉裝車世界排名第一。該客戶對其在中國注冊的一系列“JCB”商標進行了海關(guān)登記備案，是“JCB”系列商標的商標權(quán)人和海關(guān)備案人。

2018年7月，深圳大鏟灣海關(guān)查獲一家永康的工具制造公司（以下簡稱“出口人”）未經(jīng)授權(quán)出口申報的標有“JCB”品牌標識的沖擊鎬200臺，價值人民幣15萬余元。商標權(quán)人認為該批貨物侵犯了其在海關(guān)總署備案的商標專用權(quán)，向大鏟灣海關(guān)提出知識產(chǎn)權(quán)保護措施申請。大鏟灣海關(guān)對該批貨物作出侵權(quán)認定的初步意見，出口人則認為其行為為純出口行為，并未侵犯商標權(quán)人在中國的商標專用權(quán)，并就此針對大鏟灣海關(guān)擬作出的行政處罰決定向深圳海關(guān)提出聽證申請。

在聽證會上，出口人提交了一系列的定牌加工證據(jù)，包括該批貨物出口國的商標注冊證、委托加工合同、與委托方之間的往來信件溝通等，試圖證明其生產(chǎn)加工的沖擊鎬全部用于出口；商標權(quán)人則提交了其在中國及出口國的商標注冊證、實際使用證據(jù)、中國知名度證據(jù)等，并針對出口人的證據(jù)瑕疵進行了現(xiàn)場辯論。

深圳海關(guān)經(jīng)聽證及調(diào)查，最后認定侵出口人出口前述貨物的行為已經(jīng)構(gòu)成出口侵犯商標權(quán)貨物的行為，并對出口人做出沒收侵權(quán)貨物并處罰人民幣1.6萬元的行政處罰。

案件法律意義分析：

深圳海關(guān)在聽證復核意見書中評述到，出口人未能提供證據(jù)證明其委托方在出口國的“JCB”注冊商標權(quán)，也未提供證據(jù)證明在其接受委托加工前已盡合理注意義務(wù)，且鑒于商標權(quán)人在挖掘機等工程機械領(lǐng)域具有較強的識別性和指向性，出口人生產(chǎn)出口標有“JCB”商標的沖擊鎬會使相關(guān)公眾將涉案貨物與商標權(quán)人形成較為穩(wěn)定的關(guān)聯(lián)，給商標權(quán)人造成了商譽等實質(zhì)性損害。因此，深圳海關(guān)認定出口人的定牌加工情節(jié)不成立，其出口前述貨物的行為已構(gòu)成出口侵犯商標權(quán)貨物的行為。

在目前的法律實踐中，純出口行為（定牌加工行為）因生產(chǎn)加工的產(chǎn)品并未在國內(nèi)市場流通，無論是在行政查處階段還是在訴訟階段都較難被認定為商標侵權(quán)行為。因此，處理該類案件的重點不僅包括了混淆可能性的分析及證明，還應(yīng)包括尋找、論證對方定牌加工證據(jù)上的瑕疵，從而證明對方在接受委托前未盡到合理注意義務(wù)，其行為不應(yīng)被認定為具有定牌加工情節(jié)。同時，商標權(quán)人通過強調(diào)在實際使用中可能產(chǎn)生的混淆結(jié)果，也可以進一步推進對其行為的侵權(quán)認定。