作者：王丹 專利代理師

在專利申請文件中，規(guī)范的術(shù)語表達對于說明書技術(shù)內(nèi)容的充分公開以及權(quán)利要求保護范圍的準確確定具有重要的影響。尤其是當該術(shù)語是用于表達發(fā)明的必要技術(shù)特征時，不規(guī)范的術(shù)語表達將會導致發(fā)明的技術(shù)手段含糊不清、進而導致所屬領(lǐng)域技術(shù)人員無法實施其技術(shù)方案。因此，專利申請文件中術(shù)語的嚴謹表達對于專利的授權(quán)與確權(quán)具有重要的意義。

然而，在專利申請實務中，仍然存在各種造成術(shù)語表達不清楚的現(xiàn)象，包括使用不規(guī)范的書寫、多義詞、功能性術(shù)語、自定義術(shù)語等情形。

對自定義術(shù)語類技術(shù)特征來講，其含義在說明書中必須是明確的，對于所屬技術(shù)領(lǐng)域技術(shù)人員來說，不會因為該自定義術(shù)語的使用而對包含該自定義術(shù)語的權(quán)利要求的保護范圍造成理解困難和理解錯誤。本文將著眼于“自定義術(shù)語”，提出在使用“自定義術(shù)語”中容易出現(xiàn)的問題以及建議。

在《專利審查指南（2010）》第二部分第二章第2.2.7節(jié)有如下規(guī)定：“說明書應當使用發(fā)明或者實用新型所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)術(shù)語。對于自然科學名詞，國家有規(guī)定的，應當采用統(tǒng)一的術(shù)語，國家沒有規(guī)定的，可以采用所屬技術(shù)領(lǐng)域約定俗成的術(shù)語，也可以采用鮮為人知或者最新出現(xiàn)的科技術(shù)語，或者直接使用外來語（中文音譯或意譯詞），但是其含義對所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說必須是清楚的，不會造成理解錯誤；必要時可以采用自定義術(shù)語，在這種情況下，應當給出明確的定義或者說明?！?

由此可見，上述規(guī)定為自定義術(shù)語的使用提供了合法化的途徑。相信大多數(shù)代理師對《專利審查指南》第二部分第二章第2.2.7節(jié)都有一定的了解，然而在實務中，對于自定義術(shù)語的不正確使用的情況還是屢見不鮮。

1.有無必要使用自定義術(shù)語

使用自定義術(shù)語固然能夠幫助申請文件避開能夠評價其三性的對比文件，例如使用“收發(fā)信機”自定義術(shù)語代替“手機”。然而在目前的司法實踐中，如果“自定義術(shù)語”與對比文件公開的技術(shù)內(nèi)容僅僅在表述上存在差異，但是技術(shù)實質(zhì)相同或等同，那么該技術(shù)特征就屬于缺乏創(chuàng)造性的情形。

因此，如果“自定義術(shù)語”實質(zhì)上表達的特征對應有統(tǒng)一的技術(shù)術(shù)語或本領(lǐng)域的慣常術(shù)語，則此時應慎用自定義術(shù)語。

2.謹慎對待發(fā)明人給出的“慣用術(shù)語”

發(fā)明人在技術(shù)交底書中通常會使用他所認為的“慣用術(shù)語”描述技術(shù)方案，在一具體案例中，代理師使用了發(fā)明人所提供的“飛機夾”一詞用于權(quán)利要求中。在審查程序中該自定義術(shù)語被審查員判定為不符合《專利法》第26條第4款的規(guī)定。實質(zhì)上，“飛機夾”是口語化的表述，其真實的表達應是“止流夾”。然而由于說明書中未對“飛機夾”進行解釋，并且“飛機夾”經(jīng)搜索還有其他含義，從而給審查意見的答復帶來了極大的難度。

因此，代理師不僅應與發(fā)明人確認該慣用術(shù)語是否為本領(lǐng)域的通用技術(shù)術(shù)語，還應自行查找資料求證，以防被發(fā)明人誤導。若確定該“慣用術(shù)語”并非為本領(lǐng)域的通用技術(shù)術(shù)語，代理師若使用了該“慣用術(shù)語”，則應按照“自定義術(shù)語”的相關(guān)要求在說明書中進行解釋。

3.在利用自定義術(shù)語體現(xiàn)上位概念時，該自定義術(shù)語應在說明書中解釋

在撰寫實務中，特別是對于權(quán)利要求書的撰寫，代理師或申請人經(jīng)常會使用自定義術(shù)語，以做上位化表達，凸顯或適應發(fā)明構(gòu)思。

《專利法》第56條規(guī)定，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容。因此在解釋權(quán)利要求時，說明書及附圖作為“內(nèi)部證據(jù)”相對于申請文件之外的其他文件而言具有一定的優(yōu)先性。因此在目前的司法實踐中，如果爭議的技術(shù)術(shù)語在本領(lǐng)域沒有通用含義，但說明書對技術(shù)術(shù)語有明確的界定，則應當以說明書的界定解釋該技術(shù)術(shù)語。

在福建多棱鋼業(yè)集團有限公司起訴啟東市八菱鋼丸有限公司侵害發(fā)明專利權(quán)的糾紛案中，爭議的焦點之一為，權(quán)利要求1中的技術(shù)術(shù)語“兩級破碎”應當如何理解，最高人民法院認為，涉案專利說明書中的記載指明了“兩級破碎”具有的特定含義，并且該界定明確了涉案專利權(quán)利要求1的保護范圍，則應當以說明書的界定理解權(quán)利要求用于的含義。

此外，在權(quán)利要求因采用自定義術(shù)語表達上位概念或概括方式而導致權(quán)利要求的保護范圍大于說明書具體實施方式的情形時，容易導致權(quán)利要求書和說明書中同一自定義術(shù)語所表達的含義不一致的問題。

在目前的司法實踐中，“同一技術(shù)術(shù)語在權(quán)利要求和說明書中所表達的含義應當一致，不一致時應當以權(quán)利要求書為準”。因此當出現(xiàn)不一致的情形時，應在專利審查程序把握機會，將權(quán)利要求中記載的技術(shù)方案補入說明書中，使之得到形式上的支持。

4.擴充自定義術(shù)語詞匯量，準確把握自定義術(shù)語的通常含義

在羅士中訴深圳市藍鷹五金塑膠廠侵害實用新型專利糾紛案中，涉案專利權(quán)利要求1中關(guān)于鎖體內(nèi)部結(jié)構(gòu)的技術(shù)特征為“垂直大孔的兩側(cè)設有貫穿其中心的縱向孔”。最高人民法院認為，“貫穿”不是一個專業(yè)技術(shù)術(shù)語，但是涉案專利說明書中也沒有對其含義做出特別界定，因此，應當根據(jù)其通常含義對其進行解釋。

因此，代理師并非需要事無巨細的對每一個自定義術(shù)語在說明書中進行解釋，而是應有效依托于自定義術(shù)語的通常含義，支撐權(quán)利要求的保護范圍以及整個申請文件的清楚性、完整性。這就要求代理師在平時的撰寫中多總結(jié)自定義術(shù)語的詞匯量，并且對自定義術(shù)語的通常含義做到了若指掌，在使用的時候才能夠做到順手拈來。

綜上，自定義術(shù)語是把“雙刃劍”，它不僅是凸顯發(fā)明構(gòu)思、凝練技術(shù)特征，潤色表達效果的有力武器，它也可能帶來表達不規(guī)范、不清楚、使本領(lǐng)域技術(shù)人員無法實現(xiàn)的破口漏洞。因此如何使用好這把“雙刃劍”也是考察代理師撰寫能力的標準之一。