作者：楊穎 律師助理、專利代理師

摘要：《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》首創(chuàng)優(yōu)先權(quán)制度，以方便申請(qǐng)人在不同的國(guó)家申請(qǐng)專利，并規(guī)定了作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)必須是該相同主題世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)。然而無(wú)效程序中有關(guān)國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)成立時(shí)首次申請(qǐng)的認(rèn)定，雙方當(dāng)事人存在分歧，本文分析了相關(guān)典型判例以及認(rèn)定規(guī)則。

一、引 言

優(yōu)先權(quán)制度最早出現(xiàn)在《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)的巴黎公約》，巴黎公約第四條規(guī)定：依照本聯(lián)盟任何國(guó)家的本國(guó)立法，或依照本聯(lián)盟各國(guó)之間締結(jié)的雙邊或多邊條約，與正規(guī)的國(guó)家申請(qǐng)相當(dāng)?shù)娜魏紊暾?qǐng)，應(yīng)認(rèn)為產(chǎn)生優(yōu)先權(quán)。另外，巴黎公約還規(guī)定了作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)必須是該相同主題世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)。

二、我國(guó)有關(guān)國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)中首次申請(qǐng)的認(rèn)定

我國(guó)在1992年修改專利法時(shí)加入了國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)制度，現(xiàn)行《專利法》第29條第2款規(guī)定，享有國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)的前提在于作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在中國(guó)第一次提出（即首次申請(qǐng)）。然而推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)必須是正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)，還是非正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)也可，以及是在中國(guó)范圍內(nèi)的第一次提出，還是在世界范圍內(nèi)的第一次提出，無(wú)效過(guò)程中雙方當(dāng)事人各持己見(jiàn)。本節(jié)引用兩個(gè)案例，詳細(xì)分析了這一問(wèn)題在實(shí)務(wù)操作中的認(rèn)定規(guī)則。

2.1 案例一

1) 案例一涉及臺(tái)灣地區(qū)的申請(qǐng)人，該申請(qǐng)人最先在臺(tái)灣地區(qū)提出了申請(qǐng)TW200927787（優(yōu)先權(quán)日是2007年12月27日），接著在中國(guó)提出了相同主題的申請(qǐng)200810007053.0（申請(qǐng)日是2008年1月25日），之后又在中國(guó)提出了申請(qǐng)200910001233.2（下稱本專利申請(qǐng)），并要求享有中國(guó)申請(qǐng)200810007053.0（即在先申請(qǐng)）的優(yōu)先權(quán)。

2) 2012年11月30日，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)（下稱復(fù)審委）針對(duì)本專利申請(qǐng)作出第48250號(hào)決定，認(rèn)為TW200927787公開了本專利申請(qǐng)權(quán)利要求1-10的技術(shù)方案，且TW200927787的優(yōu)先權(quán)日早于本專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日，可見(jiàn)在先申請(qǐng)不是記載了本專利申請(qǐng)權(quán)利要求1-10的相同主題的首次申請(qǐng)。因此，本專利申請(qǐng)不能享有中國(guó)在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

復(fù)審委的主要觀點(diǎn)：推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)并不一定必須是正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)，只要能夠證明作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的申請(qǐng)的主題不是第一次提出來(lái)的就可以了。

3) 本專利申請(qǐng)人不服復(fù)審委作出的第48250號(hào)決定，向北京市第一中級(jí)人民法院提起行政訴訟。2013年12月18日，中院作出（2013）一中知行初字第3069號(hào)行政判決，支持復(fù)審委的主張，維持第48250號(hào)復(fù)審決定有效。

4) 本專利申請(qǐng)人不服中院作出的第3069號(hào)行政判決，向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。2014年12月18日，北京高院作出（2014）高行終字第1210號(hào)的行政判決，撤銷一審行政判決和復(fù)審決定，要求重新作出復(fù)審決定。

北京高院的主要觀點(diǎn)：臺(tái)灣地區(qū)申請(qǐng)不屬于巴黎公約成員國(guó)的正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)，也不屬于中國(guó)的國(guó)家專利申請(qǐng)，不能作為推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)。

5) 2017年2月14日，復(fù)審委作出第119545號(hào)決定，撤銷原駁回決定，由國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局原審查部門繼續(xù)進(jìn)行審查，目前本申請(qǐng)仍在繼續(xù)審查中。

本案小結(jié)：本案焦點(diǎn)在于非正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)能否作為推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)，進(jìn)而本專利申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)能否成立。本案看似申請(qǐng)人得益，一定程度上延長(zhǎng)了優(yōu)先權(quán)的期限。實(shí)質(zhì)上根據(jù)《關(guān)于臺(tái)灣同胞專利申請(qǐng)的若干規(guī)定》（第58號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，只有2010年9月12日以后在中國(guó)申請(qǐng)專利的才可以要求臺(tái)灣地區(qū)的優(yōu)先權(quán)，而本專利申請(qǐng)（申請(qǐng)日是2009年1月14日）在該若干規(guī)定之前，根本無(wú)法享受臺(tái)灣地區(qū)的優(yōu)先權(quán)。此案筆者更贊同北京高院的作法，北京高院基于推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)必須是正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)，而給予了本專利申請(qǐng)人救濟(jì)，北京高院的作法更有利于服判息訴，并實(shí)現(xiàn)定紛止?fàn)帯?

2.2 案例二

1) 案例二涉及電動(dòng)獨(dú)輪自行車無(wú)效宣告請(qǐng)求案。申請(qǐng)人Shane Chen最先在美國(guó)提出了兩份有關(guān)電動(dòng)獨(dú)輪自行車的臨時(shí)申請(qǐng)，接著申請(qǐng)人陳和又在中國(guó)提出了相同主題的申請(qǐng)201010272536.0，之后又在中國(guó)提出了申請(qǐng)201110089122.9（下稱本專利），并要求享有中國(guó)申請(qǐng)201010272536.0（即在先申請(qǐng)）的優(yōu)先權(quán)。美國(guó)專利申請(qǐng)人Shane Chen與本專利申請(qǐng)人陳和之間具有權(quán)利繼受關(guān)系，兩份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)與本專利是由一個(gè)發(fā)明人/發(fā)明團(tuán)隊(duì)做出的。

2) 2018年5月22日，復(fù)審委作出第36591號(hào)決定，認(rèn)為兩份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)和本專利具有相同的技術(shù)來(lái)源，即使申請(qǐng)人不同，也只有該多份專利申請(qǐng)中具有相同主題的首次申請(qǐng)，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。由于兩份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日均早于被本專利要求本國(guó)優(yōu)先權(quán)的中國(guó)在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，因此，中國(guó)在先申請(qǐng)不是首次申請(qǐng)，本專利的權(quán)利要求1和權(quán)利要求3-8不能享有優(yōu)先權(quán)。

復(fù)審委的主要觀點(diǎn)：⑴本國(guó)優(yōu)先權(quán)的成立條件應(yīng)當(dāng)與外國(guó)優(yōu)先權(quán)的成立條件同樣適用《巴黎公約》的規(guī)定。專利法第29條第2款所述的“在中國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)”中的“第一次申請(qǐng)”應(yīng)當(dāng)理解為就相同主題在世界范圍內(nèi)首次提出的申請(qǐng)，只不過(guò)對(duì)于本國(guó)優(yōu)先權(quán)，該世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)是在中國(guó)提出的；⑵兩份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)和本專利具有相同的技術(shù)來(lái)源。對(duì)于具有相同技術(shù)來(lái)源的多份專利申請(qǐng)，即使申請(qǐng)人不同，也只有該多份專利申請(qǐng)中具有相同主題的首次申請(qǐng)，可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

3) 本專利權(quán)人不服復(fù)審委作出的第36591號(hào)決定，提起行政訴訟，目前本案仍在審理過(guò)程中。

本案小結(jié)：本案焦點(diǎn)在于相同技術(shù)來(lái)源的專利申請(qǐng)能否作為推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)，進(jìn)而本專利優(yōu)先權(quán)能否成立。本案因兩份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)和本專利具有相同的技術(shù)來(lái)源，專利權(quán)人原本可以主張美國(guó)優(yōu)先權(quán)（兩份美國(guó)臨時(shí)申請(qǐng)），但是專利權(quán)人放棄了法律賦予的權(quán)利，重新在中國(guó)提出專利申請(qǐng)并試圖作為首次申請(qǐng)。專利權(quán)人要求中國(guó)優(yōu)先權(quán)的行為已違背了巴黎公約優(yōu)先權(quán)的本意，意圖延長(zhǎng)優(yōu)先權(quán)的期限，如果對(duì)此不作限制，專利權(quán)人就可以無(wú)限制的提出優(yōu)先權(quán)請(qǐng)求，形成優(yōu)先權(quán)連接的現(xiàn)象，導(dǎo)致濫用優(yōu)先權(quán)，影響公眾的利益。

2.3 分析小結(jié)

針對(duì)我國(guó)國(guó)內(nèi)優(yōu)先權(quán)中首次申請(qǐng)的認(rèn)定，目前已達(dá)成的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)有：首次申請(qǐng)應(yīng)該是世界范圍內(nèi)的首次提出、推翻首次申請(qǐng)的證據(jù)必須是正規(guī)國(guó)家申請(qǐng)（我國(guó)專利法認(rèn)可的受理國(guó)/受理局）、且具有相同技術(shù)來(lái)源的多份專利申請(qǐng)中，只有首次申請(qǐng)可以作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。如果一份專利申請(qǐng)，既與在先申請(qǐng)的申請(qǐng)人不同，又與在先申請(qǐng)的技術(shù)來(lái)源不同，此時(shí)無(wú)需考慮是否破壞首次申請(qǐng)而引起優(yōu)先權(quán)成立的問(wèn)題，而應(yīng)將其作為現(xiàn)有技術(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。

三、結(jié)束語(yǔ)

鑒于我國(guó)發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查過(guò)程往往并不需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)是否成立，無(wú)效過(guò)程遇到需要核實(shí)優(yōu)先權(quán)的情形時(shí)，請(qǐng)求方可重點(diǎn)關(guān)注，可將在先申請(qǐng)作為首次申請(qǐng)能否成立作為突破點(diǎn)。