作者：常雨軒 專利代理師、律師

在目前的專利申請(qǐng)實(shí)踐中，尤其是化學(xué)領(lǐng)域的專利申請(qǐng)，比較常見的一種申請(qǐng)方式是先提交在先專利申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)文件，并在12個(gè)月后的正式申請(qǐng)中在補(bǔ)充相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來完善專利申請(qǐng)，同時(shí)要求在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。那么，這種申請(qǐng)策略就帶來一個(gè)問題，即在后申請(qǐng)能否享有優(yōu)先權(quán)？

根據(jù)專利法第二十九條規(guī)定，在后申請(qǐng)能夠享有優(yōu)先權(quán)需滿足的條件之一是“在后申請(qǐng)和在先申請(qǐng)為相同主題”。審查指南規(guī)定，專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實(shí)用新型，是指技術(shù)領(lǐng)域、所解決的技術(shù)問題、技術(shù)方案和預(yù)期的效果相同的發(fā)明或者實(shí)用新型。

在化學(xué)領(lǐng)域中，以化合物專利為例，人們往往認(rèn)為只要該化合物記載于在先申請(qǐng)中，那么在后申請(qǐng)基本上就能夠享有該化合物專利的優(yōu)先權(quán)。對(duì)此，筆者認(rèn)為，如果該化合物專利沒有記載相應(yīng)的技術(shù)效果并達(dá)到充分公開的程度，在后申請(qǐng)能否享有優(yōu)先權(quán)仍然是存在疑問的。

從一個(gè)實(shí)例分析，例如，在先申請(qǐng)記載了化合物X具有Y用途，未記載足以證明化合物X可以用于該用途的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員也無法根據(jù)現(xiàn)有技術(shù)預(yù)測(cè)該用途，在后申請(qǐng)要求保護(hù)化合物X的Y用途，并在說明書中補(bǔ)充了證明該用途的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。在這種情況下，由于在先申請(qǐng)沒有充分公開證明化合物X具有Y用途的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，本領(lǐng)域技術(shù)人員基于在先申請(qǐng)無法得出化合物X具有Y用途這一技術(shù)效果，因此，在先申請(qǐng)與在后申請(qǐng)中記載的技術(shù)效果并不相同。那么這種情況下，在后申請(qǐng)很有可能無法享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，即便是其文字性地記載了“化合物X的Y用途”。（參見專利復(fù)審委員會(huì)2014年李亞林等的課題報(bào)告“優(yōu)先權(quán)成立的判定標(biāo)準(zhǔn)和舉證責(zé)任分配”）。

再例如，在先申請(qǐng)記載了化合物X，并給出了一種技術(shù)效果Y。在后申請(qǐng)補(bǔ)充了化合物X的技術(shù)效果Z。如果在后申請(qǐng)需要從技術(shù)效果Z爭辯化合物X具備創(chuàng)造性時(shí)，由于技術(shù)效果Z并沒有記載在在先申請(qǐng)中，此時(shí)，同樣不滿足審查指南對(duì)于技術(shù)效果相同的規(guī)定。在這種情況下，筆者同樣認(rèn)為，在后申請(qǐng)也很可能無法享有在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

目前法院雖然沒有針對(duì)該問題的判決，但筆者認(rèn)為，在專利申請(qǐng)的撰寫策略制定中，要盡量避免上述情況的發(fā)生，以保證能夠享有優(yōu)先權(quán)。而對(duì)于無效和訴訟案件的辦理過程中，如果遇到這種情況，辦案人員可以嘗試從該角度來闡述優(yōu)先權(quán)不能成立。