作者：石海霞 資深專利代理師

國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局在2019年9月25日發(fā)布了關(guān)于《專利審查指南》修改的公告（第328號(hào)），宣布2019年11月1日起將實(shí)施修改后的《專利審查指南》。此次修改的一個(gè)重要方面是對(duì)創(chuàng)造性的“三步法”判斷方法以及公知常識(shí)舉證的相關(guān)規(guī)定的修改。本文對(duì)該部分內(nèi)容進(jìn)行解讀。

一、修改內(nèi)容

二、修改解讀

1、對(duì)技術(shù)問(wèn)題的確定提出了更加嚴(yán)格的要求

《專利審查指南》（下文中簡(jiǎn)稱為“指南”）中規(guī)定通常采用“三步法”來(lái)評(píng)價(jià)創(chuàng)造性，其中第二步涉及如何確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。第二步是創(chuàng)造性判斷至關(guān)重要的一步，這一步的判斷是否合理將嚴(yán)重影響第三步“有無(wú)技術(shù)啟示”的結(jié)論正確與否。

在指南修改之前，要求根據(jù)區(qū)別特征所能達(dá)到的技術(shù)效果確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題。而修改之后，要求根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果來(lái)確定發(fā)明實(shí)際解決的技術(shù)問(wèn)題（參見(jiàn)上文修改1）。另外，修改后的指南還指出：“對(duì)于功能上彼此相互支持、存在相互作用關(guān)系的技術(shù)特征，應(yīng)整體上考慮所述技術(shù)特征和它們之間的關(guān)系在要求保護(hù)的發(fā)明中所達(dá)到的技術(shù)效果”（參見(jiàn)上文修改2）。

a. 依照修改后的指南要求，確定技術(shù)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮區(qū)別特征在本發(fā)明中的效果，而不是該特征自身的效果或者該特征在其他技術(shù)方案中的效果。

關(guān)于如何根據(jù)修改后的指南來(lái)確定技術(shù)問(wèn)題，CNIPA給出了如下的一個(gè)例子。

本發(fā)明的技術(shù)方案如下：

發(fā)明人發(fā)現(xiàn)在二苯基砜化合物的制備過(guò)程中存在二苯基砜化合物產(chǎn)品著色的問(wèn)題，這是由于容器里的金屬離子滲出導(dǎo)致，著色會(huì)影響產(chǎn)品品質(zhì)。本發(fā)明提出的解決方案是在容器上增加耐腐蝕層，該耐腐蝕層可以是玻璃或含氟樹(shù)脂等，以避免金屬離子滲出。本發(fā)明說(shuō)明書(shū)中指出，發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題是防止金屬離子造成的二苯基砜化合物產(chǎn)品著色。

本發(fā)明權(quán)利要求1要求保護(hù)一種制備二苯基砜化合物的方法，該權(quán)利要求限定了反應(yīng)是在內(nèi)壁上具有耐腐蝕層的容器中進(jìn)行。

對(duì)比文件1公開(kāi)了一種二苯基砜化合物的純化方法，權(quán)利要求1與對(duì)比文件1的區(qū)別在于：本發(fā)明使用的容器具有耐腐蝕層。但對(duì)比文件1未對(duì)反應(yīng)容器提出任何要求，也未提及二苯基砜化合物產(chǎn)品著色的問(wèn)題。

審查員檢索到對(duì)比文件1之后，認(rèn)為區(qū)別特征是對(duì)比文件1沒(méi)有公開(kāi)容器具有耐腐蝕層?；谠搮^(qū)別技術(shù)特征，可能有如下兩種方式確定技術(shù)問(wèn)題：

一種方式是，既然區(qū)別特征是本發(fā)明具有耐腐蝕層，則可以認(rèn)為本發(fā)明實(shí)際解決的問(wèn)題是“如何防止容器發(fā)生腐蝕”。

另一種方式是，考慮到本發(fā)明的耐腐蝕層是為了防止金屬離子滲出導(dǎo)致產(chǎn)品著色，可以確定本發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題是“如何防止二苯基砜化合物產(chǎn)品著色”。

上述第一種確定技術(shù)問(wèn)題的方式僅考慮了區(qū)別特征本身所起的作用，而沒(méi)有考慮該區(qū)別特征在本發(fā)明中所起的作用，因而不符合修改后的指南中關(guān)于如何確定技術(shù)問(wèn)題的要求。第二種確定技術(shù)問(wèn)題的方式考慮了耐腐蝕層在本發(fā)明中所起的作用，因而符合修改后的指南中關(guān)于如何確定技術(shù)問(wèn)題的要求。

b. 依照修改后的指南要求，所確定的技術(shù)問(wèn)題應(yīng)當(dāng)具體而不能過(guò)于上位。如果過(guò)于上位，則該技術(shù)問(wèn)題并不是根據(jù)該區(qū)別特征在要求保護(hù)的發(fā)明中所能達(dá)到的技術(shù)效果確定的技術(shù)問(wèn)題，而是一種常規(guī)或通用的技術(shù)問(wèn)題。

在實(shí)踐中，可能會(huì)收到這樣的審查意見(jiàn)：例如，審查員檢索到了一篇最接近的現(xiàn)有技術(shù)D1，D1與本發(fā)明的區(qū)別特征在于多個(gè)部件之間的連接關(guān)系，基于這樣的區(qū)別特征審查員可能將技術(shù)問(wèn)題確定為：如何實(shí)現(xiàn)多個(gè)部件之間的連接。這樣確定的技術(shù)問(wèn)題顯然過(guò)于上位和寬泛，并沒(méi)有考慮這種部件之間的連接關(guān)系在本發(fā)明中的所起的作用。

c. 依照修改后的指南要求，確定技術(shù)問(wèn)題時(shí)應(yīng)當(dāng)整體考慮區(qū)別技術(shù)特征帶來(lái)的技術(shù)效果。

在實(shí)踐中，在存在多個(gè)區(qū)別特征的情況下，審查員可能會(huì)逐個(gè)分析這多個(gè)區(qū)別特征、確定各個(gè)區(qū)別特征各自所解決的技術(shù)問(wèn)題、進(jìn)而簡(jiǎn)單組合這些技術(shù)問(wèn)題得出本發(fā)明所要解決的技術(shù)問(wèn)題。這種技術(shù)問(wèn)題的確定方式往往容易忽略技術(shù)特征之間的關(guān)聯(lián)，簡(jiǎn)單地將單個(gè)特征對(duì)應(yīng)到單個(gè)問(wèn)題，導(dǎo)致的后果就是認(rèn)定每個(gè)特征各自的創(chuàng)造性貢獻(xiàn)都不夠。

在機(jī)械領(lǐng)域，所謂關(guān)聯(lián)的特征可能是存在機(jī)械配合關(guān)系的多個(gè)部件；在通信領(lǐng)域，所謂關(guān)聯(lián)的特征可能是與信號(hào)傳輸關(guān)聯(lián)的多個(gè)步驟；在化學(xué)領(lǐng)域，所謂關(guān)聯(lián)的特征可能是化學(xué)反應(yīng)中關(guān)聯(lián)的步驟、工藝條件等。這些關(guān)聯(lián)特征協(xié)同合作產(chǎn)生特定技術(shù)效果，應(yīng)當(dāng)考慮該特定技術(shù)效果來(lái)確定這些關(guān)聯(lián)特征所解決的技術(shù)問(wèn)題。

2、提高了關(guān)于公知常識(shí)的舉證要求

在指南修改前，如果審查員認(rèn)定某個(gè)特征屬于公知常識(shí)時(shí)，可以說(shuō)理或提供證據(jù)。在實(shí)踐中，審查員往往僅提供說(shuō)理而鮮有提供證據(jù)的情況。

在指南修改后，說(shuō)理和提供證據(jù)的優(yōu)先級(jí)調(diào)換，要求審查員優(yōu)先提供證據(jù)（參見(jiàn)上文修改3）。尤其是，如果審查員將權(quán)利要求中對(duì)技術(shù)問(wèn)題的解決作出貢獻(xiàn)的技術(shù)特征認(rèn)定為公知常識(shí)時(shí)，通常應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)予以證明。這就從一定程度上限制了審查員濫用公知常識(shí)評(píng)述創(chuàng)造性的幾率。

三、指南修改后的影響

4.1. 總體而言，此次修改對(duì)于申請(qǐng)人而言是利好，對(duì)于審查員而言增加了更多的約束和負(fù)擔(dān)。對(duì)于目前在審查中的申請(qǐng)以及2019年11月1日之后提交的申請(qǐng)，在收到審查意見(jiàn)后，如果申請(qǐng)人不同意審查員關(guān)于公知常識(shí)的認(rèn)定，尤其是不同意審查員把涉及發(fā)明點(diǎn)的特征認(rèn)定為公知常識(shí)，則可以在答復(fù)審查意見(jiàn)時(shí)要求審查員提供證據(jù)。

4.2. 修改后的審查指南中，關(guān)于公知常識(shí)證據(jù)的形式?jīng)]有進(jìn)一步規(guī)定。指南中關(guān)于公知常識(shí)的概念是通過(guò)舉例的方式給出的，其中指出，公知常識(shí)例如為本領(lǐng)域解決該重新確定的技術(shù)問(wèn)題的慣用手段、或教科書(shū)或工具書(shū)等。具體而言，公知常識(shí)的證據(jù)可以是本領(lǐng)域的教科書(shū)、工具書(shū)、技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)等。

考慮到實(shí)質(zhì)審查階段審查員要審查的案量較大，如果要求審查員提供公知常識(shí)證據(jù)，同時(shí)又將公知常識(shí)的證據(jù)形式局限于教科書(shū)、工具書(shū)、技術(shù)詞典、技術(shù)手冊(cè)這有限的幾類，可能對(duì)審查效率造成影響。筆者初步判斷在未來(lái)的審查意見(jiàn)中可能會(huì)出現(xiàn)其他的公知常識(shí)證據(jù)形式，例如網(wǎng)頁(yè)、網(wǎng)絡(luò)視頻、期刊雜志文章等。當(dāng)然，這些新形式的證據(jù)的公開(kāi)日期如何認(rèn)定以及是否應(yīng)被視作公知常識(shí)，可能也是未來(lái)需要考慮的問(wèn)題。