作者：馮春時(shí) 資深專利代理師、律師

答復(fù)客戶各種各樣的咨詢構(gòu)成了筆者工作的一部分。這不，最近又來(lái)了一個(gè)客戶咨詢，能否以外國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)作為優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)中國(guó)外觀設(shè)計(jì)專利？通常案件都是發(fā)明或?qū)嵱眯滦鸵蟀l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷膬?yōu)先權(quán)，外觀設(shè)計(jì)要求外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)，問(wèn)題中的情形還真的沒(méi)有遇到過(guò)?？蛻糇稍儫o(wú)小事，為了獲得答案，筆者進(jìn)行了一番小調(diào)研，結(jié)果發(fā)現(xiàn)，這還真是一個(gè)有趣的問(wèn)題。

《專利審查指南》2010年版第一部分第一章6.2節(jié)規(guī)定，“要求優(yōu)先權(quán)，是指申請(qǐng)人根據(jù)專利法第二十九條規(guī)定向?qū)＠忠笠云湓谙忍岢龅膶＠暾?qǐng)為基礎(chǔ)享有優(yōu)先權(quán)。申請(qǐng)人要求優(yōu)先權(quán)應(yīng)當(dāng)符合專利法第二十九條、第三十條、專利法實(shí)施細(xì)則第三十一條、第三十二條以及巴黎公約的有關(guān)規(guī)定?！?

可見(jiàn)，《專利法》專利法第二十九條、第三十條、《專利法實(shí)施細(xì)則》第三十一條、第三十二條以及巴黎公約的有關(guān)規(guī)定構(gòu)成了要求優(yōu)先權(quán)的法律依據(jù)。順便說(shuō)一下，國(guó)際條約在我國(guó)一般分為直接適用和轉(zhuǎn)化適用，其中WTO協(xié)議以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)條約中的大部分條款都需要轉(zhuǎn)化適用，但從審查指南的該規(guī)定可見(jiàn)，巴黎公約關(guān)于優(yōu)先權(quán)的規(guī)定在我國(guó)是直接適用，這是比較少見(jiàn)的。

根據(jù)《專利法》第二十九條第一款的規(guī)定，“申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國(guó)第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國(guó)就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國(guó)同中國(guó)簽訂的協(xié)議或者共同參加的國(guó)際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。”無(wú)論該款中的“相同主題”如何解釋，毫無(wú)疑問(wèn)的是，在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)為相同申請(qǐng)類型是可行的。

關(guān)于其他組合，專利法以及實(shí)施細(xì)則中沒(méi)有明確的規(guī)定，我們?cè)俚桨屠韫s中找一找。根據(jù)巴黎公約第4條E：（1）向一個(gè)成員國(guó)提交一份外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)，要求以提交的一份實(shí)用新型申請(qǐng)為基礎(chǔ)獲得優(yōu)先權(quán)的，優(yōu)先權(quán)期限應(yīng)當(dāng)與以一份外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)為基礎(chǔ)時(shí)要求獲得優(yōu)先權(quán)相同；（2）此外，也允許在一個(gè)成員國(guó)提出一份實(shí)用新型申請(qǐng)，要求以一項(xiàng)專利申請(qǐng)為基礎(chǔ)獲得優(yōu)先權(quán)，反之亦然。由巴黎公約第4條E部分可見(jiàn)，在先申請(qǐng)為實(shí)用新型的情況下，在后申請(qǐng)可以是外觀設(shè)計(jì)，但此時(shí)優(yōu)先權(quán)期限只有六個(gè)月。另外，發(fā)明和實(shí)用新型可以互為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。

綜合以上規(guī)定，可得下表：

表中有據(jù)可依的情形以√表示，而情形①-③缺乏明文規(guī)定。關(guān)于②和③的情形，文獻(xiàn)1指出是不允許的。關(guān)于①的情形，文獻(xiàn)1和2皆認(rèn)為不允許，而文獻(xiàn)3雖認(rèn)為不合理但也承認(rèn)在目前中國(guó)實(shí)踐中不被允許。也就是說(shuō)，無(wú)據(jù)可依的情形①-③在當(dāng)前中國(guó)實(shí)踐中都不被允許。

眾所周知，外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)?jiān)诤芏鄧?guó)家僅包括圖片或照片，盡管也有些國(guó)家還包括簡(jiǎn)要說(shuō)明，例如中國(guó)，但幾乎都不包括關(guān)于技術(shù)手段和效果的描述，因此②和③的情形難以主張優(yōu)先權(quán)，實(shí)踐中也幾乎不會(huì)這樣操作，因此不被允許是可以理解的。然而，情形①不被允許則并不合理，其原因在于：

1.文獻(xiàn)1和2中都指出，由于各國(guó)普遍規(guī)定實(shí)用新型申請(qǐng)必須有附圖，因此可以作為外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，而發(fā)明專利申請(qǐng)不一定有附圖，在沒(méi)有附圖的情況下就不能夠作為在后外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，因此不接受發(fā)明專利申請(qǐng)作為外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)。顯然，這樣的解釋是不充分的，因?yàn)槠浜雎粤艘徊糠职l(fā)明專利申請(qǐng)是帶有附圖的。例如，在公開(kāi)號(hào)為CN104205828A的發(fā)明專利申請(qǐng)（作為其優(yōu)先權(quán)的在先申請(qǐng)也為發(fā)明專利申請(qǐng)）中包括以下附圖。

顯然，該附圖中包括外觀設(shè)計(jì)要素。

2.優(yōu)先權(quán)制度的根本出發(fā)點(diǎn)是為了使成員國(guó)申請(qǐng)人的發(fā)明創(chuàng)造能夠方便地在其他成員國(guó)獲得專利保護(hù)，其客體從根本上講應(yīng)該是發(fā)明創(chuàng)造的內(nèi)容，因此應(yīng)從在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)的實(shí)質(zhì)內(nèi)容判斷其是否屬于“相同主題”，而不應(yīng)拘泥于申請(qǐng)類型。

3.因巴黎公約和我國(guó)的專利法律法規(guī)中沒(méi)有規(guī)定，即使通過(guò)書面或者從實(shí)踐中給予明確地接受，與巴黎公約和我國(guó)的專利法律法規(guī)并不矛盾。

4.日、美、韓、歐等或通過(guò)書面規(guī)定或通過(guò)實(shí)踐確認(rèn)了情形①的可接受性。《日本意匠審查基準(zhǔn)》第101.3.6“優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)申請(qǐng)不是外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)和實(shí)用新型申請(qǐng)的情形”規(guī)定到，巴黎公約未規(guī)定發(fā)明專利申請(qǐng)和商標(biāo)申請(qǐng)作為外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，在我國(guó)（指日本），該種優(yōu)先權(quán)主張的效果根據(jù)不同法律間（指特許法（發(fā)明專利法）、實(shí)用新案法（實(shí)用新型法）、意匠法（外觀設(shè)計(jì)法）、商標(biāo)法等）的申請(qǐng)能否相互轉(zhuǎn)換進(jìn)行判斷。

對(duì)于發(fā)明專利申請(qǐng)作為外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的，由于日本規(guī)定發(fā)明專利申請(qǐng)和外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)相互之間可以轉(zhuǎn)換，如果以發(fā)明專利申請(qǐng)作為外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，只要外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)與優(yōu)先權(quán)證明文件顯示的是同一設(shè)計(jì)，就可以享有優(yōu)先權(quán)，而從商標(biāo)申請(qǐng)向外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的轉(zhuǎn)換不被允許，因此以商標(biāo)申請(qǐng)作為外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)不被允許。由此可見(jiàn)，日本以書面規(guī)定明確了情形①的可接受性。

此外，美國(guó)、韓國(guó)、歐洲雖然沒(méi)有如日本一樣以書面規(guī)定，但都通過(guò)實(shí)踐進(jìn)行了明確。其中，美國(guó)MPEP關(guān)于外國(guó)優(yōu)先權(quán)規(guī)定到，在一定條件并且滿足某些要求的情況下，在美國(guó)提交的專利申請(qǐng)可以享受在外國(guó)提交的在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日。這些條件規(guī)定在35U.S.C.119(a)-(d),(f),172,365(a),(b),386(a),(b),37CFR1.55.（https://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/s213.html）。這些條款并不關(guān)注在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)的類型，而是采取了在先申請(qǐng)和在后申請(qǐng)須是“相同的發(fā)明創(chuàng)造”這一更為寬泛的措辭。在這些主要國(guó)家或區(qū)域都給予接受的情況下，出于對(duì)等原則，中國(guó)應(yīng)該接受情形①。

基于以上觀點(diǎn)，筆者請(qǐng)教了專利局資深專家，得到的答復(fù)是，關(guān)于情形①，曾經(jīng)有過(guò)允許的案例，但還缺乏具有普遍指導(dǎo)性的審查政策，目前，專利局正在結(jié)合加入海牙協(xié)定和專利法修改考慮明確相關(guān)審查基準(zhǔn)，敬請(qǐng)期待！

尾聲花絮：筆者在查找資料的過(guò)程中，外國(guó)論壇一個(gè)發(fā)表在2年多之前的帖子引起了筆者的注意。帖子的樓主說(shuō)，按照他的經(jīng)驗(yàn)，在美國(guó)，除了發(fā)明申請(qǐng)不能夠要求外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)之外，其他各種組合都被允許，但他剛剛在一本書中讀到美國(guó)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)僅允許要求中國(guó)實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)而不允許要求中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)，其中原因樓主百思不得其解（https://patents.stackexchange.com/questions/16996/can-a-u-s-design-application-claim-priority-of-a-foreign-invention-application）。盡管不能確認(rèn)以上情況是否屬實(shí)（回帖中有網(wǎng)友稱找到一些要求中國(guó)發(fā)明專利申請(qǐng)優(yōu)先權(quán)的美國(guó)外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)被授權(quán)的案例），但筆者可以推斷樓主一定不了解中國(guó)的規(guī)定：）

文獻(xiàn)1：中國(guó)專利法詳解，尹新天，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社，2011年3月第一版，P382-390

文獻(xiàn)2：日本的發(fā)明專利申請(qǐng)能否作為中國(guó)外觀設(shè)計(jì)優(yōu)先權(quán)的基礎(chǔ)，路莉、趙北北，當(dāng)代經(jīng)濟(jì)，2017年9月刊，第25期，P90-91

文獻(xiàn)3：發(fā)明專利申請(qǐng)可否作為外觀設(shè)計(jì)的優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)，王美芳，中國(guó)發(fā)明與專利，2012年第7期，P90-95