作者：宋洋 專利代理師
目前，中國企業(yè)在眾多海外國家的專利申請(qǐng)業(yè)務(wù)方興未艾。但正如大家所知，海外各國在專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)方面既有相通之處，又多有區(qū)別。就目前筆者處理較多的外觀設(shè)計(jì)海外申請(qǐng)來說，深感在工作中仍然需要強(qiáng)化因國制宜的處理方式，尤其對(duì)于擁有巨大市場潛力的國家的專利申請(qǐng)和審查實(shí)踐中的特異性，始終是值得關(guān)注和研究的課題。
兩年前，曾有客戶提出如下質(zhì)詢：1、外觀設(shè)計(jì)海外申請(qǐng)能否避免內(nèi)容類似的審查意見的產(chǎn)生；2、鑒于美國等海外國家專利申請(qǐng)OA答復(fù)成本較高，能否在新申請(qǐng)階段減少可能導(dǎo)致OA的問題?？蛻籼岢龅模鋵?shí)也是我們一直在思考的問題：在外觀設(shè)計(jì)海外申請(qǐng)遞交階段，提供一份怎樣的申請(qǐng)文件，使其既符合客戶專利保護(hù)策略，又可以實(shí)現(xiàn)專利申請(qǐng)的最佳成本效益。為了漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)這一目的，除了進(jìn)一步了解海外各國的專利申請(qǐng)實(shí)務(wù)，通過學(xué)習(xí)各國專利法規(guī)以及向外所代理人咨詢具體事務(wù)之外，筆者認(rèn)為，還可以通過對(duì)海外各國申請(qǐng)的遞交文件及官方審查意見的研讀并結(jié)合相關(guān)實(shí)踐，讓所獲信息更為完備和系統(tǒng)化。
本文僅以美國、印度兩國為例來就此作一初步探討（因篇幅所限）。探討主要圍繞如下三個(gè)方面進(jìn)行：（1）各國外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)遞交文本包含的內(nèi)容。（2）各國申請(qǐng)階段需要重點(diǎn)關(guān)注的特別之處。（3）外觀設(shè)計(jì)海外申請(qǐng)審查意見給予的啟示。
一、美國申請(qǐng)
美國遞交版外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)文件包括如下內(nèi)容：
1、文字說明部分，包括序言、物品描述（可選）、視圖說明和Claims。
2、視圖部分。這些內(nèi)容包含在一個(gè)PDF文件內(nèi)，與美國發(fā)明申請(qǐng)文件版式大致相同。筆者的理解是，美國專利申請(qǐng)和審查中，是將外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)與發(fā)明申請(qǐng)一視同仁，兩者不僅文件格式兼容，而且都要經(jīng)過專利性（特別是創(chuàng)造性）實(shí)質(zhì)審查。這種情況下，美國外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)的視圖可被理解為具有類似于發(fā)明申請(qǐng)的實(shí)施例、附圖和權(quán)利要求的三重性質(zhì)。
下面將結(jié)合美國申請(qǐng)的審查意見通知書（簡稱“OA”）中反映的問題通過幾個(gè)案例進(jìn)行探討。
-案例1-
在OA中，美國審查員指出：外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品視圖線條質(zhì)量較差且粗細(xì)不均、底面凹凸部分細(xì)節(jié)不能準(zhǔn)確示出、視圖缺乏立體感、視圖中存在類似商標(biāo)的圖案。
此案例涉及的產(chǎn)品線條非常密，因此線條也較細(xì)，導(dǎo)致局部部分線條緊靠而呈現(xiàn)一片黑的視覺感覺。
針對(duì)這些問題，在OA答復(fù)中提交了重新制作的PDF圖片，其中刪減了視圖中不必要的密集輪廓線，并通過加入等高線和過渡線以增強(qiáng)視圖立體感，并在視圖及文字說明部分將產(chǎn)品底部凹入部分作放棄保護(hù)的處理（disclaim）。此外，對(duì)視圖中的商標(biāo)圖案做出說明，指出其所有權(quán)歸屬申請(qǐng)人。
以上處理順利地克服了OA中指出的缺陷，但是對(duì)本案例筆者還有如下思考：
（1）美國申請(qǐng)的審查中，對(duì)產(chǎn)品細(xì)節(jié)形狀表達(dá)的一致性和清晰性有嚴(yán)格要求，例如底面或側(cè)面的凹凸形狀，如果缺乏合適角度的立體圖進(jìn)行清晰表達(dá)，則需要加入陰影線或過渡線等輔助表達(dá)立體感的線條，或者用渲染圖替換，或者在文字和視圖中將這些部位做disclaim處理（其方式是將相關(guān)線條變?yōu)樘摼€、或者將相關(guān)區(qū)域刷涂一特定顏色，并聲明相關(guān)部分不予保護(hù)）。
（2）如果產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖線條過于密集，則制成的外觀設(shè)計(jì)視圖往往清晰度難以提高，過于微小以及過多的產(chǎn)品細(xì)節(jié)有時(shí)反而不利于產(chǎn)品的合理保護(hù)。這種情況下，可以在確保產(chǎn)品實(shí)質(zhì)性設(shè)計(jì)特征表達(dá)清楚的前提下，刪除不必要的密集線條，并在必要情況下，考慮對(duì)一些過于細(xì)節(jié)化的部位作disclaim處理。
（3）視圖中如果繪有（曲面）過渡線，必須檢查過渡線在各視圖中的對(duì)應(yīng)性。
以上案例僅涉及美國外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)中的形式問題。而涉及外觀設(shè)計(jì)的新穎性或創(chuàng)造性的問題，在美國申請(qǐng)遞交階段也并非沒有機(jī)會(huì)做出相應(yīng)預(yù)備或應(yīng)對(duì)的預(yù)案。下面將介紹另一個(gè)涉及新創(chuàng)性的案例。
-案例2-
在該OA中，美國審查員引用了在申請(qǐng)人并不知情的情況下、由他人做出的網(wǎng)絡(luò)公開。
在答復(fù)此OA時(shí)，外所建議的是盡可能完備地提供聲明文件和證據(jù)；而申請(qǐng)人在對(duì)比了網(wǎng)絡(luò)公開的設(shè)計(jì)與本申請(qǐng)之后，認(rèn)為兩者為同一系列的不同產(chǎn)品，并向?qū)彶閱T指出兩者的細(xì)節(jié)區(qū)別。
此OA最后以這種雙管齊下的方式答復(fù)成功。
對(duì)于本案例，筆者有如下思考：在向美國或其他可能進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)檢索的國家提交外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)之前，可以通過適當(dāng)?shù)木W(wǎng)上檢索來掌握本產(chǎn)品和同系列產(chǎn)品公開情況。如此，一可做到有備無患，二可適時(shí)調(diào)整申請(qǐng)策略。
二、印度申請(qǐng)
印度外觀專利申請(qǐng)實(shí)踐有其特殊性，與我國及美國申請(qǐng)實(shí)踐都有顯著區(qū)別。
首先，印度外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)文本中需要包含外觀設(shè)計(jì)產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品視圖和視圖名稱，三維立體產(chǎn)品需要包含六視圖和立體圖，但不能包含其他狀態(tài)下的視圖及參考圖。
其次，產(chǎn)品名稱要盡可能體現(xiàn)或充分表達(dá)產(chǎn)品性質(zhì)和用途的信息，否則審查員將以無法理解產(chǎn)品性質(zhì)為由，要求提供進(jìn)一步說明。
此外，印度外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)文本中，需包含新穎性聲明（Novelty Statement），意在指明產(chǎn)品的哪些方面包含新穎性設(shè)計(jì)。此項(xiàng)內(nèi)容類似于中國外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)中的“設(shè)計(jì)要點(diǎn)描述”。通常情況下，在該聲明中將產(chǎn)品新穎性設(shè)計(jì)描述為“shape and configuration of article”可以適用于大部分案件的要求。
如果中國在先申請(qǐng)圖片中包含LOGO、商標(biāo)、文字符號(hào)等，一般情況下需要在印度申請(qǐng)中disclaim，但在申請(qǐng)階段一般不會(huì)直接刪除這些元素，印度專利申請(qǐng)?jiān)趦?yōu)先權(quán)方面審查比較嚴(yán)苛，假如要求中國優(yōu)先權(quán)的外觀設(shè)計(jì)圖片在印度申請(qǐng)中被改動(dòng)，有可能導(dǎo)致喪失優(yōu)先權(quán)。
另外，需要重點(diǎn)注意的是：印度外觀設(shè)計(jì)申請(qǐng)既不允許分案、亦不允許多個(gè)設(shè)計(jì)合案申請(qǐng)。如果在先中國申請(qǐng)包括多個(gè)相似設(shè)計(jì)或組件設(shè)計(jì)等，在遞交印度申請(qǐng)之前就需要確定一種最符合專利保護(hù)策略的遞交方案，以避免在遞交申請(qǐng)后難以再做取舍而可能造成損失。
如何在代理工作中減少不必要的程序并提高成本效益，是一項(xiàng)值得長期探討和改進(jìn)的事務(wù)。本篇僅以美國和印度為例，簡單地說明外觀設(shè)計(jì)海外申請(qǐng)相比于發(fā)明/實(shí)用新型而言還是頗具個(gè)性化的，如何在獲得有效保護(hù)，縮短審查周期以及降低申請(qǐng)人負(fù)擔(dān)等方面獲得一個(gè)合理而可靠的平衡，還有待實(shí)踐和研究。最后，文中難免謬誤之處，還請(qǐng)各位讀者不吝指正，非常感謝！