作者：闞梓瑄  合伙人、資深專(zhuān)利代理師

縮限通知書(shū)(Restriction Requirement)是美國(guó)專(zhuān)利實(shí)務(wù)中較具特色的一種通知書(shū)，與中國(guó)的分案通知書(shū)有些許相似，例如都要求申請(qǐng)人在多個(gè)發(fā)明中作出選擇；然而二者又有諸多不同，例如，符合單一性的多個(gè)發(fā)明，在中國(guó)由于可以在一件申請(qǐng)中提出，因而不會(huì)收到分案通知書(shū)，但是如果是美國(guó)申請(qǐng)，卻仍然可能收到縮限通知書(shū)。不太熟悉美國(guó)專(zhuān)利實(shí)務(wù)的代理師對(duì)此困惑不解，今天我們就以案說(shuō)法，來(lái)聊一聊美國(guó)的縮限通知書(shū)吧。

一、縮限通知書(shū)的類(lèi)型

1. 針對(duì)多個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求

【例1】美國(guó)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng)US 15/291,155，權(quán)利要求書(shū)中包含了兩項(xiàng)發(fā)明：堆疊結(jié)構(gòu)及其制造方法，該案在審查過(guò)程中，收到了審查員根據(jù)美國(guó)專(zhuān)利法第 121 條簽發(fā)的縮限通知書(shū)。

該縮限通知書(shū)認(rèn)為，本申請(qǐng)的權(quán)利要求 1-11要求保護(hù)的是堆疊結(jié)構(gòu)；而權(quán)利要求12-20要求保護(hù)的是堆疊結(jié)構(gòu)的制造方法，由于下列原因：

1) 所涉及的制造方法可以用來(lái)制造除了權(quán)利要求1-11之外的其它產(chǎn)品；

2) 所涉及的產(chǎn)品(堆疊結(jié)構(gòu))可以利用不同于權(quán)利要求12-20的其他方法來(lái)制造。

申請(qǐng)人需要在權(quán)利要求 1-11 (堆疊結(jié)構(gòu))與權(quán)利要求12-20(堆疊結(jié)構(gòu)的制造方法)之間選擇其中一組權(quán)利要求作為后續(xù)的審查基礎(chǔ)。

由上述縮限通知書(shū)的內(nèi)容來(lái)看，產(chǎn)品與該產(chǎn)品的制造方法，二者能在同一件申請(qǐng)中提出而不被要求選擇的條件，類(lèi)似于充分必要條件，即該產(chǎn)品只能用該方法制作，不能由其他方法制造；該方法只能用來(lái)制造該產(chǎn)品，而不能用來(lái)制造其他產(chǎn)品。能滿足這種嚴(yán)苛要求的專(zhuān)利申請(qǐng)中并不多見(jiàn)。

2. 針對(duì)多個(gè)從屬權(quán)利要求

從屬權(quán)利要求是用附加技術(shù)特征，對(duì)引用的權(quán)利要求作進(jìn)一步的限定。在中國(guó)的審查實(shí)踐中，在共同引用的權(quán)利要求屹立不倒的情況下，各從屬權(quán)利要求是不會(huì)存在單一性問(wèn)題的，即不會(huì)被簽發(fā)分案通知書(shū)。然而對(duì)于美國(guó)專(zhuān)利實(shí)踐，會(huì)發(fā)生什么情況，我們來(lái)看看例2吧。

【例2】美國(guó)發(fā)明專(zhuān)利申請(qǐng) US14/896,720，權(quán)利要求書(shū)中包含一項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求(一種能分散應(yīng)力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置)和12項(xiàng)從屬權(quán)利要求。該案在審查過(guò)程中，收到了審查員根據(jù)美國(guó)專(zhuān)利法第 121 條簽發(fā)的縮限通知書(shū)。

該縮限通知書(shū)認(rèn)為，本申請(qǐng)的權(quán)利要求包含3組，分別對(duì)應(yīng)于3個(gè)不同的附圖：圖1、圖3和圖5。這3組權(quán)利要求由于描述了相互排斥的技術(shù)特征而是相互獨(dú)立的或者是不同的，存在檢索或者審查負(fù)擔(dān)，因此，要求申請(qǐng)人從中選擇一組作為后續(xù)審查基礎(chǔ)。

我們來(lái)看一下作為引用基礎(chǔ)的權(quán)利要求1、對(duì)應(yīng)于圖1的權(quán)利要求2、對(duì)應(yīng)于圖3的權(quán)利要求10和對(duì)應(yīng)于圖5權(quán)利要求13：

1．一種能分散應(yīng)力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：它包括兩個(gè)相對(duì)布置的側(cè)夾板，所述兩個(gè)側(cè)夾板的上端相連接，所述兩個(gè)側(cè)夾板的內(nèi)壁上端與髂前上棘及髂嵴的上端面的形狀相吻合，所述兩個(gè)側(cè)夾板的內(nèi)壁表面之間形成的空腔與髂前上棘及髂嵴的外形相適型，在至少一個(gè)側(cè)夾板的上部設(shè)有向斜下方延伸的固定孔，所述固定孔的直徑與一克氏針的直徑相匹配，在任意一個(gè)側(cè)夾板的上部設(shè)有與牽拉裝置連接的結(jié)構(gòu)。

2．根據(jù)權(quán)利要求1所述的能分散應(yīng)力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：所述兩個(gè)側(cè)夾板的上部分別設(shè)有向上伸出的平板，兩個(gè)平板的下端由轉(zhuǎn)軸相連接，轉(zhuǎn)軸上方的兩個(gè)平板內(nèi)側(cè)面之間設(shè)有支撐彈簧。

10．根據(jù)權(quán)利要求1所述的能分散應(yīng)力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：所述兩個(gè)側(cè)夾板的上端由頂板相連接為一體，頂板的前端和后端分別連接有前夾板和后夾板，所述前夾板和后夾板的前端部向內(nèi)側(cè)彎曲呈弧形，所述前夾板和后夾板的下邊緣設(shè)有一排鋸齒，所述頂板的上表面設(shè)有與牽拉裝置連接的結(jié)構(gòu)。

13．根據(jù)權(quán)利要求10所述的能分散應(yīng)力的髂前上棘及髂嵴固定連接裝置，其特征在于：所述頂板的上表面與牽拉裝置連接的結(jié)構(gòu)為連接桿，連接桿的下端與頂板的上表面相連接，所述連接桿的上端為圓球，所述連接桿上端的圓球能與一股骨骨折牽拉器的復(fù)位桿前端的球窩狀裝置相匹配。

簡(jiǎn)化來(lái)說(shuō)，權(quán)利要求2主要是在權(quán)利要求1的基礎(chǔ)上增加了“平板”；權(quán)利要求10主要是在權(quán)利要求1的基礎(chǔ)上增加了“前、后夾板”；權(quán)利要求13主要是在權(quán)利要求10的基礎(chǔ)上增加了“連接桿”。這3個(gè)從屬權(quán)利要求的共同特點(diǎn)是：分別在引用的權(quán)利要求的基礎(chǔ)上增加了新的技術(shù)特征，那么是否可以得出這樣一個(gè)結(jié)論：如果各從屬權(quán)利要求中的附加技術(shù)特征均是“增加”的(而不是對(duì)引用權(quán)利要求中的技術(shù)特征的進(jìn)一步限定)，是否更容易遭遇縮限通知書(shū)？

筆者認(rèn)為，從檢索和審查負(fù)擔(dān)角度來(lái)看，確實(shí)有加重負(fù)擔(dān)的嫌疑，想想看，審查員審查完上部的“平板”；接著又來(lái)了“前、后夾板”；然后又來(lái)個(gè)“連接桿”，累！好累！好累好累！

以上列舉出兩種常見(jiàn)的縮限通知書(shū)類(lèi)型，偶爾可見(jiàn)其他類(lèi)型，由于不普遍，這里不再列舉。有一點(diǎn)需要說(shuō)明，權(quán)利要求書(shū)如上述所說(shuō)的兩種情況的，并非一定會(huì)遭遇縮限通知書(shū)，取決于審查員先生感覺(jué)負(fù)擔(dān)重不重、審限緊不緊……。

二、縮限通知書(shū)的答辯策略

作業(yè)職業(yè)專(zhuān)利代理師，收到審查意見(jiàn)通知書(shū)的本能反應(yīng)是什么？爭(zhēng)辯！反駁?。彶閱T的觀點(diǎn)統(tǒng)統(tǒng)不對(duì)?。?！

但可是，可但是，不要用到縮限通知書(shū)上！既然通知書(shū)要求選擇，那就選吧，選擇一組與實(shí)際產(chǎn)品最接近的或者最急需保護(hù)的權(quán)利要求，無(wú)需任何爭(zhēng)辯！怎么，感覺(jué)失職而心難安，感覺(jué)十八般武藝派不上用場(chǎng)而不爽？那如果精彩爭(zhēng)辯的后果是埋了雷呢？試想爭(zhēng)辯理由無(wú)非是未選的與已選的之間差異小，屬于同一發(fā)明構(gòu)思，無(wú)需過(guò)多檢索即可，等等?；诿绹?guó)“禁止反悔”原則，這些都會(huì)對(duì)未選的權(quán)利要求造成致命打擊！現(xiàn)在可以安下那顆躁動(dòng)的心嗎？此外，也不必對(duì)未被選擇的權(quán)利要求感到惋惜而肉痛，因?yàn)槟切┪幢贿x擇的不會(huì)就此死去，它們只是暫時(shí)靜默，日后仍會(huì)大有作為：在已選權(quán)利要求獲得授權(quán)時(shí)，可以將未被選擇的重新加入，從而一并獲得授權(quán)，上述例2便是成功范例；或者可以將未選的權(quán)利要求提出分案申請(qǐng)或者提出繼續(xù)申請(qǐng)，等等。

至此，可愛(ài)的代理師們，是否可以心安理得地，不那么用力地作一個(gè)簡(jiǎn)易的答辯呢？嗯，初嘗縮限通知書(shū)，是一場(chǎng)心理戰(zhàn)！