作者：郝愛玲 專利代理師

在外觀設(shè)計專利權(quán)確權(quán)程序中，當以專利法第23條第2款為無效理由時，通常會引入慣常設(shè)計和特有設(shè)計，本文主要從專利權(quán)人的角度，探討在外觀設(shè)計無效程序中，如何從慣常設(shè)計和特有設(shè)計的角度來維持外觀設(shè)計專利權(quán)的有效。

《專利法》第45條規(guī)定：自國務(wù)院專利行政部門公告授予專利權(quán)之日起，任何單位或者個人認為該專利權(quán)的授予不符合本法有關(guān)規(guī)定的，可以請求專利復(fù)審委員會宣告該專利權(quán)無效。

《專利法》第23條第1款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計，應(yīng)當不屬于現(xiàn)有設(shè)計；也沒有任何單位或者個人就同樣的外觀設(shè)計向國務(wù)院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后公告的專利文件中。

《專利法》第23條第2款規(guī)定：授予專利權(quán)的外觀設(shè)計與現(xiàn)有設(shè)計或者現(xiàn)有設(shè)計特征的組合相比，應(yīng)當具有明顯區(qū)別。

《專利審查指南2010》第四部分第五章無效宣告程序中外觀設(shè)計專利審查中記載，現(xiàn)有設(shè)計中一般消費者所熟知的、只要提高產(chǎn)品名稱就能想到的相應(yīng)設(shè)計，稱為慣常設(shè)計。例如，提到包裝盒就能想到其具有長方體、正方體形狀的設(shè)計。在與相同后者相近種類產(chǎn)品現(xiàn)有設(shè)計進行對比時，當產(chǎn)品上某些設(shè)計被證明是該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計（如易拉罐產(chǎn)品的圓柱形狀設(shè)計）時，其余設(shè)計的變化通常對整體視覺效果更具有顯著的影響。在本文中，筆者為了便于描述，將具有顯著影響的其余設(shè)計稱為特有設(shè)計。

案例——多功能桌板

在國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于201530535693.X號外觀設(shè)計專利（涉案專利）的無效宣告請求案中，涉案專利與對比設(shè)計（201230648049.X號外觀設(shè)計）相比，均由桌板、擋塊和連接件組成，桌板均為圓角長方形，邊緣具有凸條，擋塊位于桌板長邊的邊緣，連接件位于桌板底部一條短邊的邊緣，連接件形狀基本相同。二者的不同之處主要在于：

涉案專利附圖

對比設(shè)計附圖

對于上述區(qū)別，請求人主張區(qū)別點①擋塊兩端設(shè)置為圓角為慣常設(shè)計，區(qū)別點②桌板底部采用圓角過渡也為慣常設(shè)計，而區(qū)別點③④⑤為功能性設(shè)計、鏡像對稱，上述區(qū)別為局部微小差別，在使用時不易看到，對整體視覺效果不足以產(chǎn)生顯著影響，二者實質(zhì)相同。

對此，專利權(quán)人從慣常設(shè)計和特有設(shè)計角度出發(fā)，認為桌板為長方形是該類產(chǎn)品的慣常設(shè)計，除桌板形狀之外的其余設(shè)計對整體視覺效果更具顯著影響。二者擋塊形狀、桌板底部邊緣形狀明顯不同，USB凸臺、連接件和散熱孔均是一般消費者容易看到的部位，上述區(qū)別能產(chǎn)生引人矚目的視覺效果。

針對專利權(quán)人的答辯意見，合議組基于一般消費者所特別熟知的設(shè)計，在無效宣告決定中認為，桌板通常為薄板狀，整體呈圓角長方形為其慣常設(shè)計，而邊緣具有凸條的也較為常見。根據(jù)其具體使用功能，有的桌板會在桌面上設(shè)置擋塊，但桌板及其上擋塊的具體形狀、是否設(shè)置USB接口等其他配件及其具體形狀和位置，則存在不同的設(shè)計，這些部位的設(shè)計變化通常會對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響。因此，維持了涉案專利的專利權(quán)有效。

上述案例中，專利權(quán)人根據(jù)《專利審查指南2010》中關(guān)于慣常設(shè)計的相關(guān)內(nèi)容，將桌板的形狀劃分為慣常設(shè)計，擋塊、USB凸臺等其他設(shè)計劃分為特有設(shè)計，進而凸顯出擋塊、USB凸臺等其他設(shè)計對整體視覺效果的顯著性，使得涉案專利相對于對比設(shè)計具有明顯區(qū)別，不構(gòu)成實質(zhì)相同的外觀設(shè)計，從而維持了涉案專利的專利權(quán)有效。

在外觀設(shè)計專利無效程序中，對于涉案專利與對比設(shè)計的“微小差別”，請求人通常會主張區(qū)別點僅在于局部細微變化，其對整體視覺效果不足以產(chǎn)生顯著影響。在此情況下，對于某些外觀設(shè)計專利，專利權(quán)人可以從慣常設(shè)計和特有設(shè)計角度出發(fā)，將涉案專利的主體設(shè)計（如桌板的形狀、輪胎的形狀、花瓶的形狀等）劃分為慣常設(shè)計，而將涉案專利與對比設(shè)計的“微小差別”劃分為特有設(shè)計，主張在主體設(shè)計為慣常設(shè)計的情況下，這些“微小差別”部分的設(shè)計通常會對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，從而以此理由進行抗辯，以維持外觀設(shè)計專利權(quán)有效。

然而，筆者認為，上述方法存在一定的風險。從專利權(quán)人角度來講，專利權(quán)人主張涉案專利的主體設(shè)計為慣常設(shè)計，目的是為了凸顯涉案專利的“微小差別”，即特有設(shè)計，使特有設(shè)計在整體視覺效果中的權(quán)重上升。然而，判斷特有設(shè)計在整體視覺效果中所占的權(quán)重比，存在一定的主觀性，當合議組認為，涉案專利的特有設(shè)計在整體視覺效果中所占的權(quán)重比，不足以給整體效果帶來顯著影響時，很有可能在專利權(quán)人提交的慣常設(shè)計證據(jù)的基礎(chǔ)上，直接判定為涉案專利的外觀設(shè)計不符合《專利法》第23條第2款。也就是說，專利權(quán)人很有可能在請求人提供無效證據(jù)不足的情況下，卻被自己提交的證據(jù)給無效，造成自己把自己專利無效掉的尷尬局面。

此外，在上述案例中，由于桌子形狀是一般消費者所熟知的、司空見慣的設(shè)計，因此，合議組直接認定為涉案專利的主體設(shè)計（桌板為長方形）為慣常設(shè)計。然而，筆者認為，在多數(shù)情況下，當專利權(quán)人采用上述方法進行抗辯時，需注意提交充足的證據(jù)，以證明主體設(shè)計為慣常設(shè)計。在提交證據(jù)時，需注意提交的證據(jù)的時間節(jié)點和相似程度，即提交的證據(jù)需是在涉案專利申請日之前已公開，且與涉案專利相似度極高的現(xiàn)有設(shè)計。

另外，筆者認為，該方法只針對那些主體設(shè)計確實為一般消費者所熟知，足以使消費者對此司空見慣的設(shè)計或?qū)＠麢?quán)人有足夠證據(jù)可以證明涉案專利的主體設(shè)計為慣常設(shè)計案有效。而對于那些外形設(shè)計并不是一般消費者特別熟知的設(shè)計，還需依據(jù)案件具體情況區(qū)別對待。如涉案專利和對比設(shè)計均是呈不規(guī)則形狀的筆筒，二者外形相同，涉案專利與對比設(shè)計的差別僅在于筆筒側(cè)壁上的一處花紋。此時，要想證明筆筒呈不規(guī)則形狀是慣常設(shè)計并不容易，針對此類型案件，則需要另外考慮，從其他角度來進行抗辯。

在外觀設(shè)計專利無效程序中，當涉案專利和對比設(shè)計的外形設(shè)計確實為一般消費者所熟知的設(shè)計時，對于涉案專利與對比設(shè)計的“微小差別”，請求人通常會主張區(qū)別點僅在于局部細微變化，其對整體視覺效果不足以產(chǎn)生顯著影響。在此情況下，對于此類外觀設(shè)計專利，專利權(quán)人可以從慣常設(shè)計和特有設(shè)計角度出發(fā)，將涉案專利的主體設(shè)計劃分為慣常設(shè)計，而將涉案專利與對比設(shè)計的“微小差別”劃分為特有設(shè)計，主張在主體設(shè)計為慣常設(shè)計的情況下，這些“微小差別”部分的設(shè)計通常會對整體視覺效果產(chǎn)生顯著影響，從而以此理由進行抗辯，以維持外觀設(shè)計專利權(quán)有效。然而，該方法存在一定的風險，在具體使用時，還需根據(jù)實際情況綜合考慮。