作者：王丹 專利代理師

產(chǎn)品專利與方法專利作為發(fā)明專利的兩個(gè)組成部分而成為專利制度的核心。一般來說，產(chǎn)品專利有關(guān)于產(chǎn)品的專利，對應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品的組成、結(jié)構(gòu)；方法專利是有關(guān)于方法的技術(shù)方案，對應(yīng)保護(hù)的是一個(gè)或一系列步驟構(gòu)成的一個(gè)完整的過程。產(chǎn)品專利和方法專利兩者存在著某些相似和交叉，同時(shí)又有本質(zhì)的區(qū)別。筆者在實(shí)務(wù)中發(fā)現(xiàn)許多客戶在申請專利時(shí)，不知應(yīng)該選擇申請產(chǎn)品專利還是方法專利，特別是當(dāng)產(chǎn)品中包含需要特定方法制成或以特定方法工作的結(jié)構(gòu)時(shí)，將更加難以抉擇。本文通過從三個(gè)不同的角度來分析產(chǎn)品專利和方法專利，并結(jié)合所要保護(hù)的對象特征，以探討產(chǎn)品專利與方法專利的優(yōu)勢選擇。

一、從法律效力角度看產(chǎn)品專利與方法專利的選擇

產(chǎn)品專利是以產(chǎn)品為中心的保護(hù)模式。產(chǎn)品專利的法律效力能夠控制所有與專利產(chǎn)品相同的產(chǎn)品。即在《專利法》有效的領(lǐng)域內(nèi)，凡是與專利產(chǎn)品相同的產(chǎn)品都要受到《專利法》的規(guī)范，而不管這種產(chǎn)品是采用什么方式方法產(chǎn)生的。產(chǎn)品專利所呈現(xiàn)的是一種絕對性的保護(hù)。

方法專利是以方法為主兼顧產(chǎn)品的保護(hù)模式。它能夠同時(shí)包括對方法和產(chǎn)品的保護(hù)，此處的“方法”可以是制造方法、作業(yè)方法和使用方法等類型。對產(chǎn)品的保護(hù)僅涉及對制造方法直接產(chǎn)生的產(chǎn)品的保護(hù)。

雖然產(chǎn)品專利和方法專利都能夠保護(hù)產(chǎn)品，但是方法專利對產(chǎn)品的保護(hù)從保護(hù)的原理、方式和范圍上都與產(chǎn)品專利對產(chǎn)品的保護(hù)不同。對專利方法獲得的直接產(chǎn)品的保護(hù)依賴于對該專利方法的保護(hù)。

因此當(dāng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)本身具有新穎性/創(chuàng)造性時(shí)，產(chǎn)品專利能夠?qū)Ξa(chǎn)品產(chǎn)生更為絕對的保護(hù)。當(dāng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)為現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，而生產(chǎn)該產(chǎn)品的方法或使用該產(chǎn)品的方法具有新穎性/創(chuàng)造性時(shí)，可以申請方法專利，以獲得對上述方法的保護(hù)，以及獲得由該方法直接獲得的產(chǎn)品的保護(hù)。當(dāng)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)本身與生產(chǎn)該產(chǎn)品的方法、使用該產(chǎn)品的方法均具有新穎性/創(chuàng)造性時(shí)，可以同時(shí)申請產(chǎn)品權(quán)利以及方法專利。

二、從產(chǎn)品特性的角度看產(chǎn)品專利與方法專利的選擇

在實(shí)務(wù)中常常出現(xiàn)產(chǎn)品中包含需要特定方法制成或以特定方法工作的結(jié)構(gòu)，而所述特定方法對產(chǎn)品具有貢獻(xiàn)，則可以采用申請產(chǎn)品專利以對產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，在產(chǎn)品的權(quán)利要求中寫入方法特征，以區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)。此種方法特征的類型有多種，例如電學(xué)領(lǐng)域的控制方法的特征，機(jī)械或者化學(xué)領(lǐng)域的加工工藝的特征，或者用途限定的特征等等。

《審查指南》規(guī)定，當(dāng)產(chǎn)品權(quán)利要求中的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征無法用結(jié)構(gòu)特征也不能用參數(shù)特征予以清楚地表征時(shí)，允許借助方法特征表征?？梢姡瑢彶橹改蠟楫a(chǎn)品權(quán)利要求中包含方法特征提供了支持。用方法限定的產(chǎn)品獨(dú)立權(quán)利要求通常有兩種撰寫方式：

第一種是單獨(dú)的產(chǎn)品權(quán)利要求，其保護(hù)的主題是一種產(chǎn)品而不是一種方法，但是其中至少一部分技術(shù)特征是方法步驟，而不是產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、組成或特性。第二種是并列的獨(dú)立權(quán)利要求，第一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求是方法權(quán)利要求，第二個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求是產(chǎn)品權(quán)利要求，該產(chǎn)品權(quán)利要求引用第一個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求。

然而，需要注意的是，并非包含在產(chǎn)品權(quán)利要求中的任何方法特征都能夠?qū)Ξa(chǎn)品權(quán)利要求起到限定作用?！秾彶橹改稀吠瑯右?guī)定了，包含方法特征的產(chǎn)品權(quán)利要求請求保護(hù)的主題仍然是產(chǎn)品，方法特征的實(shí)際限定作用取決于其對請求保護(hù)的產(chǎn)品本身帶來何種影響。

因此，在審查以及后期的侵權(quán)判斷中，是否考慮方法特征在于該方法特征是否對請求保護(hù)的產(chǎn)品帶來了影響。在此，不可將“影響”局限于對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的影響，“影響”還可以是對產(chǎn)品的精度、效果、功能等產(chǎn)生的性能上的影響。

例如，某一申請的權(quán)利要求1要求保護(hù)一種電飯煲，電飯煲包括鍋體、電加熱器元件、溫度感測單元、壓力檢測元件和控制器等部件，并限定了所述控制器的控制方法，控制器控制電加熱器元件分為多個(gè)加熱檔位對鍋體進(jìn)行加熱，每個(gè)加熱檔位的加熱功率和加熱時(shí)間不同。若該申請權(quán)利要求中1的結(jié)構(gòu)特征被對比文件公開，但其控制器的控制方法與對比文件所記載的內(nèi)容不同。由于控制器的控制方法對加熱效果產(chǎn)生了影響，因此本申請權(quán)利要求1的控制方法具有限定作用，在審查過程以及后續(xù)的訴訟程序中將考慮方法特征的限定作用。

可見，當(dāng)產(chǎn)品的硬件結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生改變，但所述控制方法應(yīng)用在該產(chǎn)品的某一部件的工作方式中，或工藝方法應(yīng)用在制作該產(chǎn)品的某一部件上，則已經(jīng)對該產(chǎn)品產(chǎn)生了實(shí)際影響，對技術(shù)方案具有限定作用。

三、從舉證角度看產(chǎn)品專利與方法專利的選擇

《專利法》第六十一條第一款是關(guān)于舉證責(zé)任倒置的規(guī)定，即“專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的，制造同樣產(chǎn)品的單位或者個(gè)人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明?！奔捶蓪⒃緫?yīng)由作為原告的專利權(quán)人承擔(dān)的舉證責(zé)任轉(zhuǎn)由被控侵權(quán)的被告承擔(dān)。在此，新產(chǎn)品是指在國內(nèi)外第一次生產(chǎn)出的產(chǎn)品，在該產(chǎn)品與專利申請人之前已有的同類產(chǎn)品相比，在產(chǎn)品的組分、結(jié)構(gòu)或者其質(zhì)量、性能、功能上有明顯區(qū)別。

可見，舉證責(zé)任倒置只適用于新產(chǎn)品制造方法專利權(quán)，而不適用產(chǎn)品專利權(quán)。而當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品是新產(chǎn)品時(shí)，采用方法獨(dú)立權(quán)利要求與采用方法限定的獨(dú)立產(chǎn)品權(quán)利要求，所獲得的專利權(quán)保護(hù)力度并沒有什么區(qū)別。但是在訴訟程序上，采用方法獨(dú)立權(quán)利要求由于可以適用于舉證責(zé)任倒置的原則，而能夠轉(zhuǎn)移舉證責(zé)任，從而更加有利于專利權(quán)人。

然而，舉證責(zé)任倒置制度的主張并非沒有限制，其需要滿足兩個(gè)條件：首先要滿足涉案專利方法為“新產(chǎn)品”制造方法；其次，被控侵權(quán)產(chǎn)品與依據(jù)專利方法所直接獲得的產(chǎn)品屬于同樣產(chǎn)品。需要提醒的是，是否屬于“新產(chǎn)品”，以及被控侵權(quán)產(chǎn)品與依據(jù)專利方法所直接獲得的產(chǎn)品是否屬于同樣產(chǎn)品需要由專利權(quán)人進(jìn)行舉證證明。

因此，無論產(chǎn)品專利或方法專利，在訴訟階段都無法避免舉證責(zé)任。因此在申請階段，申請人可以通過考量依據(jù)專利方法直接獲得的產(chǎn)品進(jìn)行“新產(chǎn)品”舉證的難易度，以作為選擇申請類型的參考。

綜上所述，產(chǎn)品專利與方法專利均是方案保護(hù)的一種手段，兩者本身并無優(yōu)劣之分。本文基于對產(chǎn)品專利與方法專利在法律效力方面的區(qū)別，并結(jié)合對產(chǎn)品自身的特性，以及在訴訟的舉證角度以總結(jié)出產(chǎn)品專利與方法專利各自的優(yōu)勢，以期讀者在面對申請方案的選擇時(shí)，能夠有所幫助。