作者：胡琳 專利代理師

對于專利代理師來說，在專利審查意見答復過程中，會經常碰到審查員以最接近的對比文件，將權利要求中的一些技術特征作等同對比，而其他區(qū)別技術特征則以“公知常識”或“顯而易見”為由，否定權利要求的創(chuàng)造性。對于這類審查意見的答復，專利代理師該如何應對呢？筆者認為，可以從以下三個方面進行思考：1）特征等同的認定是否正確；2）該區(qū)別技術特征本身是否為公知常識；3）該公知常識與最接近的對比文件能否結合。

一、特征等同的認定是否正確

在審查過程中，審查員通常會將權利要求中的一些技術特征進行等同對比，其中一些等同對比無疑是正確的，然而，并不能排除審查員錯誤認定的情況，審查員如果不是本領域技術人員，事實上很容易把專利申請中某個技術特征錯誤等同于對比文件中的某個技術特征。筆者在專利實務過程中就碰到過這樣的情況：

本申請公開了一種視頻幀的提取方法，包括：基于第一采樣步長獲取對象視頻的關鍵幀，基于第二采樣步長從關鍵幀中獲取待提取的關鍵幀，根據關鍵幀時間戳讀取對應關鍵幀的幀數據，并基于幀數據的硬解碼結果生成與該關鍵幀對應的縮略圖。

審查員認為最接近的對比文件公開的將輸入視頻流分為多個鏡頭，提取每個鏡頭的關鍵幀相當于公開了基于第一采樣步長獲取對象視頻的關鍵幀，對比文件公開的將與鏡頭相對應的多個關鍵幀分為與代表幀的預定數目相同的多個群，以及從每個群中提取代表幀相當于公開了基于第二采樣步長從關鍵幀中獲取待提取的關鍵幀，第二采樣步長根據待提取的幀個數來確定，而獨立權利要求1中其他技術特征為區(qū)別技術特征，屬于公知常識，因此不具備創(chuàng)造性。

在收到審查意見通知書后，筆者首先就審查意見通知書中的特征比對進行了認真分析，并在分析過程中找到了答復的突破口，筆者發(fā)現，對比文件公開的基于鏡頭分割的方法與本申請中基于采樣的方法實際上是關鍵幀提取的兩種不同方法，現有技術雖然也存在基于采樣的關鍵幀提取方法，但現有技術是按照固定采樣步長進行提取幀畫面，而本申請是按照兩次采樣步長的方式獲取關鍵幀時間戳，因此，筆者在意見陳述中重點指出了審查意見中確定的區(qū)別技術特征不準確，并通過檢索技術文獻進行了論述支持，最后該案在本次答復之后即獲得了授權。

二、該區(qū)別技術特征本身是否為公知常識

在審查意見通知書中我們可以經?？吹竭@樣的表述——XXX區(qū)別技術特征是本領域的常規(guī)技術手段，或者對于本領域技術人員來說，XXX區(qū)別技術特征是不需要付出創(chuàng)造性的勞動便可以實現的，屬于公知常識。對于公知常識的答復往往不能直接進行簡單反駁，但申請人又很難窮盡現有技術方面的證據去說服審查員。面對這一問題，筆者認為，可以從被認為是“公知常識”的區(qū)別技術特征所解決的技術問題入手，根據技術問題確定現有技術中解決這一問題所采用的技術手段，其中，現有技術手段的確定方法可以是從本申請記載的背景技術中進行查找，也可以是通過檢索技術資料，在確定出現有技術手段后，結合該現有技術手段的技術特征、技術效果與本申請的區(qū)別技術特征以及該區(qū)別技術特征帶來的技術效果進行對比分析，以確定本申請中的區(qū)別技術特征具有突出的實質性特點。

三、該公知常識與最接近的對比文件能否結合

對于審查員認定為公知常識的區(qū)別技術特征，本領域技術人員是否必然想到將其與對比文件進行結合呢？其實并不一定。如果該區(qū)別技術特征與最接近的現有技術存在結合沖突或者雖然不存在結合沖突但不容易想到結合，那么也就不存在結合的可能性。

一方面，在答復是否存在結合啟示時，可以先進行假設性結合的分析，如果假設能夠結合會出現結合后得到的技術方案與對比文件的發(fā)明目的、技術效果相抵觸的情況，則可以斷定本領域技術人員不會有動機將區(qū)別技術特征結合到對比文件中。

筆者在工作中接觸過一個案例，審查員認定的本申請的區(qū)別技術特征是通過文字場景匹配度以及視頻場景匹配度，得到匹配的目標視頻，區(qū)別技術特征所要實現的是視頻搜索的精準性，然而，對比文件的技術方案在于實現對多媒體對象的簡便搜索，如果將本申請的區(qū)別技術特征與對比文件進行結合，顯然是與對比文件的發(fā)明目的、技術效果都是相抵觸的，因為考慮參考視頻與關鍵字的匹配度無疑會增加搜索時的數據運算量，增加匹配運算時間，降低搜索效率，影響對多媒體對象的簡便快速搜索，對比文件與該公知常識的結合明顯會發(fā)生結合沖突。

另一方面，如果對比文件中沒有記載本申請中的技術問題，本領域的技術人員只是知曉現有技術，并不具有創(chuàng)造力，那么沒有創(chuàng)造力的本領域技術人員在現有技術并未記載該技術問題時，也是不可能容易想到解決該技術問題的，因此也不容易想到在對比文件的基礎上結合區(qū)別技術特征。

之前筆者復審成功過一個案例，其中，審查員認為通過加載圖像采集控件來對圖像采集硬件進行開啟和控制是本領域的慣用技術手段，然而，事實上，在本申請的應用場景下，圖像采集控件是用于解決判斷在圖像采集硬件開啟前圖像采集硬件與終端之間的兼容性的問題，即通過圖像采集控件判斷圖像采集硬件與終端之間是否兼容性，然而對比文件中并沒有記載判斷兼容性的相關技術問題，因此，審查員認為在對比文件的基礎上容易結合該區(qū)別技術特征得到本申請的技術方案的觀點顯然是無法成立的。

對于專利代理師來說，專利審查意見的答復是工作中的重點，也是工作中的難點。在答復審查意見時，不僅要有與審查員斗智斗勇的決心，還必須掌握各種答復技巧，具備清晰的答復思路。以上僅僅是筆者在工作中的一些總結與體會，若有不妥，歡迎各位不吝指正。