作者：章侃銥 合伙人、資深專利代理師
以“公開”換取“保護(hù)”是專利制度設(shè)計(jì)的基石。在專利審查程序中，作為“公開”要件判斷標(biāo)準(zhǔn)的條款，《專利法》第26條第3款（本文簡(jiǎn)稱“法26.3”）不僅是授權(quán)程序中審查員首要考慮的對(duì)象，也是確權(quán)程序中無(wú)效宣告請(qǐng)求的依據(jù)之一。然而，在實(shí)踐中，法26.3的適用往往更多見于醫(yī)藥、化學(xué)領(lǐng)域，在機(jī)械、電學(xué)領(lǐng)域與法26.3相關(guān)的審查意見并不多見，無(wú)效決定更是少之又少。這就導(dǎo)致法26.3在機(jī)電領(lǐng)域的判斷標(biāo)準(zhǔn)和審查尺度更加難以掌握。本文從一個(gè)具體的無(wú)效案例出發(fā)，嘗試探討法26.3在機(jī)電領(lǐng)域?qū)＠_權(quán)程序中的適用情況。
一、案件簡(jiǎn)介
涉案專利針對(duì)終端與基站同步的第一步驟（終端從初始接收到的信號(hào)中搜索基站使用的同步碼）提出一種改進(jìn)方案，其說(shuō)明書聲稱要解決的技術(shù)問(wèn)題是，在信號(hào)噪聲干擾較大的條件下，如何以更短時(shí)間完成同步碼的搜索。
在涉案專利披露的現(xiàn)有技術(shù)中，終端每次僅基于一個(gè)幀長(zhǎng)度的信號(hào)進(jìn)行搜索，在噪聲干擾比較大的情況下，很容易導(dǎo)致搜索失敗，從而需要更多次的嘗試才能確定同步碼的位置。
針對(duì)上述技術(shù)問(wèn)題，涉案專利提出一種合并多幀進(jìn)行搜索的方案，基于噪聲隨機(jī)出現(xiàn)的特點(diǎn)，利用多幀合并后的計(jì)算結(jié)果使得同一位置出現(xiàn)的同步碼成分更加突出，而降低隨機(jī)位置出現(xiàn)的噪聲成分的干擾。
權(quán)1限定的方案可分為功率計(jì)算、功率合并、特征計(jì)算、特征合并和特征比較五個(gè)步驟，其中功率計(jì)算、特征計(jì)算和特征比較步驟與現(xiàn)有技術(shù)中的同步過(guò)程大體對(duì)應(yīng)，功率合并和特征合并則可理解為本發(fā)明對(duì)現(xiàn)有技術(shù)做出貢獻(xiàn)的特征。對(duì)于功率合并步驟，權(quán)1的限定比較清楚。本案最終的爭(zhēng)議焦點(diǎn)在于如何理解特征合并。
請(qǐng)求人的代理人從本領(lǐng)域的技術(shù)人員角度出發(fā)，在與技術(shù)專家經(jīng)過(guò)多次討論之后，一致認(rèn)為無(wú)法理解如何進(jìn)行特征合并。因此，與一些將法26.3作為“干擾理由”的無(wú)效案情況不同，請(qǐng)求人在本案中有充分理由認(rèn)為涉案專利存在不符合上述條款的重大缺陷。
在口審過(guò)程中，專利權(quán)人通過(guò)補(bǔ)充的計(jì)算示例解答了請(qǐng)求人的疑惑，同時(shí)也彌補(bǔ)了涉案專利說(shuō)明書中缺失的重要一環(huán)。原來(lái)，發(fā)明人實(shí)際要限定的方案是，針對(duì)功率合并和特征計(jì)算要執(zhí)行“多次”，才能進(jìn)行后續(xù)的特征合并步驟。
最終，無(wú)效決定雖然沒(méi)有提到專利權(quán)人的補(bǔ)充材料，但認(rèn)為，如果不將功率合并和特征計(jì)算理解為多次執(zhí)行，必然導(dǎo)致后續(xù)的特征合并缺乏合并的基礎(chǔ)，帶來(lái)技術(shù)上和邏輯上的不合理，從而得出功率合并和特征計(jì)算必然是多次執(zhí)行的結(jié)論，并據(jù)此認(rèn)為涉案專利符合法26.3的規(guī)定。
二、案例分析與啟示
2.1 專利權(quán)穩(wěn)定性和公眾利益的平衡考量
眾所周知，在我國(guó)目前的專利審查程序中，并沒(méi)有單獨(dú)設(shè)置的授權(quán)后修改程序。這樣一來(lái)，對(duì)于授權(quán)專利中存在的形式問(wèn)題等瑕疵，專利權(quán)人并沒(méi)有主動(dòng)進(jìn)行修改的機(jī)會(huì)。因此，在實(shí)踐中，專利權(quán)人、行政機(jī)關(guān)（專利局）、甚至司法機(jī)關(guān)（法院）往往會(huì)利用確權(quán)程序（包括無(wú)效程序及其后續(xù)相關(guān)的司法程序），對(duì)專利文本中存在的瑕疵進(jìn)行解釋和澄清，從而在維護(hù)專利權(quán)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)上，彌補(bǔ)專利文本的缺陷。
然而，如此一來(lái)，對(duì)于何種程度的瑕疵能夠通過(guò)以上方式克服，自然給行政機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)都留下了主觀判斷的余地，也就可能會(huì)產(chǎn)生爭(zhēng)議。
對(duì)于一些瑕疵程度較低的專利而言，例如，權(quán)利要求的范圍包含解釋A和解釋B，在解釋A會(huì)導(dǎo)致“技術(shù)上和邏輯上的不合理”的情況下，通過(guò)確權(quán)程序?qū)?quán)利要求的范圍限定在解釋B而排除解釋A，本文認(rèn)同這有助于維護(hù)專利的穩(wěn)定性，并且對(duì)公眾利益也不會(huì)造成實(shí)質(zhì)侵害，因?yàn)樵瓩?quán)利要求就已經(jīng)包含解釋B的方案。
然而，對(duì)于另外一些瑕疵程度較高的專利，例如，權(quán)利要求的范圍只能解讀出解釋A，在解釋A會(huì)導(dǎo)致“技術(shù)上和邏輯上的不合理”的情況下，如果通過(guò)確權(quán)程序?qū)?quán)利要求的范圍限定為專利文件從來(lái)未公開過(guò)的解釋B，這顯然會(huì)損害公眾的利益，因?yàn)閷＠募允贾两K就沒(méi)有公開解釋B這樣的方案。
本文認(rèn)為，涉案專利恰恰屬于后一種情形，其說(shuō)明書中并沒(méi)有公開對(duì)功率合并和特征計(jì)算進(jìn)行“多次”迭代的內(nèi)容。如果一味出于維護(hù)專利權(quán)穩(wěn)定性的目的，利用確權(quán)程序?qū)⒄f(shuō)明書未記載過(guò)的方案納入專利公開內(nèi)容，無(wú)疑會(huì)損害公眾的利益，也違背了通過(guò)公開換取保護(hù)的專利制度設(shè)計(jì)初衷。
進(jìn)而引申到對(duì)目前我國(guó)確權(quán)程序設(shè)計(jì)制度的思考。作為授權(quán)和確權(quán)程序中的同一行政主體，專利局對(duì)于已經(jīng)授權(quán)的專利，在一些案件中可能會(huì)帶有維護(hù)其專利權(quán)穩(wěn)定性的先天傾向。即使有后置司法程序提供的救濟(jì)手段，但從維護(hù)行政機(jī)關(guān)權(quán)威的必要考慮，司法機(jī)關(guān)可能在一些情況下不會(huì)去推翻行政機(jī)關(guān)作出的行政決定。
2.2 法26.3與法26.4的競(jìng)合
雖然法26.3是針對(duì)說(shuō)明書的規(guī)定，而法26.4是針對(duì)權(quán)利要求的規(guī)定，但我們知道，在授權(quán)和確權(quán)程序中，對(duì)說(shuō)明書是否公開充分的審查都只考慮與權(quán)利要求相關(guān)的技術(shù)方案。
另外，在現(xiàn)行版審查指南第二部分第二章第2.1.3節(jié)針對(duì)說(shuō)明書公開不充分給出的五個(gè)示例中，就包括技術(shù)手段不清楚的情況：“說(shuō)明書中給出了技術(shù)手段，但對(duì)所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來(lái)說(shuō)，該手段是含糊不清的，根據(jù)說(shuō)明書記載的內(nèi)容無(wú)法具體實(shí)施”。
由此可見，在權(quán)利要求限定的技術(shù)方案含糊不清，而說(shuō)明書也并沒(méi)有克服該缺陷時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)法26.3與法26.4可能同時(shí)適用的問(wèn)題。在這種情況下，應(yīng)該優(yōu)先考慮哪個(gè)條款是個(gè)值得討論的問(wèn)題。
在本案無(wú)效決定的決定理由部分，首先對(duì)權(quán)利要求是否清楚的問(wèn)題進(jìn)行了評(píng)述，并且在接續(xù)對(duì)說(shuō)明書公開是否充分進(jìn)行評(píng)述的過(guò)程中，使用了在前評(píng)述中得出的結(jié)論。本文謹(jǐn)認(rèn)為這種做法欠妥。
實(shí)際上，從法條的行文順序即可看出，法26.3不僅排在法26.4之前，而且也是法26.4的審理基礎(chǔ)。具體而言，法26.3要求說(shuō)明書作出清楚、完整的說(shuō)明，而法26.4是規(guī)定權(quán)利要求以說(shuō)明書為依據(jù)限定清楚的保護(hù)范圍。換言之，只有說(shuō)明書符合清楚、完整的要求，權(quán)利要求才有清楚的基礎(chǔ)。如果說(shuō)明書中對(duì)與權(quán)利要求相關(guān)的技術(shù)方案都沒(méi)有公開充分，權(quán)利要求也不可能限定出清楚的保護(hù)范圍。
因此，從以上邏輯關(guān)系的角度，在權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案存在不清楚和公開不充分的爭(zhēng)議時(shí)，本文認(rèn)為首先應(yīng)當(dāng)考慮說(shuō)明書中是否作出了清楚、完整的說(shuō)明，在肯定的基礎(chǔ)上才有審理保護(hù)范圍是否清楚的必要。
2.3 對(duì)無(wú)效程序的啟示
與新穎性和創(chuàng)造性判斷中會(huì)使用客觀的對(duì)比文件不同，對(duì)于說(shuō)明書公開是否充分的判斷，則要更依賴判斷主體的主觀性。也正是由于這種主觀性所留下的爭(zhēng)辯空間，在確權(quán)程序中，與從新穎性和創(chuàng)造性的角度推翻無(wú)效決定相比，司法機(jī)關(guān)對(duì)于質(zhì)疑無(wú)效決定中有關(guān)法26.3、法26.4等更依賴主觀性進(jìn)行判斷的部分似乎更有自信，業(yè)內(nèi)知名的諾基亞訴華勤案和智臻訴蘋果案（也即“小i機(jī)器人”案）就是例證。
在諾基亞訴華勤案中，對(duì)于諾基亞所持有200480001590.4號(hào)專利中被無(wú)效決定認(rèn)定有效并據(jù)以主張華勤侵權(quán)的權(quán)利要求7，上海市一中院直接認(rèn)定該權(quán)利要求的保護(hù)范圍不能確定，從而無(wú)法就被告是否實(shí)施了原告專利進(jìn)行確定。在“小i機(jī)器人”案中，智臻公司所持有的200410053749.9號(hào)專利，經(jīng)過(guò)專利局五人合議組的無(wú)效審理仍然得以維持，而在二審程序中，卻被北京高院以說(shuō)明書公開不充分的理由撤銷了無(wú)效決定。
這些案例給我們的啟示不言而喻。除了新穎性和創(chuàng)造性的理由之外，無(wú)效程序中也千萬(wàn)不能忽視法26.3、法26.4等條款的使用。尤其是針對(duì)類似本案這樣確實(shí)存在一定爭(zhēng)議的專利，更要重視相關(guān)無(wú)效理由的充分準(zhǔn)備。
結(jié) 語(yǔ)
作為授權(quán)的基本要件之一，說(shuō)明書公開充分的要求在授權(quán)和確權(quán)階段都不容忽視。一份公開充分的說(shuō)明書是專利申請(qǐng)獲得授權(quán)的基礎(chǔ)，也是避免和解決確權(quán)程序爭(zhēng)議的前提。而對(duì)于已授權(quán)專利，其中公開不充分與不具備新穎性或創(chuàng)造性的缺陷相比，對(duì)公眾利益造成的損害程度有過(guò)之而無(wú)不及。因此，除了審查指南的規(guī)定之外，對(duì)于何種程度的公開才能符合法26.3的規(guī)定，希望行政機(jī)關(guān)通過(guò)更多案例中的適用向公眾及從業(yè)者給出更清楚、規(guī)范的指引，這種指引不應(yīng)因領(lǐng)域不同而有較大的差異。只有這樣，法26.3才能像新穎性和創(chuàng)造性條款那樣成為確權(quán)程序中專利評(píng)價(jià)的真正標(biāo)準(zhǔn)。