作者：盛曉穎 律師、專利代理師
《中華人民共和國(guó)民法典》已于2020年5月28日通過(guò)，并將于2021年1月1日起實(shí)施。大部分知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的法律規(guī)定沒(méi)有納入民法典的范圍，仍分別以單行法的方式特別規(guī)定。民法典中涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)的主要內(nèi)容為技術(shù)合同，下文中筆者對(duì)比了民法典與合同法中對(duì)于技術(shù)合同規(guī)定的主要區(qū)別，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行一些基于個(gè)人理解的分析。
一、明確將“許可”獨(dú)立于“轉(zhuǎn)讓”
合同法中技術(shù)許可是以并入技術(shù)轉(zhuǎn)讓相關(guān)規(guī)定的方式進(jìn)行定義的，而在民法典中明確規(guī)定了許可為技術(shù)合同的一種類型，將許可與轉(zhuǎn)讓進(jìn)行明確區(qū)分。在這一思路下，涉及的法條包括：
第八百四十三條 【技術(shù)合同定義】技術(shù)合同是當(dāng)事人就技術(shù)開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、許可、咨詢或者服務(wù)訂立的確立相互之間權(quán)利和義務(wù)的合同。
第三節(jié) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同
第八百六十二條 【技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同定義】技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同是合法擁有技術(shù)的權(quán)利人,將現(xiàn)有特定的專利、專利申請(qǐng)、技術(shù)秘密的相關(guān)權(quán)利讓與他人所訂立的合同。
技術(shù)許可合同是合法擁有技術(shù)的權(quán)利人,將現(xiàn)有特定的專利、技術(shù)秘密的相關(guān)權(quán)利許可他人實(shí)施、使用所訂立的合同。
技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同中關(guān)于提供實(shí)施技術(shù)的專用設(shè)備、原材料或者提供有關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)的約定,屬于合同的組成部分。
第八百六十三條 【技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同類型和形式】技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同包括專利權(quán)轉(zhuǎn)讓、專利申請(qǐng)權(quán)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓、專利實(shí)施許可合同。技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式等合同。
技術(shù)許可合同包括專利實(shí)施許可、技術(shù)秘密使用許可等合同。
技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。
第八百六十四條 【技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同的限制性條款】技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同可以約定讓與人和受讓人實(shí)施專利或者使用技術(shù)秘密的范圍,但是不得限制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)發(fā)展。
第八百六十六條 【專利實(shí)施許可合同許可人主要義務(wù)】專利實(shí)施許可合同的讓與許可人應(yīng)當(dāng)按照約定許可受讓被許可人實(shí)施專利,交付實(shí)施專利有關(guān)的技術(shù)資料,提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。
第八百六十七條 【專利實(shí)施許可合同被許可人主要義務(wù)】專利實(shí)施許可合同的受讓被許可人應(yīng)當(dāng)按照約定實(shí)施專利,不得許可約定以外的第三人實(shí)施該專利,并按照約定支付使用費(fèi)。
第八百六十八條 【技術(shù)秘密讓與人和許可人主要義務(wù)】技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的讓與人和技術(shù)秘密使用許可合同的許可人應(yīng)當(dāng)按照約定提供技術(shù)資料,進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),保證技術(shù)的實(shí)用性、可靠性,承擔(dān)保密義務(wù)。
前款規(guī)定的保密義務(wù),不限制許可人申請(qǐng)專利,但是當(dāng)事人另有約定的除外。
第八百六十九條 【技術(shù)秘密受讓人和被許可人主要義務(wù)】技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的受讓人和技術(shù)秘密使用許可合同的被許可人應(yīng)當(dāng)按照約定使用技術(shù),支付轉(zhuǎn)讓費(fèi)、使用費(fèi),承擔(dān)保密義務(wù)。
第八百七十條 【技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同讓與人和技術(shù)許可合同許可人保證義務(wù)】技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的讓與人和技術(shù)許可合同的許可人應(yīng)當(dāng)保證自己是所提供的技術(shù)的合法擁有者,并保證所提供的技術(shù)完整、無(wú)誤、有效,能夠達(dá)到約定的目標(biāo)。
第八百七十一條 【技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同受讓人和技術(shù)許可合同被許可人保密義務(wù)】技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同的受讓人和技術(shù)許可合同的被許可人應(yīng)當(dāng)按照約定的范圍和期限,對(duì)讓與人、許可人提供的技術(shù)中尚未公開(kāi)的秘密部分,承擔(dān)保密義務(wù)。
第八百七十二條 【許可人和讓與人違約責(zé)任】許可人未按照約定轉(zhuǎn)讓許可技術(shù)的,應(yīng)當(dāng)返還部分或者全部使用費(fèi),并應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任;實(shí)施專利或者使用技術(shù)秘密超越約定的范圍的,違反約定擅自許可第三人實(shí)施該項(xiàng)專利或者使用該項(xiàng)技術(shù)秘密的,應(yīng)當(dāng)停止違約行為,承擔(dān)違約責(zé)任;違反約定的保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
讓與人承擔(dān)違約責(zé)任,參照適用前款規(guī)定。
第八百七十三條 【被許可人和受讓人違約責(zé)任】受讓被許可人未按照約定支付使用費(fèi)的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)交使用費(fèi)并按照約定支付違約金;不補(bǔ)交使用費(fèi)或者支付違約金的,應(yīng)當(dāng)停止實(shí)施專利或者使用技術(shù)秘密,交還技術(shù)資料,承擔(dān)違約責(zé)任;實(shí)施專利或者使用技術(shù)秘密超越約定的范圍的,未經(jīng)讓與許可人同意擅自許可第三人實(shí)施該專利或者使用該技術(shù)秘密的,應(yīng)當(dāng)停止違約行為,承擔(dān)違約責(zé)任;違反約定的保密義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
受讓人承擔(dān)違約責(zé)任,參照適用前款規(guī)定。
第八百七十四條 【受讓人和被許可人侵權(quán)責(zé)任】受讓人或者被許可按照約定實(shí)施專利、使用技術(shù)秘密侵害他人合法權(quán)益的,由讓與人或者許可人承擔(dān)責(zé)任,但是當(dāng)事人另有約定的除外。
筆者認(rèn)為，這一改變對(duì)實(shí)際操作的影響并不大，實(shí)踐中許可和轉(zhuǎn)讓實(shí)際是被明確區(qū)分的，法條的修改也更偏向于對(duì)概念的區(qū)分定義，但對(duì)實(shí)質(zhì)內(nèi)容的改變并不多。修改后的法條使得在適用法律時(shí)更為明確。
二、關(guān)于技術(shù)秘密與專利申請(qǐng)的規(guī)定
由于技術(shù)秘密具有保密性，而專利是以公開(kāi)換保護(hù)，當(dāng)技術(shù)秘密的主體涉及多方時(shí)，可能存在技術(shù)秘密與專利申請(qǐng)間矛盾。
民法典中有兩條針對(duì)該問(wèn)題的規(guī)定：
第八百六十八條 【技術(shù)秘密讓與人和許可人主要義務(wù)】技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的讓與人和技術(shù)秘密使用許可合同的許可人應(yīng)當(dāng)按照約定提供技術(shù)資料,進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),保證技術(shù)的實(shí)用性、可靠性,承擔(dān)保密義務(wù)。
前款規(guī)定的保密義務(wù),不限制許可人申請(qǐng)專利,但是當(dāng)事人另有約定的除外。
第八百六十一條 【技術(shù)秘密成果歸屬與分享】委托開(kāi)發(fā)或者合作開(kāi)發(fā)完成的技術(shù)秘密成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)以及利益收益的分配辦法,由當(dāng)事人約定;沒(méi)有約定或者約定不明確，依照,依據(jù)本法第六十一第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的,在沒(méi)有相同技術(shù)方案被授予專利權(quán)前,當(dāng)事人均有使用和轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。但是,委托開(kāi)發(fā)的研究開(kāi)發(fā)人不得在向委托人交付研究開(kāi)發(fā)成果之前,將研究開(kāi)發(fā)成果轉(zhuǎn)讓給第三人。
其中第八百六十八條第二款是對(duì)于技術(shù)秘密的保密義務(wù)的規(guī)定“前款規(guī)定的保密義務(wù),不限制許可人申請(qǐng)專利,但是當(dāng)事人另有約定的除外。”也就是說(shuō)，如果沒(méi)有約定，許可人可以以申請(qǐng)專利的方式公開(kāi)技術(shù)秘密。該項(xiàng)規(guī)定和《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》中第二十九條的規(guī)定[1]較為類似，但明確限定許可人不被限制，而不是轉(zhuǎn)讓人。
第八百六十一條是對(duì)委托開(kāi)發(fā)以及合作開(kāi)發(fā)中技術(shù)秘密權(quán)屬的規(guī)定，在無(wú)法確定權(quán)屬時(shí)，且沒(méi)有對(duì)應(yīng)的授權(quán)專利，當(dāng)事人均有使用和轉(zhuǎn)讓技術(shù)秘密的權(quán)利，即技術(shù)秘密的使用和轉(zhuǎn)讓受到授權(quán)專利權(quán)的制約。
但這里讓筆者比較疑惑的是對(duì)于委托開(kāi)發(fā)技術(shù)成果的歸屬條款似有漏洞，
第八百五十九條 【委托開(kāi)發(fā)合同的技術(shù)成果歸屬】委托開(kāi)發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造,除法律另有規(guī)定或者當(dāng)事人另有約定外,申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開(kāi)發(fā)人。研究開(kāi)發(fā)人取得專利權(quán)的,委托人可以免費(fèi)依法實(shí)施該專利。
研究開(kāi)發(fā)人轉(zhuǎn)讓專利申請(qǐng)權(quán)的,委托人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權(quán)利。
對(duì)上述法條，筆者的理解是在委托開(kāi)發(fā)中，如果沒(méi)有約定，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開(kāi)發(fā)人，那么結(jié)合第八百六十一條的情形，如果技術(shù)成果沒(méi)有申請(qǐng)專利，雙方都可以使用技術(shù)或是轉(zhuǎn)讓技術(shù)。但在沒(méi)有約定僅開(kāi)發(fā)人有專利申請(qǐng)權(quán)時(shí)，專利授權(quán)后，委托方應(yīng)該沒(méi)有權(quán)利再轉(zhuǎn)讓技術(shù)。如果委托人在專利授權(quán)前轉(zhuǎn)讓技術(shù)給善意第三人，專利授權(quán)后第三人是否構(gòu)成侵權(quán)呢？
二、取消對(duì)職務(wù)技術(shù)成果的完成個(gè)人應(yīng)當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)的規(guī)定
民法典刪除了原合同法中關(guān)于職務(wù)技術(shù)成果應(yīng)當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)的規(guī)定：
第八百四十七條 【職務(wù)技術(shù)成果的財(cái)產(chǎn)權(quán)權(quán)屬】職務(wù)技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)屬于法人或者其他非法人組織的,法人或者其他非法人組織可以就該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果訂立技術(shù)合同。法人或者其他組織應(yīng)當(dāng)從使用和轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果所取得的收益中提取一定比例，對(duì)完成該項(xiàng)職務(wù)技術(shù)成果的個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)或者報(bào)酬。法人或者其他非法人組織訂立技術(shù)合同轉(zhuǎn)讓職務(wù)技術(shù)成果時(shí),職務(wù)技術(shù)成果的完成人享有以同等條件優(yōu)先受讓的權(quán)利。
職務(wù)技術(shù)成果是執(zhí)行法人或者其他組織非法人組織的工作任務(wù)，或者主要是利用法人或者非法人組織其他組織的物質(zhì)技術(shù)條件所完成的技術(shù)成果。
職務(wù)技術(shù)成果歸屬以及獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬糾紛是比較常見(jiàn)的，刪除本項(xiàng)規(guī)定后，并不意味著可以不支付給完成人獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬，在《專利法》第16條[2]以及《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法》第44、45條[3]均規(guī)定了獎(jiǎng)勵(lì)、報(bào)酬，而上述兩部法律的效力并不受民法典的影響。
三、關(guān)于技術(shù)合同無(wú)效的規(guī)定
民法典在無(wú)效情形中刪除了妨礙技術(shù)進(jìn)步，但在技術(shù)轉(zhuǎn)讓和許可部分仍然保留“不得限制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)發(fā)展”。
第八百五十條 【技術(shù)合同無(wú)效】非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步或者侵害他人技術(shù)成果的技術(shù)合同無(wú)效。
第八百六十四條 【技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同的限制性條款】技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同和技術(shù)許可合同可以約定讓與人和受讓人實(shí)施專利或者使用技術(shù)秘密的范圍,但是不得限制技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)和技術(shù)發(fā)展。
筆者認(rèn)為立法者似乎是意在縮小合同無(wú)效的范圍，但是《最高人民法院關(guān)于審理技術(shù)合同糾紛案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十條[4]中對(duì)“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步”的表現(xiàn)方式是一起定義的，比較難以區(qū)分哪些屬于非法壟斷技術(shù)，哪些屬于妨礙技術(shù)進(jìn)步，該部分內(nèi)容需要進(jìn)一步確認(rèn)。
四、其他
除以上條款外，還包括一些其他需要注意的修改：
第八百四十六條 【技術(shù)合同價(jià)款、報(bào)酬及使用費(fèi)】技術(shù)合同價(jià)款、報(bào)酬或者使用費(fèi)的支付方式由當(dāng)事人約定,可以采取一次總算、一次總付或者一次總算、分期支付,也可以采取提成支付或者提成支付附加預(yù)付入門(mén)費(fèi)的方式。
約定提成支付的,可以按照產(chǎn)品價(jià)格、實(shí)施專利和使用技術(shù)秘密后新增的產(chǎn)值、利潤(rùn)或者產(chǎn)品銷售額的一定比例提成,也可以按照約定的其他方式計(jì)算。提成支付的比例可以采取固定比例、逐年遞增比例或者逐年遞減比例。
約定提成支付的,當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在合同中可以約定查閱有關(guān)會(huì)計(jì)帳目賬目的辦法。
第八百八十六條 【工作費(fèi)用的負(fù)擔(dān)】技術(shù)咨詢合同和技術(shù)服務(wù)合同對(duì)受托人正常開(kāi)展工作所需費(fèi)用的負(fù)擔(dān)沒(méi)有約定或者約定不明確的,由受托人負(fù)擔(dān)。
總體而言，民法典中對(duì)于技術(shù)合同規(guī)定的變化并不大，但仍需要在后續(xù)實(shí)踐中進(jìn)一步關(guān)注區(qū)別內(nèi)容司法實(shí)踐帶來(lái)的影響。
注釋：
[1]第二十九條 合同法第三百四十七條規(guī)定技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同讓與人承擔(dān)的“保密義務(wù)”，不限制其申請(qǐng)專利，但當(dāng)事人約定讓與人不得申請(qǐng)專利的除外。當(dāng)事人之間就申請(qǐng)專利的技術(shù)成果所訂立的許可使用合同，專利申請(qǐng)公開(kāi)以前，適用技術(shù)秘密轉(zhuǎn)讓合同的有關(guān)規(guī)定；發(fā)明專利申請(qǐng)公開(kāi)以后、授權(quán)以前，參照適用專利實(shí)施許可合同的有關(guān)規(guī)定；授權(quán)以后，原合同即為專利實(shí)施許可合同，適用專利實(shí)施許可合同的有關(guān)規(guī)定。人民法院不以當(dāng)事人就已經(jīng)申請(qǐng)專利但尚未授權(quán)的技術(shù)訂立專利實(shí)施許可合同為由，認(rèn)定合同無(wú)效。
[2]第十六條 被授予專利權(quán)的單位應(yīng)當(dāng)對(duì)職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予獎(jiǎng)勵(lì)；發(fā)明創(chuàng)造專利實(shí)施后，根據(jù)其推廣應(yīng)用的范圍和取得的經(jīng)濟(jì)效益，對(duì)發(fā)明人或者設(shè)計(jì)人給予合理的報(bào)酬。
[3]第四十四條 職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)化后，由科技成果完成單位對(duì)完成、轉(zhuǎn)化該項(xiàng)科技成果做出重要貢獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬?？萍汲晒瓿蓡挝豢梢砸?guī)定或者與科技人員約定獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬的方式、數(shù)額和時(shí)限。單位制定相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)充分聽(tīng)取本單位科技人員的意見(jiàn)，并在本單位公開(kāi)相關(guān)規(guī)定。
第四十五條 科技成果完成單位未規(guī)定、也未與科技人員約定獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬的方式和數(shù)額的，按照下列標(biāo)準(zhǔn)對(duì)完成、轉(zhuǎn)化職務(wù)科技成果做出重要貢獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬：（一）將該項(xiàng)職務(wù)科技成果轉(zhuǎn)讓、許可給他人實(shí)施的，從該項(xiàng)科技成果轉(zhuǎn)讓凈收入或者許可凈收入中提取不低于百分之五十的比例；（二）利用該項(xiàng)職務(wù)科技成果作價(jià)投資的，從該項(xiàng)科技成果形成的股份或者出資比例中提取不低于百分之五十的比例；（三）將該項(xiàng)職務(wù)科技成果自行實(shí)施或者與他人合作實(shí)施的，應(yīng)當(dāng)在實(shí)施轉(zhuǎn)化成功投產(chǎn)后連續(xù)三至五年，每年從實(shí)施該項(xiàng)科技成果的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)中提取不低于百分之五的比例。國(guó)家設(shè)立的研究開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)、高等院校規(guī)定或者與科技人員約定獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬的方式和數(shù)額應(yīng)當(dāng)符合前款第一項(xiàng)至第三項(xiàng)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)有企業(yè)、事業(yè)單位依照本法規(guī)定對(duì)完成、轉(zhuǎn)化職務(wù)科技成果做出重要貢獻(xiàn)的人員給予獎(jiǎng)勵(lì)和報(bào)酬的支出計(jì)入當(dāng)年本單位工資總額，但不受當(dāng)年本單位工資總額限制、不納入本單位工資總額基數(shù)。
[4]第十條 下列情形，屬于合同法第三百二十九條所稱的“非法壟斷技術(shù)、妨礙技術(shù)進(jìn)步”：
（一）限制當(dāng)事人一方在合同標(biāo)的技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行新的研究開(kāi)發(fā)或者限制其使用所改進(jìn)的技術(shù)，或者雙方交換改進(jìn)技術(shù)的條件不對(duì)等，包括要求一方將其自行改進(jìn)的技術(shù)無(wú)償提供給對(duì)方、非互惠性轉(zhuǎn)讓給對(duì)方、無(wú)償獨(dú)占或者共享該改進(jìn)技術(shù)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)；
（二）限制當(dāng)事人一方從其他來(lái)源獲得與技術(shù)提供方類似技術(shù)或者與其競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)；
（三）阻礙當(dāng)事人一方根據(jù)市場(chǎng)需求，按照合理方式充分實(shí)施合同標(biāo)的技術(shù)，包括明顯不合理地限制技術(shù)接受方實(shí)施合同標(biāo)的技術(shù)生產(chǎn)產(chǎn)品或者提供服務(wù)的數(shù)量、品種、價(jià)格、銷售渠道和出口市場(chǎng)；
（四）要求技術(shù)接受方接受并非實(shí)施技術(shù)必不可少的附帶條件，包括購(gòu)買非必需的技術(shù)、原材料、產(chǎn)品、設(shè)備、服務(wù)以及接收非必需的人員等；
（五）不合理地限制技術(shù)接受方購(gòu)買原材料、零部件、產(chǎn)品或者設(shè)備等的渠道或者來(lái)源；
（六）禁止技術(shù)接受方對(duì)合同標(biāo)的技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有效性提出異議或者對(duì)提出異議附加條件。