作者：趙倩 專利代理師
在專利代理實(shí)務(wù)中，時常會遇到關(guān)于專利重復(fù)授權(quán)的審查意見?；谏暾埲说牟煌枨?，對于重復(fù)授權(quán)問題的答復(fù)也需采用不同的思路。下面，筆者就在專利代理實(shí)務(wù)中遇到的有關(guān)重復(fù)授權(quán)問題的類型以及答復(fù)策略進(jìn)行簡單地總結(jié)。
一、一案兩請的案件
根據(jù)專利法第9條第1款的規(guī)定，同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項(xiàng)專利權(quán)[1]。作為例外，在《審查指南》第二部分第三章第6.2.2小節(jié)規(guī)定，對于同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實(shí)用新型又申請發(fā)明專利的，在先獲得的實(shí)用新型專利權(quán)尚未終止，除通過修改發(fā)明專利申請外，申請人可以通過聲明放棄實(shí)用新型專利權(quán)避免重復(fù)授權(quán)，從而在發(fā)明專利申請符合授予專利權(quán)的條件下，獲得發(fā)明專利權(quán)[2]。
根據(jù)上述法律法規(guī)的規(guī)定可知，一案兩請的案件，在不修改的情況下，一般只能對其中一件授權(quán)。對于此種審查意見的答復(fù)，關(guān)鍵是結(jié)合申請人的實(shí)際需求，采用恰當(dāng)?shù)奶幚矸绞剑?
1.先了解申請人的需求，如果其側(cè)重對于技術(shù)方案的保護(hù)，并且傾向發(fā)明專利，則可以建議放棄已授權(quán)的實(shí)用新型專利。
但是，筆者還有一個小建議，即在提交放棄已授權(quán)實(shí)用新型專利聲明之前，可以與審查員進(jìn)一步溝通，如此可以大概率地確保：放棄實(shí)用新型后，發(fā)明可以授權(quán)（一般放棄實(shí)用新型后，發(fā)明可授權(quán)，但是也有小概率的非授權(quán)，做好溝通，可以做到心中有數(shù)，以應(yīng)對之后可能出現(xiàn)的小概率狀況）。
2.如果申請人比較在意專利數(shù)量，希望兩個專利都能夠授權(quán)，則可以對發(fā)明專利的權(quán)利要求書進(jìn)行修改。
根據(jù)專利法第59條第1款的規(guī)定，發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)[1]。
根據(jù)審查指南的規(guī)定，為了避免重復(fù)授權(quán)，在判斷是否為同樣的發(fā)明創(chuàng)造時，應(yīng)當(dāng)將兩件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請或?qū)＠臋?quán)利要求書的內(nèi)容進(jìn)行比較，而不是將權(quán)利要求書與專利申請或?qū)＠募娜績?nèi)容進(jìn)行比較。
綜合上述規(guī)定，對于發(fā)明專利的修改可以從以下兩方面進(jìn)行：
（1）從說明書和權(quán)利要求書中提取技術(shù)特征，加入到獨(dú)權(quán)1中。
（2）合并并列的技術(shù)方案。舉例如下：
權(quán)1保護(hù)技術(shù)方案A；權(quán)2引權(quán)1，附加技術(shù)特征B；權(quán)3引權(quán)1，附加技術(shù)特征為C；則，可以將發(fā)明專利申請中的權(quán)1、2和3進(jìn)行合并，則修改后的獨(dú)權(quán)1保護(hù)的技術(shù)方案為A+B+C，而實(shí)用新型專利中保護(hù)的方案中一定不包含A+B+C，這樣，二者的保護(hù)范圍就會不同。
此外，除了獨(dú)立權(quán)利要求，還要仔細(xì)核查，修改后的從屬權(quán)利要求是否也可能存在重復(fù)授權(quán)的問題。如果存在，則需要對從屬權(quán)利要求進(jìn)行相應(yīng)的修改。
二、同日遞交的系列案
有的申請人在專利布局時，對于一個技術(shù)方案拆分為多個技術(shù)方案單獨(dú)申請專利進(jìn)行保護(hù)，由于說明書的內(nèi)容可能相同，且權(quán)利要求書所限定的內(nèi)容未達(dá)到審查員認(rèn)為的足夠的區(qū)別，可能也會下發(fā)不符合專利法第9條第1款的規(guī)定。
除了上面提到的對權(quán)利要求書進(jìn)行修改外，如果我們認(rèn)為兩者并不屬于相同的技術(shù)方案，可以嘗試不修改，進(jìn)行意見陳述的方法，對于此種類型的審查意見，筆者將遇到的審查意見通知書的類型以及答復(fù)技巧歸納為如下幾個方面：
1.審查意見通知書中未指出具體問題，僅僅指出兩者保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)相同。
[案例1]
該案例中，本申請權(quán)利要求1保護(hù)一種健康監(jiān)測裝置，包括：一生物特征監(jiān)測模塊……一氣體監(jiān)測模塊……一微粒監(jiān)測模塊……一凈化氣體模塊，該凈化氣體模塊包含一凈化致動器及一凈化單元，以及包含一導(dǎo)氣入口、一導(dǎo)氣出口及一導(dǎo)氣通道，該導(dǎo)氣通道設(shè)置于該導(dǎo)氣入口及該導(dǎo)氣出口之間，該凈化單元包括多個濾網(wǎng)，該多個濾網(wǎng)間隔設(shè)置于該導(dǎo)氣通道中，該凈化致動器控制氣體導(dǎo)入該凈化氣體模塊內(nèi)部，使該凈化單元凈化氣體……
相關(guān)案的權(quán)利要求1保護(hù)一種具健康監(jiān)測的智能服裝，包括：一服裝本體；以及一健康監(jiān)測裝置，掛置定位于該服裝本體上，該健康監(jiān)測裝置包括：一生物特征監(jiān)測模塊……一氣體監(jiān)測模塊……一微粒監(jiān)測模塊……一凈化氣體模塊，該氣體模塊一凈化致動器及一凈化單元，該凈化致動器控制氣體導(dǎo)入該凈化氣體模塊內(nèi)部，使該凈化單元凈化氣體；
審查員指出二者的保護(hù)范圍實(shí)質(zhì)相同。
答復(fù)策略：兩案的獨(dú)權(quán)1所保護(hù)的技術(shù)特征極其相似，此時，需要詳盡地找到區(qū)別，然后將區(qū)別放大。
首先，定位二者的區(qū)別。
區(qū)別1：主題不同，本申請為健康監(jiān)測裝置，相關(guān)案為具健康監(jiān)測的智能服裝。
區(qū)別2：相關(guān)案的智能服裝包括服裝本體和健康監(jiān)測裝置，且健康監(jiān)測裝置掛置定位于服裝本體上。
區(qū)別3：本申請的凈化單元包括多個濾網(wǎng)，該多個濾網(wǎng)設(shè)置于導(dǎo)氣通道中，相關(guān)案中未涉及多個濾網(wǎng)。
其次，闡述理由。
對于此類審查意見，由于在2019年的全國知識產(chǎn)權(quán)局局長會議中，明確指出嚴(yán)厲打擊非正常專利申請的行為，對于系列案，即便是正常申請，審查員主觀上可能也會存在一定的排斥心理，因此，我們在陳述理由時，不能僅僅陳述兩者的不同，最好是能夠引用法律文件的規(guī)定、專業(yè)權(quán)威或者官方的觀點(diǎn)，進(jìn)一步佐證兩者的區(qū)別屬于不同的技術(shù)方案，將審查員引領(lǐng)到客觀評判層面，另外，如果區(qū)別技術(shù)特征能夠產(chǎn)生不同的技術(shù)效果，說服力會明顯增強(qiáng)。
例如，針對上述區(qū)別3，（引經(jīng)據(jù)典）根據(jù)審查指南的規(guī)定[3]，兩件專利申請或?qū)＠f明書內(nèi)容相同，但其權(quán)利要求保護(hù)的范圍不同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為所要求保護(hù)的發(fā)明創(chuàng)造不同。（突出效果）本申請獨(dú)權(quán)1限定了凈化單元包括多個濾網(wǎng)，且該多個濾網(wǎng)間隔設(shè)置于該導(dǎo)氣通道中，因此能夠使氣體通過凈化致動器控制導(dǎo)入導(dǎo)氣通道中，通過多重濾網(wǎng)吸附氣體中所含的化學(xué)煙霧、細(xì)菌、塵埃微粒及花粉，以達(dá)到加強(qiáng)凈化氣體的效果。
針對上述區(qū)別1和2，（引經(jīng)據(jù)典）從2010年起《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》開始在權(quán)利要求保護(hù)范圍的認(rèn)定中采用了全面覆蓋原則[4]。2015年2月1日起施行的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》繼續(xù)采用全面覆蓋原則，其第十七條規(guī)定，專利法第五十九條第一款所規(guī)定的“發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求的內(nèi)容”是指權(quán)利要求的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求記載的全部技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括該技術(shù)特征等同的特征所確定的范圍[5]。（加強(qiáng)突出）因此，在侵權(quán)判定中，是依照權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征來判定其保護(hù)范圍，當(dāng)然也包括主題的限定。此外，本申請的權(quán)利要求保護(hù)的是健康監(jiān)測裝置，并未限定該健康監(jiān)測裝置的應(yīng)用場景，即本申請的健康監(jiān)測裝置并不僅僅限于應(yīng)用于智能服裝上，其也可以是一個單獨(dú)的裝置，不一定與服裝本體結(jié)合，因此，本申請的健康監(jiān)測裝置的應(yīng)用范圍更加廣泛，保護(hù)范圍更大。
2．審查意見通知書中指出了具體的區(qū)別，但是認(rèn)為該區(qū)別屬于本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用手段的直接置換。
[案例2]
本申請和相關(guān)案中均保護(hù)一種氣體輸送裝置，區(qū)別在于：本申請包括多個導(dǎo)流單元，該多個導(dǎo)流單元借由多種排列方式以傳輸氣體。相關(guān)案中，僅設(shè)置一個導(dǎo)流單元。每個導(dǎo)流單元的具體結(jié)構(gòu)相同。
審查意見中指出設(shè)置多個導(dǎo)流單元，并且以一定方式排列是本領(lǐng)域技術(shù)人員的慣用技術(shù)手段的置換。
答復(fù)策略：具體明確何為慣用技術(shù)手段的置換，找到上述區(qū)別不符合慣用技術(shù)手段置換的點(diǎn)，進(jìn)行反駁。
首先，對慣用技術(shù)手段置換滿足的條件進(jìn)行明確。
（引經(jīng)據(jù)典）對于慣用手段的直接置換，其需要滿足的條件一般為：1.待置換的兩種技術(shù)手段所解決的技術(shù)問題相同，2.兩種手段均屬于申請日之前本領(lǐng)域所解決技術(shù)問題慣常采用的技術(shù)手段，3.無需對整體技術(shù)方案的其他組成部分作以改變，即可以將這兩種慣用手段直接相互置換，4.兩者置換后，整體技術(shù)方案所能實(shí)現(xiàn)的技術(shù)效果不發(fā)生改變。（新穎性評判中對慣用手段直接置換的理解與適用，知識產(chǎn)權(quán)報，頊曉娟，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會）[6]。
其次，闡述二者區(qū)別不符合上述條件。
在本申請中的說明書中，記載了設(shè)置多個導(dǎo)流單元的技術(shù)效果，如“氣體輸送裝置包含有多個導(dǎo)流單元，透過導(dǎo)流單元進(jìn)行作動，產(chǎn)生壓力梯度，使氣體快速的流動，并利用特定的排列方式來設(shè)置這些導(dǎo)流單元，用以控制及調(diào)整氣體傳輸量氣體輸送。通過導(dǎo)流單元的數(shù)量、設(shè)置方式及驅(qū)動方式的靈活變化，可因應(yīng)各種不同裝置及氣體傳輸流量的需求，可達(dá)到高傳輸量、高效能、高靈活性等功效”。
相關(guān)案中并未設(shè)置多個導(dǎo)流單元，無法安排導(dǎo)流單元的排列方式，不能產(chǎn)生上述效果，由此，不符合上述條件4，兩者所解決的技術(shù)問題不同，由此，不符合上述條件1。上述條件不能滿足，因此，兩者并不是常規(guī)技術(shù)手段的置換。
再次，留意審查意見的瑕疵。
直接置換最起碼應(yīng)為兩者互換，但是相關(guān)案中并未出現(xiàn)可以置換的技術(shù)特征，更無從談起慣用技術(shù)手段的置換。
3．審查意見通知書中指出了具體的區(qū)別，但是認(rèn)為該區(qū)別屬于本領(lǐng)域的公知常識。
[案例3]
以上述案例為例，審查員若進(jìn)一步指出區(qū)別“多個導(dǎo)流單元，該多個導(dǎo)流單元借由多種排列方式以傳輸氣體”為本領(lǐng)域的公知常識，進(jìn)而認(rèn)為兩者屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造。
答復(fù)策略：明確公知常識一般用來評價專利的新穎性和創(chuàng)造性，并不是用來判斷是否為相同發(fā)明創(chuàng)造的依據(jù)。
首先，在客觀依據(jù)方面，仍然需強(qiáng)調(diào)審查指南中對相同發(fā)明創(chuàng)造的判斷原則：兩件專利申請或?qū)＠f明書內(nèi)容相同，但其權(quán)利要求保護(hù)范圍不同的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為所要求保護(hù)發(fā)明創(chuàng)造不同。另外，可以結(jié)合上述有關(guān)權(quán)利要求保護(hù)范圍的全面覆蓋原則，進(jìn)一步明確兩者的權(quán)利要求的保護(hù)范圍的不同。
其次，具體落實(shí)到本案，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)上述區(qū)別所產(chǎn)生了新的技術(shù)效果，進(jìn)而明確兩者的技術(shù)手段不同、產(chǎn)生的技術(shù)效果不同、解決的技術(shù)問題也不同。
再次，進(jìn)一步明確公知常識不能判斷兩者為相同發(fā)明創(chuàng)造，限定在權(quán)利要求中的每個技術(shù)特征都會對其保護(hù)范圍產(chǎn)生影響。
4．審查意見中指出，其區(qū)別僅僅是數(shù)值或尺寸，兩者屬于相同的發(fā)明創(chuàng)造。
[案例4]
兩者的區(qū)別僅僅在于，某一部件的尺寸的不同，如一個尺寸為2-3cm，另一個尺寸為4-5cm。
答復(fù)策略：依據(jù)審查指南的規(guī)定陳述。
首先，根據(jù)審查指南的規(guī)定“權(quán)利要求保護(hù)范圍僅部分重疊的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)。例如，權(quán)利要求中存在以連續(xù)的數(shù)值范圍限定的技術(shù)特征的，其連續(xù)的數(shù)值范圍與另一件發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請或?qū)＠麢?quán)利要求的數(shù)值范圍不同的，不屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造”[3]，可以基于此，陳述兩個范圍“2-3cm”和“4-5cm”，屬于兩個不同的保護(hù)范圍。
其次，陳述兩個保護(hù)范圍不同所帶來的不同的技術(shù)效果。
上述兩者權(quán)利要求的保護(hù)范圍明顯不同，但是，基于目前專利局打擊非正常申請的大環(huán)境下，審查員有可能懷疑上述兩個申請只是為了增加專利申請的數(shù)量，從技術(shù)方案保護(hù)的角度認(rèn)為沒有實(shí)質(zhì)的區(qū)別，從而將其認(rèn)定為屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造。在這種情況下，如果技術(shù)效果相同或者相似，通過幾率比較低，筆者不建議僅僅通過上述陳述去答辯，建議對權(quán)利要求進(jìn)行修改，更為有效地克服審查員指出的屬于重復(fù)授權(quán)的問題。
結(jié)語
對于重復(fù)授權(quán)的審查意見，比較有效直接的方式是修改，但是如果區(qū)別技術(shù)特征確實(shí)是值得爭辯的，可以根據(jù)具體情況，綜合采用上述策略進(jìn)行答辯。
在目前的大環(huán)境下，實(shí)用新型的審查趨于嚴(yán)格，對于非正常申請得打擊面擴(kuò)大。因此，我們在對專利申請文件進(jìn)行布局時需要更加謹(jǐn)慎，尤其是對于大的技術(shù)方案拆分為一系列的不同的技術(shù)方案進(jìn)行保護(hù)時，更應(yīng)適當(dāng)把握技術(shù)方案的不同之處，而并非簡單的存在不同之處即可，以避免審查員在審查時，先落入到該系列案為非正常申請的主觀意識中，進(jìn)而使答辯程序更加艱難。另外，也需要我們在撰寫申請文件時，對于不同的保護(hù)點(diǎn)，突出強(qiáng)調(diào)其產(chǎn)生的技術(shù)效果，為后續(xù)的審查意見答辯做最好的鋪墊。
參考文獻(xiàn)：
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[2]. 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010 [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：第二部分第三章6.2.2
[3]. 國家知識產(chǎn)權(quán)局.專利審查指南2010 [M]. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社，2010：第二部分第三章6.1
[4]. 最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋第七條，法釋[2019]21號
[5]. 最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定，法釋[2015]4號
[6]. 新穎性評判中對慣用手段直接置換的理解與適用，知識產(chǎn)權(quán)報，頊曉娟，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會