作者：宋曉寶 合伙人、日韓代理部副經(jīng)理、資深專利代理師

在專利實(shí)務(wù)中，核實(shí)優(yōu)先權(quán)是一個(gè)非常重要的環(huán)節(jié)，無論在授權(quán)階段、確權(quán)階段還是侵權(quán)階段，通過核實(shí)優(yōu)先權(quán)，往往能夠得到事半功倍的效果。

對(duì)外國優(yōu)先權(quán)，我國《專利法》第二十九條第一款有如下規(guī)定：申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在外國第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，或者自外觀設(shè)計(jì)在外國第一次提出專利申請(qǐng)之日起六個(gè)月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請(qǐng)的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認(rèn)優(yōu)先權(quán)的原則，可以享有優(yōu)先權(quán)。

對(duì)本國優(yōu)先權(quán)，我國《專利法》第二十九條第二款有如下規(guī)定：申請(qǐng)人自發(fā)明或者實(shí)用新型在中國第一次提出專利申請(qǐng)之日起十二個(gè)月內(nèi)，又向國務(wù)院專利行政部門就相同主題提出專利申請(qǐng)的，可以享有優(yōu)先權(quán)。

本申請(qǐng)涉及一種裝置，并且存在一件作為其優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)，其優(yōu)先權(quán)日為2014年8月29日，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1具有A特征和B特征。

審查員引用了對(duì)比文件1，并指出，對(duì)比文件1的申請(qǐng)日為2014年10月23日，優(yōu)先權(quán)日為2013年10月23日，均早于本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日2014年8月29日。而對(duì)比文件1的公開日為2016年5月18日，也就是說在本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日之后，對(duì)比文件1公開了本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的技術(shù)方案，因此，對(duì)比文件1構(gòu)成本申請(qǐng)權(quán)利要求1的“抵觸申請(qǐng)”，本申請(qǐng)的權(quán)利要求1相對(duì)于對(duì)比文件1不具有新穎性。

至此，如果審查員的認(rèn)定屬實(shí)，則需要對(duì)本申請(qǐng)的權(quán)利要求進(jìn)行修改。

但是，經(jīng)對(duì)對(duì)比文件1進(jìn)行核實(shí)，對(duì)比文件1具有多個(gè)優(yōu)先權(quán)，存在兩件作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的在先申請(qǐng)，在先申請(qǐng)1的申請(qǐng)日為2013年10月23日，而在先申請(qǐng)2的申請(qǐng)日為2014年8月29日，具體如下表所示。

從上表可知，在先申請(qǐng)2的申請(qǐng)日與本申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)日相同，都為2014年8月29日，在先申請(qǐng)2公開的內(nèi)容并不能作為用于評(píng)價(jià)本申請(qǐng)的參照物，也就是說，對(duì)比文件1不能作為抵觸申請(qǐng)來否定本申請(qǐng)的權(quán)利要求1的新穎性。

另一方面，對(duì)比文件1將在先申請(qǐng)1的申請(qǐng)日2013年10月23日作為優(yōu)先權(quán)日，在先申請(qǐng)1僅公開了特征A，而本申請(qǐng)權(quán)利要求1的特征是特征A和特征B，因此就公開的內(nèi)容看也無法否定本申請(qǐng)權(quán)利要求1的新穎性。

2018年十大專利復(fù)審無效案件“電動(dòng)獨(dú)輪車”案中，涉案專利的申請(qǐng)日為2011年4月1日，其要求了申請(qǐng)日為2010年9月6日的中國在先申請(qǐng)的優(yōu)先權(quán)。

無效程序中請(qǐng)求人提交的一份用于評(píng)價(jià)本專利創(chuàng)造性的證據(jù)，其公開日為2011年3月5日，介于本專利的本國優(yōu)先權(quán)日和申請(qǐng)日之間。另外，請(qǐng)求人又提交一份美國專利申請(qǐng)，該美國申請(qǐng)的申請(qǐng)日為2011年9月15日，其中包含的兩件美國臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日分別為2010年3月9日和2010年3月18日。

請(qǐng)求人主張，美國專利申請(qǐng)的內(nèi)容與本專利完全對(duì)應(yīng)，兩者屬于相同主題的發(fā)明創(chuàng)造，美國專利申請(qǐng)包含的兩件美國臨時(shí)申請(qǐng)的申請(qǐng)日均早于作為涉案專利本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請(qǐng)的申請(qǐng)日，由此可知中國在先申請(qǐng)不是相同主題的首次申請(qǐng)，本專利不能享有本國優(yōu)先權(quán)。

專利權(quán)人辯稱，對(duì)于本國優(yōu)先權(quán)，作為優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請(qǐng)應(yīng)該是在中國范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，而非請(qǐng)求人主張的世界范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)。作為本專利優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請(qǐng)是相同主題在中國范圍內(nèi)的第一次申請(qǐng)，因此本專利符合本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定，其本國優(yōu)先權(quán)成立。

原專利復(fù)審委員會(huì)對(duì)《專利法》第二十九條關(guān)于本國優(yōu)先權(quán)規(guī)定中的“在中國第一次提出專利申請(qǐng)”的含義給出了明確解釋，認(rèn)為作為本國優(yōu)先權(quán)基礎(chǔ)的中國在先申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)是世界范圍內(nèi)的首次申請(qǐng)，并且經(jīng)對(duì)涉案專利權(quán)利要求1-9逐一進(jìn)行優(yōu)先權(quán)核實(shí)，認(rèn)定權(quán)利要求2和9可以享有本國優(yōu)先權(quán)，其余權(quán)利要求均不能享有本國優(yōu)先權(quán)。最終，涉案專利被部分無效。

在SEB公司訴華騰公司侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛一案【（2017）粵73民初1212號(hào)）】中，被告華騰公司作為現(xiàn)有技術(shù)抗辯，向法院提交了如下證據(jù)（對(duì)比專利）：1.專利號(hào)為ZL200580018875.3、名稱為“自動(dòng)涂覆油脂的煎炸鍋”的發(fā)明專利說明書。該專利申請(qǐng)日為2005年6月8日，授權(quán)公告日為2009年9月9日，優(yōu)先權(quán)日2004年6月8日，國際公布日2006年1月5日，專利權(quán)人為塞伯股份有限公司（也即SEB公司）。

法院認(rèn)為，涉案專利申請(qǐng)日為2007年2月1日，優(yōu)先權(quán)日為2006年2月1日，故應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國專利法》（2000年修正）界定現(xiàn)有技術(shù)。上述對(duì)比專利的優(yōu)先權(quán)日2004年6月8日，早于涉案專利的優(yōu)先權(quán)日2006年2月1日，但是其授權(quán)公告日為2009年9月9日，晚于涉案專利優(yōu)先權(quán)日，故華騰公司依據(jù)該對(duì)比專利所主張的不侵權(quán)抗辯從性質(zhì)而言不屬于現(xiàn)有技術(shù)抗辯。進(jìn)而，基于《中華人民共和國專利法》（2000年修正），華騰公司依據(jù)對(duì)比專利所主張的不侵權(quán)抗辯也不構(gòu)成抵觸申請(qǐng)。故華騰公司的現(xiàn)有技術(shù)抗辯不成立，法院不予支持。

綜上，筆者認(rèn)為，無論在哪個(gè)階段，核實(shí)優(yōu)先權(quán)是在專利代理實(shí)務(wù)中的一項(xiàng)重要內(nèi)容之一，是進(jìn)行技術(shù)內(nèi)容對(duì)比的前提環(huán)節(jié)，通過核實(shí)優(yōu)先權(quán)，往往能夠事半功倍，出奇制勝。