作者：張昊 專利代理師

在中國發(fā)明專利申請的實質審查中，創(chuàng)造性問題相關的審查意見最為常見，因此，如何合理且有效地答復此類審查意見一直都是專利代理師重要的專業(yè)技能。

創(chuàng)造性答復思路概述

“三步法”通常是答復創(chuàng)造性問題的常用手段，在大多數(shù)情況下，按照“三步法”的思路都能夠找到答復創(chuàng)造性問題的突破口。但是，“三步法”不是萬能的，也存在其自身的局限性。

《專利審查指南》（2020版）（以下簡稱《指南》）第二部分第四章規(guī)定“在評價發(fā)明是否具備創(chuàng)造性時，審查員不僅要考慮發(fā)明的技術方案本身，而且還要考慮發(fā)明所屬技術領域、所解決的技術問題和所產生的技術效果，將發(fā)明作為一個整體看待”。也就是說，評價發(fā)明的創(chuàng)造性時，要綜合考慮技術方案、技術領域、技術問題、和技術效果這四者，不能將這四者割裂開。

《指南》第二部分第四章中還規(guī)定“判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見”。從以上規(guī)定可知，判定發(fā)明是否具有突出的實質性特點的關鍵在于顯而易見性的判定，但并不要求這種顯而易見性必須是關于技術方案中的技術特征的。

而《指南》第二部分第四章中規(guī)定的“三步法”步驟為：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題；（3）判定要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見?？梢?，“三步法”對于顯而易見性的判定是基于對技術方案中的技術特征的判定。

然而，一成不變的基于“三步法”考慮答復創(chuàng)造性問題的策略容易陷入到僅著眼于發(fā)明的技術方案、而忽略發(fā)明的技術問題和技術效果的思路。

正如《指南》第二部分第四章中規(guī)定的“判斷發(fā)明創(chuàng)造性時需考慮的其他因素發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，通常應當根據(jù)本章第3.2節(jié)所述的審查基準進行審查。應當強調的是，當申請屬于以下情形時，審查員應當予以考慮，不應輕易作出發(fā)明不具備創(chuàng)造性的結論”：

（1） 發(fā)明解決了人們一直渴望解決但始終未能獲得成功的技術難題；

（2） 發(fā)明克服了技術偏見；

（3） 發(fā)明取得了預料不到的技術效果；

（4） 發(fā)明在商業(yè)上獲得成功。

因此，在答復創(chuàng)造性時，除去“三步法”之外，還可以從以上四個方面思考答復策略。下面筆者將結合具體案例分析如何從“預料不到的技術效果”的角度答復創(chuàng)性問題。

案例分析

某申請請求保護一種油墨組合物，包括有色染料、聚合物分散劑、有機溶劑、表面活性劑、緩沖劑、殺菌劑、去離子水，其中聚合物分散劑包括疏水部分，同時限定了各個成分的比例。

而對比文件公開了一種有色炭黑組合物，包括水、濕潤劑、分散劑、表面活性劑、抗微生物劑和炭黑顏料分散體，同時限定了各個成分的比例。

如果按照“三步法”的思路考慮答復策略，將得出與對比文件的區(qū)別在于：（1）有色染料；（2）去離子水（3）緩沖劑（4）成分的比例不同。

對于區(qū)別技術特征（1），首先，炭黑和染料都屬于著色劑，且在油墨中所起的作用一樣，因此本領域技術人員將對比文件1中的炭黑替換為有色染料，屬于常規(guī)替換。

對于區(qū)別技術特征（2），去離子水是水的一種類型，對于本領域技術人員而言，同樣屬于常規(guī)替換。

對于區(qū)別技術特征（3），緩沖劑屬于油墨中調節(jié)PH值常規(guī)手段。

對于區(qū)別技術特征（4），本領域技術人員基于對比文件1組分的比例進行有限實驗和合乎邏輯的分析同樣能夠得到。

因此，按照“三步法”的思路進行創(chuàng)造性答復將限于尋找區(qū)別技術特征，從而很難找到答復的突破口。而如果跳出“三步法”的思維定式，從技術問題和技術效果的角度出發(fā)則較容易找到答復思路：

首先，所示案例的說明書中明確記載了：“墨組合物中的聚合物分散劑包括疏水部分，該疏水部分能夠使得聚合物分散劑吸附到碎屑表面上，使得在碎屑顆粒之間產生排斥力，以使碎屑從例如打印頭表面之類的表面散落（例如成團）和/或變松散，從而提高了打印頭的性能。如果不及時處理這些堆積的碎屑，則這樣的碎屑可能導致例如從打印頭噴射到打印媒介（例如，紙張）上的墨滴的引導錯誤，這使得墨滴可能會錯過其目標位置和/或彼此重疊，從而使得在逐條線打印的過程中形成空白線條帶。申請人通過經驗測試已經發(fā)現(xiàn)，與不包括具有疏水部分的聚合物分散劑的墨組合物相比，利用本申請的技術方案形成的墨組合物在給定的打印區(qū)域中產生更少的空白線條帶”。

可見，該發(fā)明要解決的技術問題為：如何減少打印頭處的碎屑，通過改善打印頭的狀況改善打印效果，而解決該技術問題的關鍵在于聚合物分散劑中的疏水部分。也就是，利用聚合物分散劑中的疏水部分能夠減少碎屑，通過改善打印頭的狀況改善打印效果。

而對比文件的背景技術部分公開了：“聚合物分散劑在被加入基于顏料的噴墨油墨中時起重要作用。將合適的聚合物分散劑加入黑色的噴墨油墨中可以極大地改進油墨穩(wěn)定性、在相紙上的耐污損性/抗刮擦性以及在普通紙上的輪廓色和抗污損性。加入這種聚合物分散劑還可以改進黑色油墨的打印品質，例如文字清晰度和邊緣銳度。然而，某些聚合物分散劑的存在增加油墨的粘度和干燥時間并減弱油墨對打印介質的可潤濕性。這導致當黑色油墨被打印至不同類型的介質上時差的噴射和較高的介質敏感性。因此，難以選擇待使用在黑色的油墨制劑中而不犧牲炭黑油墨的預期的高打印品質的合適的聚合物分散劑的混合物”。

并且，對比文件的說明書還公開了：“發(fā)明人已經發(fā)現(xiàn)，通過將獨特的聚合物分散劑的混合物結合入不同類型的炭黑油墨制劑中，降低了在普通紙上的油墨滲透速度和鋪展速度，因此獲得了被打印在普通紙上的黑色油墨的最優(yōu)設計打印品質”。

從以上公開可知，無論是本領域的相關技術還是對比文件的方案本身，都著眼于利用聚合物分散劑改善油墨本身的特性，而沒有想到利用聚合物分散劑來改善打印頭的狀況。相比之下，在本申請的技術方案中，聚合物分散劑中的疏水部分能夠使得聚合物分散劑吸附到碎屑表面上，使得在碎屑顆粒之間產生排斥力，以使碎屑從例如打印頭表面之類的表面散落（例如成團）和/或變松散，從而提高了打印頭的性能。也就是說，本申請能夠爭辯創(chuàng)造性的關鍵點在于利用已知的聚合物分散劑實現(xiàn)了具有顯著進步的技術效果，因此，在爭辯創(chuàng)造性的過程中，從聚合物分散劑實現(xiàn)的技術效果角度出發(fā)更容易突出本申請的核心，更容易說服審查員。

結語

在針對審查意見中指出的創(chuàng)造性問題進行答復時，專利代理師需要始終將技術方案、技術領域、技術問題、和技術效果作為一個整體進行考慮，綜合考慮技術方案與技術效果之間的內在邏輯，而不能局限于對技術方案進行機械比對，這是因為在如上述案例所述的一些情況下，即使技術方案相同，產生的技術效果也不一定相同。