作者：蘇婷瑜 商標(biāo)代理人

涉外商標(biāo)定牌加工，俗稱貼牌，是指在來料加工、來樣加工、來件裝配業(yè)務(wù)中，國內(nèi)加工企業(yè)接受境外商標(biāo)權(quán)人或商標(biāo)使用權(quán)人的委托，按照其要求加工產(chǎn)品，貼附其提供的商標(biāo)，并將加工的產(chǎn)品全部交付給境外委托人，境外委托人根據(jù)約定向國內(nèi)加工企業(yè)支付加工費，貼牌加工的產(chǎn)品不在境內(nèi)銷售的一種國際貿(mào)易形式。

在日前經(jīng)濟全球化日益加深、經(jīng)貿(mào)合作分工緊密的復(fù)雜形勢下，涉外商標(biāo)定牌加工行為符合全球化經(jīng)濟合作發(fā)展的需求，但涉外商標(biāo)定牌加工過程中是否涉及侵犯國內(nèi)商標(biāo)注冊人的合法權(quán)利，應(yīng)根據(jù)不同情形進行個案認(rèn)定，并要符合我國經(jīng)濟社會發(fā)展的實際情況，這既可以保護正當(dāng)?shù)纳嫱馍虡?biāo)定牌加工國際貿(mào)易行為，又能有效防止境內(nèi)外惡意搶注他人具有一定影響力商標(biāo)的不誠信行為。

本文將從三個已經(jīng)終審判決的案例分析以下兩個問題：

1、涉外商標(biāo)定牌加工行為在何種情形下會被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為？

2、為防權(quán)利糾紛，涉外商標(biāo)定牌加工法律關(guān)系中的各方應(yīng)注意哪些事項？

一、涉外商標(biāo)定牌加工行為在何種情形下會被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為？

案例1：“無印良品”商標(biāo)案[1]

案情簡述：北京棉田公司2000年申請了第24類1561046號“無印良品”商標(biāo)。日本良品計畫依據(jù)“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”提出異議，主張在前述申請日前其已委托珠海良品公司定牌加工“無印良品”毛巾、床單等，且該商標(biāo)在中國境內(nèi)已使用且經(jīng)宣傳銷售有一定影響力，還主張棉田公司申請的“無印良品”是惡意搶注其在先有一定影響的商標(biāo)。本案爭議焦點之一：珠海良品公司的定牌加工行為是否屬于在中國境內(nèi)的商標(biāo)使用行為，各級法院對此認(rèn)定如下：

一、二審法院認(rèn)為：珠海良品公司負(fù)責(zé)日本良品計畫海外市場的商品加工、檢測及配送?，F(xiàn)有證據(jù)僅能表明在被異議商標(biāo)申請注冊之前，日本良品計畫的“無印良品”商標(biāo)在香港或其他地區(qū)已經(jīng)實際使用，并不能證明在中國大陸地區(qū)實際使用過。

再審法院認(rèn)為：商標(biāo)的基本功能在于商標(biāo)的識別性，即區(qū)別不同商品或服務(wù)的來源，因此商標(biāo)只有在商品的流通環(huán)節(jié)中才能發(fā)揮其功能。日本良品計畫委托中國大陸境內(nèi)廠家加工生產(chǎn)商品供出口，且宣傳、報道等均是在中國大陸境外，不屬于商標(biāo)法第三十一條規(guī)定的“已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”。

在“無印良品”商標(biāo)案中，經(jīng)再審認(rèn)定，珠海良品公司接受日本良品計畫委托加工生產(chǎn)“無印良品”毛巾等商品的行為不屬于商標(biāo)使用行為，不屬于商標(biāo)侵權(quán)的事實之一。

案例2：“東風(fēng)”商標(biāo)案[2]

案情簡述：上柴公司是在柴油機商品上“東風(fēng)”商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利人，商標(biāo)注冊證為第100579號和第624089號。常佳公司接受印尼PTADI公司委托，加工生產(chǎn)“DONGFENG（東風(fēng)）”牌柴油機，印尼商標(biāo)證為IDM000089328。上柴公司主張常佳公司未經(jīng)其許可，加工生產(chǎn)帶有“東風(fēng)”商標(biāo)的行為是對其商標(biāo)權(quán)的侵犯。本案爭議焦點之一：在認(rèn)定侵權(quán)前，需要判斷常佳公司的定牌加工行為是否屬于在中國境內(nèi)的商標(biāo)使用行為，各級法院對此認(rèn)定如下：

一審法院審理認(rèn)為：上柴公司在我國對“東風(fēng)”商標(biāo)享有商標(biāo)專用權(quán)，常佳公司主張其根據(jù)印尼商標(biāo)權(quán)人的委托，依照委托人提供的印尼商標(biāo)證書生產(chǎn)制造柴油機配件且全部出口印尼，構(gòu)成定牌加工，予以采信。在定牌加工過程中，全部用于境外銷售、在我國境內(nèi)不進入市場流通領(lǐng)域的附加商標(biāo)行為，在我國境內(nèi)不具有識別商品來源的功能，因而不構(gòu)成商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為，常佳公司的行為未落入上柴公司涉案商標(biāo)權(quán)的保護范圍，不構(gòu)成侵權(quán)。

二審法院審理認(rèn)為：在認(rèn)定定牌加工行為是否構(gòu)成侵權(quán)時，要以國內(nèi)加工企業(yè)對境外委托貼牌的商標(biāo)本身是否已盡到合理的審查或注意為前提。上柴公司“東風(fēng)”商標(biāo)在2000年認(rèn)定為馳名商標(biāo)；印尼PTADI公司注冊非印尼官方語言的商標(biāo)，即中文及拼音“東風(fēng)DONGFENG”，具有不正當(dāng)性；常佳公司接受印尼PTADI公司委托書未盡到合理注意義務(wù)，侵犯了上柴公司注冊商標(biāo)專用權(quán)。

再審法院審理認(rèn)為：在接受印尼PTADI公司委托加工業(yè)務(wù)時，常佳公司已盡到了合理審查義務(wù)，審查了相關(guān)權(quán)利證書資料，充分關(guān)注了委托方的商標(biāo)權(quán)利狀態(tài)。在常佳公司加工生產(chǎn)或出口過程中，相關(guān)標(biāo)識指向的均是作為委托人的印尼PTADI公司，并未影響上柴公司涉案注冊商標(biāo)在國內(nèi)市場上的正常識別區(qū)分功能，不會導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆誤認(rèn)，不侵犯上柴公司注冊商標(biāo)專用權(quán)。

在“東風(fēng)”商標(biāo)案中，經(jīng)再審認(rèn)定，常佳公司（即國內(nèi)加工方）已盡到了合理注意義務(wù)，與印尼PTADI公司（即境外商標(biāo)權(quán)利人）簽訂了合法授權(quán)，無相關(guān)證據(jù)證明存在惡意，常佳公司定牌加工“東風(fēng)”牌產(chǎn)品的行為不屬于商標(biāo)使用行為，不構(gòu)成侵權(quán)。

案例3：“HONDA”商標(biāo)案[3]

案情簡述：本田株式會社是在車輛等商品上“HONDA”商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)利人，商標(biāo)注冊證為第314940號。恒勝公司接受緬甸美華公司委托，加工生產(chǎn)“HONDAKIT”摩托車散件。本田株式會社主張恒勝公司未經(jīng)其許可，在摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形商標(biāo)并突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，明顯突出“HONDA”文字，構(gòu)成侵犯其商標(biāo)專用權(quán)。本案爭議焦點之一：在認(rèn)定侵權(quán)前，需要判斷恒勝公司的定牌加工行為是否屬于在中國境內(nèi)的商標(biāo)使用行為，各級法院對此認(rèn)定如下：

一審法院認(rèn)為：恒勝公司辯稱其行為系受美華公司授權(quán)的定牌加工行為，但其提交的通過認(rèn)證的證據(jù)不能形成完整的證據(jù)鏈條，無法確認(rèn)其行為系受美華公司授權(quán)的定牌加工行為。恒勝公司在本田株式會社的類似商品第12類摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形商標(biāo)并突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，其明顯在于突出和強調(diào)涉案商品中“HONDA”文字及圖形的使用和視覺效果，構(gòu)成在相同或者類似的商品上使用與其注冊商標(biāo)相同或者近似的商標(biāo)，其行為已經(jīng)構(gòu)成侵犯本田株式會社注冊商標(biāo)專用權(quán)。

二審法院認(rèn)為：恒勝公司所實施的行為不是商品銷售行為而是涉外商標(biāo)定牌加工行為，其與美華公司于2016年4月3日簽訂的合同，名為《銷售合同》，實為涉外商標(biāo)定牌加工合同。恒勝公司定牌加工行為不屬于侵權(quán)。

再審法院認(rèn)為：本案中相關(guān)公眾除被訴侵權(quán)商品的消費者外，還應(yīng)該包括與被訴侵權(quán)商品的營銷密切相關(guān)的經(jīng)營者。本案中被訴侵權(quán)商品運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的經(jīng)營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，即使被訴侵權(quán)商品出口至國外，亦存在回流國內(nèi)市場的可能。同時，隨著中國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，中國消費者出國旅游和消費的人數(shù)眾多，對于“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。恒勝公司在本田株式會社取得系列注冊商標(biāo)權(quán)的相同和類似的商品類別為第12類的摩托車上使用“HONDAKIT”文字及圖形商標(biāo)并突出“HONDA”的文字部分，縮小“KIT”的文字部分，其明顯在突出和強調(diào)涉案商品中“HONDA”文字及圖形的使用和視覺效果，有明顯惡意，屬于商標(biāo)使用行為。糾正二審判決。

在“HONDA”商標(biāo)案中，經(jīng)再審改判，恒勝公司雖取得了美華授權(quán)在中國境內(nèi)加工產(chǎn)品，但在摩托車上突出“HONDA”文字、縮小“KIT”文字的行為有明顯惡意，根據(jù)個案實際情況，應(yīng)認(rèn)定為突出的商標(biāo)使用行為，屬于商標(biāo)侵權(quán)。

二、為防權(quán)利糾紛，涉外商標(biāo)定牌加工法律關(guān)系中的各方應(yīng)注意哪些事項？

以上三個案例給我們帶來很多的思考，譬如涉外商品定牌加工行為在何種情形下會被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)行為？為防止權(quán)利糾紛，涉外商標(biāo)定牌加工法律關(guān)系中的各方應(yīng)從中汲取哪些經(jīng)驗？這些思考和經(jīng)驗?zāi)茉趯嶋H工作中指引我們更好的應(yīng)對錯綜復(fù)雜的全球化形勢。

以下為筆者總結(jié)整理的涉外商標(biāo)定牌加工法律關(guān)系中的各方需要注意的一些事項：

1、國內(nèi)加工企業(yè)

對于國內(nèi)加工企業(yè)而言，在接受他人定牌加工（貼牌）之前，應(yīng)當(dāng)盡到合理的注意義務(wù)，履行必要的審查義務(wù)。

具體如上案例2中，常佳公司作為國內(nèi)加工企業(yè)提供了與印尼PTADI公司簽訂的授權(quán)委托書和商標(biāo)權(quán)屬證明，委托內(nèi)容寫明加工產(chǎn)品僅出口至印尼并在印尼銷售，貼附產(chǎn)品上的標(biāo)識與印尼權(quán)屬證明一致，這些證據(jù)可以證明常佳已盡到了合理注意義務(wù)，法律不能再強求常佳公司在接受加工委托時注意更多的事項。

再具體如上案例3中，恒勝公司為國內(nèi)加工企業(yè)提供了與緬甸美華公司簽訂了委托攬加工合同，前者負(fù)責(zé)辦理出口事宜，將相關(guān)產(chǎn)品全部出口至緬甸，但恒勝公司在實際貼牌過程中將緬甸注冊商標(biāo)“HONDAKIT”中的“HONDA”文字突出顯示、“KIT”縮小顯示，可見其對他人已注冊知名商標(biāo)HONDA明知，具有明顯惡意，未盡到必要的審查義務(wù)。

2、國內(nèi)商標(biāo)注冊人

對于國內(nèi)商標(biāo)注冊人而言，如上三個案例中的商標(biāo)權(quán)利人，在維權(quán)過程中體驗更多的是時間、精力和財力的疲倦，所幸中國大陸知識產(chǎn)權(quán)司法環(huán)境日益完善，司法機關(guān)會依據(jù)各方當(dāng)事人個案情況予以判斷。國內(nèi)商標(biāo)注冊人在開拓海外市場時，也極大可能面臨在目標(biāo)國家被搶注的風(fēng)險，明智的方式之一是提前進行海外商標(biāo)布局，以免后續(xù)消耗更多的時間成本和經(jīng)濟成本去打擊國外的惡意搶注行為。

3、境外權(quán)利人或境外使用人

對于境外權(quán)利人或境外使用人（定作人）而言，在尋求在他國定做產(chǎn)品前需要厘清如下材料：

⑴  找正規(guī)的定作方，出具合規(guī)的授權(quán)委托書，尤其注意盡到合理的審查義務(wù)。

⑵  準(zhǔn)備合法的商標(biāo)權(quán)屬證明，必要時，依據(jù)涉外法律文件的證據(jù)力提供經(jīng)公認(rèn)證的權(quán)屬證明。

⑶  明確定作行為只在中國境內(nèi)加工，全部出口至權(quán)屬國，不會造成中國境內(nèi)消費者的混淆。

筆者認(rèn)為，在經(jīng)濟全球化日益加深、經(jīng)貿(mào)合作分工緊密的當(dāng)下，涉外商標(biāo)定牌加工行為符合全球化經(jīng)濟合作發(fā)展的需求。涉外商標(biāo)定牌加工行為是否構(gòu)成侵權(quán)，從上述三個案例中我們可以預(yù)測：首先，如果定作方具有合法商標(biāo)權(quán)屬證明、合規(guī)的授權(quán)委托且加工方盡到了合理注意義務(wù)，則此時的定牌加工行為理應(yīng)不會被認(rèn)定為侵權(quán)，這是未來審判的趨勢，也是符合我國經(jīng)濟發(fā)展的實際情況；其次，我們還需要考慮是否有另外情形，即如果有相反證據(jù)顯示加工方未盡到合理注意義務(wù)，或具有明顯模仿他人在先知名商標(biāo)的行為，則此時的定牌加工行為極有可能會被認(rèn)定為侵權(quán)。當(dāng)然，特定時期特定市場的交易形式有所不同，我們應(yīng)當(dāng)具體問題具體分析。我們也期待未來出現(xiàn)更多具有參考性的案例和司法解釋，幫助我們更好地對涉外商標(biāo)定牌加工案件整理寶貴的經(jīng)驗。

注釋：

[1] 最高人民法院行政判決書，（2012）行提字第2號；

[2] 最高人民法院民事判決書，（2016）最高法民再339號；

[3] 最高人民法院民事判決書，（2019）最高法民再138號；