作者：司麗琦 專利代理師

在化學(xué)領(lǐng)域中，涉及組合物發(fā)明的權(quán)利要求撰寫時(shí)，主要有開放式和封閉式兩種表達(dá)方式。一般開放式權(quán)利要求的措辭主要包括：“含有”、“包含”、“包括”等方式，其含義表示在該組合物中還可能除了權(quán)利要求中所列組分，還可能含有其它組分；封閉式權(quán)利要求通常采用“由……組成”、“組成為”、“余量為”等方式限定，意指該權(quán)利要求中的組成僅由所列組分組成，無其它組分，或僅含有通常意義上的雜質(zhì)含量。

在實(shí)務(wù)中，為了盡可能地要求到較大的保護(hù)范圍，申請(qǐng)人通常選擇采用“開放式”形式撰寫組合物權(quán)利要求。然而，在審查過程中，一味地尋求“開放式”表達(dá)方式往往會(huì)給申請(qǐng)文件帶來新穎性、創(chuàng)造性或不支持等問題，此外，組合物發(fā)明還會(huì)經(jīng)常涉及到“開放式”與“封閉式”權(quán)利要求相互轉(zhuǎn)換以及這種轉(zhuǎn)換式修改是否超范圍等問題。下文將對(duì)上述問題進(jìn)行簡(jiǎn)要探討。

一、“開放式”一定能夠修改為“封閉式”嗎？

在撰寫階段，申請(qǐng)人為了獲得較大的保護(hù)范圍，往往將組合物發(fā)明的權(quán)利要求撰寫為開放式。然而，實(shí)際審查中，為了區(qū)別于對(duì)比文件，克服實(shí)質(zhì)性缺陷，常見的修改方式是將這種開放式權(quán)利要求修改為封閉式權(quán)利要求。此時(shí)，一般申請(qǐng)人會(huì)在意見陳述中指出，權(quán)利要求中“包含A+B”的技術(shù)特征實(shí)際涵蓋了“由A+B組成”的技術(shù)特征，因此，將開放式權(quán)利要求修改為封閉式權(quán)利要求實(shí)際是刪除了部分技術(shù)方案，縮小了保護(hù)范圍，也即這種修改方式不會(huì)導(dǎo)致超范圍。

那么，開放式權(quán)利要求修改為封閉式權(quán)利要求是否等同于部分技術(shù)方案的刪除呢？

根據(jù)《專利審查指南2010》第二部分第十章第4.2.1頁的規(guī)定，“使用開放式或者封閉式表達(dá)方式時(shí)，必須要得到說明書的支持”。例如，權(quán)利要求的組合物A+B+C，如果說明書中實(shí)際上沒有描述除此之外的組分，則不能使用開放式權(quán)利要求。

從上述可以看出，如果申請(qǐng)人在審查過程中，希望將權(quán)利要求修改為“封閉式”表達(dá)以區(qū)分于最接近現(xiàn)有技術(shù)的方案，那么這種修改必須依靠說明書的記載來支持，而不能簡(jiǎn)單的將這種修改等同于部分技術(shù)方案的刪除。原因主要在于：在組合物發(fā)明的新穎性判斷時(shí)，開放式表達(dá)“包括A+B”相當(dāng)于上位概念，封閉式表達(dá)“由A+B組成”相當(dāng)于下位概念?！坝葾+B組成”的技術(shù)方案是可以破壞“包括A+B”的新穎性，而“包括A+B”的技術(shù)方案則不能破壞“由A+B組成”的新穎性。也即，不同于“數(shù)值范圍與端點(diǎn)”的審查，在“數(shù)值范圍”中，其中的端點(diǎn)數(shù)值已是具體公開，但開放式表達(dá)“包括A+B”則更應(yīng)看作一個(gè)整體，而不是包含了封閉式技術(shù)方案和其它方案組合后的多個(gè)并列技術(shù)方案。

可見，對(duì)于組合物發(fā)明而言，將開放式權(quán)利要求修改為封閉式權(quán)利要求，需要有說明書支持，而不能將其機(jī)械的看作因是縮小保護(hù)范圍而應(yīng)被支持的修改。

二、可以將“開放式”修改為“封閉式”的幾種情形

上文提到，并不是所有的“開放式”權(quán)利要求均能修改為“封閉式”的表達(dá)方式，需要得到說明書的支持。實(shí)踐中，可以將其分成以下幾類情形，包括：

1）原始申請(qǐng)文件已經(jīng)明確記載了封閉式的技術(shù)方案；

2）原始申請(qǐng)文件沒有明確記載修改后的封閉式技術(shù)方案，但全部實(shí)施例均實(shí)施了“由A+B組成”的技術(shù)方案；

3）原始申請(qǐng)文件沒有明確記載修改后的封閉式技術(shù)方案，但全部或部分實(shí)施例實(shí)施了由a+b（a、b為A、B的下位概念）組成的技術(shù)方案。

在審查過程中，只要說明書符合上述三種情形的至少一種，即可有將“開放式”權(quán)利要求修改為“封閉式”權(quán)利要求的依據(jù)。

需要說明的是，在實(shí)踐中，有觀點(diǎn)認(rèn)為，申請(qǐng)人只能將權(quán)利要求修改為實(shí)施例記載的“由A+B具體含量組成的組合物”，或者是“由a+b組成”的組合物，才能滿足說明書支持的要求。然而，筆者認(rèn)為，這是對(duì)《專利法》第33條的機(jī)械性理解。

以情形3）為例，申請(qǐng)人在撰寫申請(qǐng)文件實(shí)施例時(shí)，如果想公開“由A+B組成”的技術(shù)方案，必然是要以最下位的具體物質(zhì)a+b和具體含量進(jìn)行說明。雖然在修改過程中，單單依據(jù)該實(shí)施例并不能直接地確定出“由A+B組成”的全部技術(shù)方案，但可以看出，該方案中部分內(nèi)容已由申請(qǐng)人實(shí)施完成，本領(lǐng)域技術(shù)人員已能從公開的內(nèi)容中獲得根據(jù)，并不會(huì)對(duì)其它申請(qǐng)人造成不公平的后果。因此，從《專利法》第33條的立法宗旨考慮，應(yīng)該允許申請(qǐng)人根據(jù)實(shí)施例已公開的具體組成或含量，將“包括A+B”修改為“由A+B組成”。

綜合上述分析，可以看出，在組合物發(fā)明申請(qǐng)撰寫過程中，“開放式”還是“封閉式”的表達(dá)方式，需要視實(shí)際情況而定。例如：如果說明書實(shí)施例中全部是封閉式的技術(shù)方案，則即使概括為“開放式”權(quán)利要求，也很難得到支持，相反可能因此延長(zhǎng)了審查周期；如果說明書具體實(shí)施例中實(shí)施了“A+B+其它組分”的組合，且具有較有益的效果，有時(shí)在從屬權(quán)利要求中將其概括為封閉式權(quán)利要求反而更有利。

總之，對(duì)于組合物發(fā)明而言，權(quán)利要求到底寫成開放式還是封閉式，還是要結(jié)合申請(qǐng)人提供的交底書中具體的技術(shù)方案來選擇，而非一味地選擇“開放式”形式來追求更大的保護(hù)范圍。